一起專(zhuān)利分案申請視為未提出通知及行政復議上訴案！

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專(zhuān)利分案申請不符合規定的行政處理方式

——（2023）最高法知行終382號

近期，最高人民法院知識產(chǎn)權法庭審結一起專(zhuān)利分案申請視為未提出通知及行政復議上訴案件，在明確行政復議案件中審查對象的基礎上，進(jìn)一步闡明了在專(zhuān)利分案申請不符合法律規定的情況下，行政機關(guān)如何選擇處理方式的問(wèn)題。

2020年3月7日，某公司向國家知識產(chǎn)權局提交申請號為2020XXXX8607.2、名稱(chēng)為“一種顯示和背光用的LED封裝片和LED晶片”的實(shí)用新型專(zhuān)利申請。2020年10月11日，某公司以原申請為基礎，向國家知識產(chǎn)權局提交了分案申請。2021年3月22日，國家知識產(chǎn)權局以分案申請不符合專(zhuān)利法實(shí)施細則第四十二條的規定為由，針對分案申請發(fā)出了分案申請視為未提出通知書(shū)。某公司對該通知書(shū)不服，向國家知識產(chǎn)權局提出行政復議申請。國家知識產(chǎn)權局經(jīng)復議審查認定，原申請與分案申請的具體實(shí)施方式完全相同，原申請與分案申請的權利要求存在的區別均屬于本領(lǐng)域的常用技術(shù)手段，故維持分案申請視為未提出通知書(shū)。某公司不服該復議決定，向一審法院提起行政訴訟。

一審法院認為，本案中，原申請與分案申請的具體實(shí)施方式完全相同，且原申請與分案申請的權利要求的區別屬于本領(lǐng)域的常用技術(shù)手段，故不足以使分案申請與原申請的權利要求所要求保護的技術(shù)方案構成兩項或兩項以上獨立、不同的發(fā)明創(chuàng )造，因此不符合分案條件，分案申請視為未提出通知書(shū)及復議決定于法有據。同時(shí)，本案分案申請視為未提出通知書(shū)不屬于不符合授權條件而被駁回申請的駁回決定，因此不適用《專(zhuān)利審查指南》有關(guān)聽(tīng)證原則的規定。且由于分案申請存在的缺陷無(wú)法通過(guò)補正克服，為提高審查效率，縮短審查過(guò)程，國家知識產(chǎn)權局依據程序節約原則作出分案申請視為未提出通知，程序并無(wú)不當。遂判決駁回某公司的訴訟請求。某公司不服一審判決，提起上訴。

最高人民法院二審認為：根據專(zhuān)利法實(shí)施細則第四十二條第一款和第二款的規定可知，一件專(zhuān)利申請包括兩項以上發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀(guān)設計的，申請人可以在規定期限屆滿(mǎn)前，向國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)提出分案申請。國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)認為一件專(zhuān)利申請不符合專(zhuān)利法第三十一條及其實(shí)施細則第三十四條或者第三十五條的規定的，應當通知申請人在指定期限內對其申請進(jìn)行修改；申請人期滿(mǎn)未答復的，該申請視為撤回。根據《專(zhuān)利審查指南》第一部分第一章和第二部分第六章的有關(guān)分案申請審查處理的規定可知，在分案申請的審查中如果發(fā)現該分案申請的形式要件不符合法律規定，以作出分案申請視為未提出通知書(shū)或者視為撤回通知書(shū)的方式進(jìn)行處理；如果是認為分案申請不符合專(zhuān)利法實(shí)施細則第四十二條和第四十三條的規定，應當以駁回該分案申請的方式進(jìn)行處理。根據聽(tīng)證原則，在作出駁回決定前，應當將駁回所依據的事實(shí)、理由和證據通知申請人，至少給申請人一次陳述意見(jiàn)和/或修改申請文件的機會(huì )。根據上述規定，本案中，國家知識產(chǎn)權局認為涉案分案申請不符合專(zhuān)利法實(shí)施細則第四十二條規定的分案申請的條件，應以駁回該分案申請的方式進(jìn)行處理，并給予申請人陳述意見(jiàn)和/或修改申請文件的機會(huì )。未以駁回該分案申請的方式處理，而是逕行發(fā)出分案申請視為未提出通知書(shū)，不符合上述規定。

對于能否依據程序節約原則選擇以分案申請視為未提出通知書(shū)的方式進(jìn)行處理，最高人民法院認為，首先，根據專(zhuān)利法實(shí)施細則以及《專(zhuān)利審查指南》的上述相關(guān)規定，對專(zhuān)利申請的處理方式并無(wú)可裁量空間，僅能依據不同的申請情形嚴格按照規定作出選擇。其次，根據《專(zhuān)利審查指南》的規定可知，程序節約原則是指在符合規定的情況下，審查員應當盡可能提高審查效率，縮短審查過(guò)程。本案中，選擇以分案申請視為未提出通知書(shū)的方式進(jìn)行處理，雖可能提高審查效率，但影響了申請人陳述意見(jiàn)以及修改權利要求的基本程序權利的行使，既不符合法律規定，亦不符合程序節約原則的本意。

本案對于程序正當性的強調，有利于更好保護專(zhuān)利申請人的合法權益。

附：判決書(shū)

深圳市某某科技開(kāi)發(fā)有限公司與國家知識產(chǎn)權局分案申請視為未提出通知及行政復議案

中華人民共和國最高人民法院
行 政 判 決 書(shū)

（2023）最高法知行終382號

上訴人（一審原告）：深圳某公司。
法定代表人：秦某，該公司執行董事兼總經(jīng)理。

被上訴人（一審被告）：國家知識產(chǎn)權局。住所地：北京市海淀區薊門(mén)橋西土城路6號。
法定代表人：申長(cháng)雨，該局局長(cháng)。
委托訴訟代理人：李然，該局工作人員。
委托訴訟代理人：管曉梅，該局工作人員。

上訴人深圳某公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某某公司）因與被上訴人國家知識產(chǎn)權局分案申請視為未提出通知及行政復議一案，不服北京知識產(chǎn)權法院于2022年12月28日作出的（2021）京73行初14331號行政判決，向本院提起上訴。本院于2023年6月26日立案后，依法組成合議庭，并于2023年9月27日進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)，上訴人某某公司的法定代表人秦某、被上訴人國家知識產(chǎn)權局的委托訴訟代理人李然、管曉梅到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

2020年3月7日，某某公司向國家知識產(chǎn)權局提交申請號為202020388607.2、名稱(chēng)為“一種顯示和背光用的LED封裝片和LED晶片”的實(shí)用新型專(zhuān)利申請(以下簡(jiǎn)稱(chēng)原申請，其已獲得實(shí)用新型專(zhuān)利權)。

2020年10月11日，某某公司以原申請為基礎，向國家知識產(chǎn)權局提交專(zhuān)利申請號為202022320676.2、名稱(chēng)為“一種背光用的LED封裝片”的分案申請(以下簡(jiǎn)稱(chēng)分案申請)。

2021年3月22日，國家知識產(chǎn)權局以分案申請不符合《中華人民共和國專(zhuān)利法實(shí)施細則》（2010年修改，以下簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)利法實(shí)施細則）第四十二條的規定為由，針對分案申請發(fā)出了發(fā)文序號為2021031701520350的分案申請視為未提出通知書(shū)。

某某公司對該分案申請視為未提出通知書(shū)不服，向國家知識產(chǎn)權局提出行政復議申請，其主要理由為：分案申請視為未提出通知書(shū)未“指明后續法律程序”、違反聽(tīng)證原則、分案申請已正式受理而沒(méi)有被認定為申請視為未提出的可能、原申請與分案申請是兩個(gè)不同的實(shí)用新型等等。國家知識產(chǎn)權局對此予以受理。

國家知識產(chǎn)權局經(jīng)審查認定，原申請與分案申請的具體實(shí)施方式完全相同，原申請與分案申請的權利要求存在的區別均屬于本領(lǐng)域的常用技術(shù)手段。故于2021年8月2日作出國知復專(zhuān)[2021]0053號復議決定（以下簡(jiǎn)稱(chēng)復議決定），維持國家知識產(chǎn)權局于2021年3月22日針對202022320676.2號專(zhuān)利申請作出的分案申請視為未提出通知書(shū)。

某某公司不服國家知識產(chǎn)權局作出的復議決定，提起行政訴訟，請求：撤銷(xiāo)國家知識產(chǎn)權局作出的復議決定，并判令國家知識產(chǎn)權局重新作出決定。事實(shí)與理由：（一）國家知識產(chǎn)權局不符合作為復議人員的基本準則。（二）限制某某公司申請分案與防止某某公司將多項發(fā)明創(chuàng )造囊括在一份申請中相互矛盾。（三）面對某某公司列舉的客觀(guān)事實(shí)和依據，復議人員采取故意回避的方式，屬于濫用權力。（四）被訴決定沒(méi)有列出某某公司任何不誠信的證據，就認定某某公司違反了誠實(shí)信用原則。

國家知識產(chǎn)權局辯稱(chēng)：復議決定認定事實(shí)清楚，適用法律法規正確，程序合法，結論正確，某某公司的訴訟請求不能成立，應當予以駁回。

一審法院經(jīng)審理認定了上述事實(shí)。

一審法院認為，本案中，原申請與分案申請的具體實(shí)施方式完全相同，且原申請與分案申請的權利要求的區別屬于本領(lǐng)域的常用技術(shù)手段，故不足以使分案申請與原申請的權利要求所要求保護的技術(shù)方案構成兩項或兩項以上獨立、不同的發(fā)明創(chuàng )造，因此不符合分案條件，國家知識產(chǎn)權局據此作出分案申請視為未提出通知及復議決定于法有據，一審法院對此予以確認。

參照《專(zhuān)利審查指南》第一部分第二章第2節第(3)項有關(guān)聽(tīng)證原則的規定可知，審查員在作出駁回決定前，應當將駁回所依據的事實(shí)、理由和證據通知申請人，至少給申請人一次陳述意見(jiàn)和/或修改申請文件的機會(huì )。該部分內容規定于實(shí)用新型專(zhuān)利申請的初步審查中，適用于因不符合授權條件而被駁回申請的駁回決定，而本案國家知識產(chǎn)權局作出的分案申請視為未提出通知不屬于上述類(lèi)型的駁回決定，因此不適用《專(zhuān)利審查指南》有關(guān)聽(tīng)證原則的規定。同時(shí)，由于分案申請存在的缺陷無(wú)法通過(guò)補正克服，為提高審查效率，縮短審查過(guò)程，國家知識產(chǎn)權局依據程序節約原則作出分案申請視為未提出通知，程序并無(wú)不當，某某公司的該項主張缺乏法律依據，一審法院對此不予支持。

綜上所述，一審法院認為復議決定證據確鑿，適用法律法規正確，符合法定程序，結論正確。某某公司有關(guān)主張均缺乏事實(shí)和法律依據，一審法院對此均不予支持。根據《中華人民共和國行政訴訟法》第六十九條的規定，一審法院判決：“駁回原告深圳某公司的訴訟請求。案件受理費一百元，由原告深圳某公司負擔（已交納）?！?br>
某某公司不服，向本院提起上訴，請求：1.撤銷(xiāo)一審判決和復議決定并責令國家知識產(chǎn)權局重新作出復議決定。2.訴訟費用由國家知識產(chǎn)權局承擔。事實(shí)與理由：（一）某某公司申請一審承辦法官回避，承辦法官沒(méi)有正當理由未回避，屬程序違法。（二）某某公司的分案申請符合法律規定的條件。（三）國家知識產(chǎn)權局作出分案申請視為未提出通知書(shū)缺乏法律依據。（四）復議決定維持分案申請視為未提出通知書(shū)屬于法律適用錯誤。

國家知識產(chǎn)權局辯稱(chēng)：復議決定和一審判決事實(shí)清楚、適用法律正確、程序合法，應當予以維持。

一審法院查明的事實(shí)基本屬實(shí)，本院予以確認。

本院認為：本案涉及分案申請視為未提出通知及針對該通知的行政復議問(wèn)題。綜合各方當事人的訴辯意見(jiàn)，本案二審的爭議焦點(diǎn)問(wèn)題是：（一）本案審查和裁判對象的確定；（二）分案申請視為未提出通知書(shū)的合法性審查；（三）一審承辦法官是否應當回避。

（一）本案審查和裁判對象的確定

綜合《中華人民共和國行政訴訟法》第二十六條第二款、第七十九條的規定可知，經(jīng)復議的案件，復議機關(guān)決定維持原行政行為的，作出原行政行為的行政機關(guān)和復議機關(guān)是法定的共同被告。人民法院應當對復議決定和原行政行為一并作出裁判。本案中，國家知識產(chǎn)權局針對某某公司提出的分案申請作出分案申請視為未提出通知書(shū)，某某公司不服該通知書(shū)向國家知識產(chǎn)權局申請行政復議，復議決定維持了分案申請視為未提出通知書(shū)，某某公司仍不服提起本案訴訟。因本案系復議維持原行政行為的案件，人民法院應當對國家知識產(chǎn)權局作出的分案申請視為未提出通知書(shū)和復議決定一并進(jìn)行審查和裁判，而一審法院僅將復議決定作為被訴行政行為進(jìn)行審理和裁判，法律適用有所不當。

（二）分案申請視為未提出通知書(shū)的合法性審查

根據專(zhuān)利法實(shí)施細則第四十二條第一款和第二款的規定可知，一件專(zhuān)利申請包括兩項以上發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀(guān)設計的，申請人可以在規定期限屆滿(mǎn)前，向國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)提出分案申請。國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)認為一件專(zhuān)利申請不符合專(zhuān)利法第三十一條和本細則第三十四條或者第三十五條的規定的，應當通知申請人在指定期限內對其申請進(jìn)行修改；申請人期滿(mǎn)未答復的，該申請視為撤回。根據《專(zhuān)利審查指南》第一部分第一章和第二部分第六章的有關(guān)分案申請審查處理的規定可知，國家知識產(chǎn)權局在分案申請的審查中如果發(fā)現該分案申請的申請日、申請號、遞交時(shí)間、申請人和發(fā)明人、申請文件、申請期限和費用等形式要件不符合法律規定，國家知識產(chǎn)權局以作出分案申請視為未提出通知書(shū)或者視為撤回通知書(shū)的方式進(jìn)行處理；如果是認為分案申請不符合專(zhuān)利法實(shí)施細則第四十二條和第四十三條的規定，應當以駁回該分案申請的方式進(jìn)行處理。根據聽(tīng)證原則，審查員在作出駁回決定前，應當將駁回所依據的事實(shí)、理由和證據通知申請人，至少給申請人一次陳述意見(jiàn)和/或修改申請文件的機會(huì )。根據上述規定，本案中，國家知識產(chǎn)權局認為涉案分案申請不符合專(zhuān)利法實(shí)施細則第四十二條規定的分案申請的條件，應以駁回該分案申請的方式進(jìn)行處理，并給予申請人陳述意見(jiàn)和/或修改申請文件的機會(huì )。國家知識產(chǎn)權局未以駁回該分案申請的方式處理，而是逕行向某某公司發(fā)出分案申請視為未提出通知書(shū)，違反了上述規定。

國家知識產(chǎn)權局主張，其依據程序節約原則選擇以分案申請視為未提出通知書(shū)的方式進(jìn)行處理。對此，本院認為，首先，根據專(zhuān)利法實(shí)施細則以及《專(zhuān)利審查指南》的上述相關(guān)規定，對專(zhuān)利申請的處理方式并無(wú)可裁量空間，僅能依據不同的申請情形嚴格按照規定作出選擇。其次，根據《專(zhuān)利審查指南》的規定可知，程序節約原則是指在符合規定的情況下，審查員應當盡可能提高審查效率，縮短審查過(guò)程。對于存在可以通過(guò)補正克服的缺陷的申請，審查員應當進(jìn)行全面審查，并盡可能在一次補正通知書(shū)中指出全部缺陷，對于申請文件中文字和符號的明顯錯誤，審查員可以依職權自行修改，并通知申請人。對于存在不可能通過(guò)補正克服的實(shí)質(zhì)性缺陷的申請，審查員可以不對申請文件和其他文件的形式缺陷進(jìn)行審查，在審查意見(jiàn)通知書(shū)中可以?xún)H指出實(shí)質(zhì)性缺陷。本案中，為了避免適用駁回決定所帶來(lái)的程序性負擔而選擇以分案申請視為未提出通知書(shū)的方式進(jìn)行處理，實(shí)質(zhì)剝奪了申請人陳述意見(jiàn)以及修改權利要求的程序權利，既不符合法律規定，亦不符合程序節約原則的本意。

（三）一審承辦法官是否應當回避

某某公司主張一審承辦法官李冰清應當回避而未回避。對此，本院認為，某某公司是以其法定代表人秦某在另案審理中對李冰清進(jìn)行過(guò)投訴，其作為本案的一審承辦法官會(huì )影響案件公正審理為由，向一審法院申請李冰清回避。首先，該理由不是《中華人民共和國行政訴訟法》《最高人民法院關(guān)于審判人員在訴訟活動(dòng)中執行回避制度若干問(wèn)題的規定》中規定的應當回避的法定情形。其次，某某公司未提供證據證實(shí)李冰清作為本案的一審承辦法官會(huì )影響案件的公正審理。故一審法院未準許某某公司提出的回避申請，并無(wú)不當。某某公司的該項上訴主張，本院不予支持。

綜上所述，一審判決、復議決定及分案申請視為未提出通知書(shū)適用法律錯誤，應予撤銷(xiāo)。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第七十條、第八十九條第一款第二項、第三款的規定，裁定如下：

一、撤銷(xiāo)北京知識產(chǎn)權法院（2021）京73行初14331號行政判決；
二、撤銷(xiāo)國家知識產(chǎn)權局國知復專(zhuān)[2021]0053號行政復議決定；
三、撤銷(xiāo)國家知識產(chǎn)權局發(fā)文序號為2021031701520350的分案申請視為未提出通知書(shū)；
四、責令國家知識產(chǎn)權局針對深圳某公司202022320676.2號專(zhuān)利申請重新作出處理決定。

一審案件受理費100元，二審案件受理費100元，均由國家知識產(chǎn)權局負擔。

本判決為終審判決。

審 判 長(cháng)　徐卓斌
審 判 員　徐　飛
審 判 員　顏　峰
二〇二四年六月二十七日
法官助理　李秀麗
書(shū) 記 員　尹明琦

（原標題：專(zhuān)利分案申請不符合規定的行政處理方式）