加拿大《商標法》及《商標條例》重大修訂要點(diǎn)解析｜企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（五十二）

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作者：陶佳竑 中國貿促會(huì )專(zhuān)利商標事務(wù)所

關(guān)于加拿大《商標法》（R.S.C., 1985, c. T-13）及《商標條例》（SOR/2018-227）的修正案已于2025年4月1日生效。此次修訂旨在落實(shí)加拿大政府2018年知識產(chǎn)權戰略，主要影響商標權利人、商標異議委員會(huì )（Trademarks Opposition Board下稱(chēng)"委員會(huì )"）及聯(lián)邦法院訴訟程序的參與方，僅適用于2019年6月17日及之后公告的商標申請。

本文從商標注冊局和聯(lián)邦法院兩個(gè)層面對本次修訂進(jìn)行解析。

一、商標注冊局的職權擴展

1、新增官方標志（official mark）注冊的撤銷(xiāo)權

官方標志是指加拿大公共機構（包括政府機構）使用的徽章、紋章和標志。官方標志一旦被注冊，那么他人不得任意使用。未經(jīng)注冊人同意，包含官方標志的商標或者混淆性近似商標使用，不管使用于何種類(lèi)別的產(chǎn)品或者服務(wù)都屬于侵權行為。不同于一般商標，官方標志一旦注冊則長(cháng)期有效，無(wú)需辦理續展。如此寬泛的權利范圍下，申請人如得不到官方標志權利人的同意只能通過(guò)聯(lián)邦法院判決或者行政訴訟途徑才有可能取得使用權。新的修訂生效后，有以下兩種情況的，注冊局將有權直接撤銷(xiāo)官方標志的注冊：

1）權利主體不具備公共機構資質(zhì)；
2）權利主體已不存在。

注冊局可依職權啟動(dòng)對官方標志的公共屬性審查，申請人可通過(guò)提交證明材料請求啟動(dòng)該程序。

本次修訂突破了傳統"公共機構單方同意"制度限制，為申請人提供了除聯(lián)邦法院訴訟和行政訴訟外的第三條救濟途徑，緩解了因公共機構拒絕同意導致的注冊障礙問(wèn)題。

2、委員會(huì )程序新增三項規定

自2025年4月1日起，商標注冊局將獲得三項重要程序性權力，適用于根據《商標法》第11.13條（地理標志異議）、第38條（商標異議程序）和第45條（撤銷(xiāo)程序）啟動(dòng)的委員會(huì )程序。

1）保密令簽發(fā)權限

舊法下，委員會(huì )程序中所有證據材料必須公開(kāi)?！稐l例》修訂后注冊局可在證據提交截止前隨時(shí)簽發(fā)保密令。保密令申請必須包含以下內容：

（1）對申請保密證據的具體說(shuō)明；
（2）聲明該證據尚未公開(kāi)；
（3）闡述需要保密的理由；
（4）說(shuō)明程序另一方是否同意該請求；
（5）注冊官為裁定該申請所需的其他任何信息。

《條例》修訂條款同時(shí)規定，注冊局在決定是否簽發(fā)保密令時(shí)，必須考量程序公開(kāi)透明所涉及的公共利益。目前注冊局采用加拿大最高法院在Sierra Club案和Sherman Estate案中確立的三步檢驗法：

（1）程序公開(kāi)將嚴重損害重大公共利益（如商業(yè)秘密泄露）；
（2）無(wú)其他合理替代措施可降低風(fēng)險；
（3）保密令的積極效益大于公開(kāi)產(chǎn)生的負面影響。

修訂條款還明確，在已簽發(fā)保密令的程序中，注冊局可根據實(shí)際情況隨時(shí)修改命令；若不再認定相關(guān)證據需保密，亦可撤銷(xiāo)該命令。  

根據《商標法》第56條上訴時(shí)，注冊局簽發(fā)的保密令經(jīng)聯(lián)邦法院備案后可繼續有效。

2）判給訟費制度

與其他國家知識產(chǎn)權局及法院的機制不同，舊法下加拿大當事人無(wú)論何種情形下都無(wú)需承擔對方的訴訟費用成本，費用裁決不用于補償訴訟開(kāi)支。修訂后建立的制度旨在通過(guò)費用裁決遏制當事人在委員會(huì )程序中的不當行為，并激勵其高效推進(jìn)程序。若存在特定情形，無(wú)論當事人在程序中是全部勝訴還是部分勝訴，注冊局均可判給訟費。

《條例》修訂條款明確了在異議程序中，注冊局在下列情形下可作出裁決：

? 商標注冊申請因涉及一項或多項商品/服務(wù)的惡意申請而被駁回；
? 在原始申請根據《商標法》第37(1)款公告后提交分案申請，且費用裁決針對該分案申請；
? 聽(tīng)證請求方在預定聽(tīng)證日前不足14天撤回請求；
? 當事人不當行為導致程序不當延誤或費用增加。

對于《商標法》第45條撤銷(xiāo)程序，《條例》規定注冊局僅在以下情形裁決費用：

?聽(tīng)證請求方在預定聽(tīng)證日前不足14天撤回請求
? 或當事人不當行為導致程序不當延誤或費用增加。

費用金額根據注冊局裁決時(shí)啟動(dòng)程序的費用標準計算，具體如下：

? 商標注冊申請因惡意申請被駁回的：按《條例》附表異議聲明費的10倍計；
? 原始申請公告后提交分案申請且被裁決費用的：按異議聲明費的2倍計；
? 聽(tīng)證請求方在預定聽(tīng)證日前不足14天撤回請求的：按異議聲明費或第45(1)條通知請求費的2倍計；
? 當事人不當行為導致程序不當延誤或費用增加的：按上述費用的5倍計。

費用裁決僅在委員會(huì )作出最終決定后方可啟動(dòng)費用裁決程序，且注冊局僅可應一方請求在特定情形下裁定固定金額的費用，不得主動(dòng)裁決。為便于費用裁決決策，《條例》要求費用請求必須說(shuō)明理由及具體事實(shí)依據，并規定必須通過(guò)委員會(huì )在線(xiàn)服務(wù)提交請求，同時(shí)明確了請求時(shí)限。費用裁決決定及理由將載于注冊局對該程序的最終處理意見(jiàn)中。

（注：本條款不溯及既往，僅適用于2025年4月1日后啟動(dòng)的程序）

3）案件管理制度

盡管注冊局長(cháng)期以來(lái)一直依據普通法原則行使案件管理權—即在履行準司法職能時(shí)自主掌控程序規則——但本次《條例》修訂案首次以明文形式規定了注冊官在委員會(huì )程序中行使案件管理權的具體方式。

案件管理的目的是使注冊局能夠根據《條例》第95.2條，在符合公平原則的前提下，以高效且經(jīng)濟的方式對委員會(huì )程序作出指示或命令。 在特殊情況下，注冊局可隨時(shí)將上述程序指定為案件管理程序。此時(shí)，注冊局擁有高度靈活性以調整程序，包括有權設定完成步驟的時(shí)間或方式，即使《商標法》或《條例》中已規定相關(guān)時(shí)限或程序。

適用案件管理的情形包括但不限于以下情形：

（1） 延長(cháng)截止日期以協(xié)調多個(gè)關(guān)聯(lián)程序；
（2） 合并審理關(guān)聯(lián)案件或安排連續審理；
（3） 召開(kāi)電話(huà)會(huì )議高效解決問(wèn)題（例如聽(tīng)證會(huì )便利措施請求或含機密信息的證據提交方式）；
（4） 通過(guò)電話(huà)會(huì )議安排聽(tīng)證會(huì )流程（涉及多起關(guān)聯(lián)程序、案情異常復雜、需討論機密信息或存在出席爭議的聽(tīng)證會(huì )）；
（5） 處理可能導致程序拖延的不合作行為（如當事人未提供交叉質(zhì)詢(xún)可用日期）；
（6） 其他情形下也可能啟動(dòng)案件管理。當事人可致函注冊局提請關(guān)注需管理的程序。

當注冊局決定啟動(dòng)案件管理（如協(xié)調多案截止日期、安排合并審理或召開(kāi)電話(huà)會(huì )議）時(shí)，將書(shū)面通知各方。程序轉為案件管理時(shí)亦會(huì )書(shū)面告知。

案件管理僅涉及程序事項，不涉及實(shí)體裁決。注冊局不會(huì )通過(guò)案件管理作出實(shí)體性裁定（例如在裁決前認定當事人未履行舉證責任）。

根據《法案》第47條延長(cháng)時(shí)限時(shí)，注冊局必須確認"情況合理"或截止日前未采取行動(dòng)"確屬不可避免"。若依據第47(1)或(2)條已拒絕延期請求，注冊局通常不會(huì )運用案件管理權再次批準，以免引發(fā)不確定性、低效和拖延。

當事人若擬撤銷(xiāo)全部/部分異議聲明、修改異議聲明/答辯聲明或申請提交補充證據，應依據《法案》及《條例》相關(guān)規定提出。注冊局通常不會(huì )在異議程序中運用案件管理權處理此類(lèi)實(shí)體請求，以免違背案件管理初衷。

特殊情況下，注冊局可依職權或應一方/雙方請求，隨時(shí)將程序指定為案件管理程序。指定時(shí)需綜合考量以下因素：

（1） 需注冊局干預的程度；
（2） 證據性質(zhì)與體量；
（3） 程序復雜性；
（4） 當事人是否委托代理；
（5） 關(guān)聯(lián)案件數量；
（6） 是否存在實(shí)質(zhì)性拖延。

目前注冊局明確三種適宜指定為案件管理程序的情形：

（1）分案申請異議

當同一異議人以相似理由對分案申請提出異議時(shí)，可合并文件提交、裁決或聽(tīng)證。

（2）議定書(shū)申請更正

若異議啟動(dòng)后國際局對議定書(shū)申請作出實(shí)質(zhì)性修正導致重新公告，可視為異議文件自動(dòng)適用于修正后的申請。

（3）涉密程序

對已簽發(fā)保密令的案件，案件管理可用于：

? 高效提交/送達涉密文件；
? 制定聽(tīng)證會(huì )保密措施；
? 發(fā)布經(jīng)脫密的裁決書(shū)。

案件管理程序原則上由同一商標異議委員會(huì )成員全程負責，包括作出指示、中間裁決、主持聽(tīng)證及發(fā)布決定。

二、聯(lián)邦法院訴訟程序的新規

1、上訴新證據提交限制

根據《商標法》第56條上訴時(shí)，條例要求必須經(jīng)法院許可方可提交新證據， 旨在促使當事人在行政階段充分舉證。

2、三年內注冊商標的強制使用要求

對于注冊未滿(mǎn)3年的商標，權利人在依據第19/20/22條主張權利時(shí)必須證明該商標已在加拿大使用，旨在防止權利人濫用尚未經(jīng)受"不使用撤銷(xiāo)"程序檢驗的商標權。

綜上，本次修訂案重點(diǎn)在于提升商標爭議解決效率，遏制權利濫用行為，強化商標使用作為權利維持基礎的原則。經(jīng)過(guò)本次修訂，商標注冊局的行政管理權在商標注冊程序中得以明顯加強,更加注重公平原則,特別是案件管理程序的明文規定對于中國知識產(chǎn)權立法都有借鑒意義。對于中國企業(yè)，如在加拿大存在官方標志障礙而被駁回的情形，可以依據新修訂的法案和條例的相關(guān)規定重新考慮在加拿大的商標注冊。新增的保密令簽發(fā)程序有利于企業(yè)在商標異議和撤銷(xiāo)案件中維護企業(yè)商業(yè)秘密。案件管理程序明文化后，當事人可以主動(dòng)致函啟動(dòng)案件管理程序，增加勝訴幾率?？傊?，加拿大商標注冊局行政管理職能的擴大是件好事，利用得當可大大減少注冊程序進(jìn)入司法程序，降低成本的同時(shí)也縮短了取得商標注冊的周期。

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（原標題：【一家之言】加拿大《商標法》及《商標條例》重大修訂要點(diǎn)解析）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：陶佳竑 中國貿促會(huì )專(zhuān)利商標事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：加拿大《商標法》及《商標條例》重大修訂要點(diǎn)解析｜企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（五十二）（點(diǎn)擊標題查看原文）

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