無(wú)效宣告請求程序中針對“明顯錯誤”的修改

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“本文通過(guò)幾個(gè)考量因素進(jìn)行分析，如何判斷專(zhuān)利權人所做的修改是否是針對明顯錯誤進(jìn)行的?！?/b>

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作者：周爽 北京銘碩知識產(chǎn)權代理有限公司

摘要

在無(wú)效宣告請求的審查過(guò)程中，專(zhuān)利權人可以對明顯錯誤進(jìn)行修正，但是如何判斷專(zhuān)利權人所做的修改是否是針對明顯錯誤進(jìn)行的，往往充滿(mǎn)爭議。因此，筆者通過(guò)如下幾個(gè)考量因素進(jìn)行分析，以供讀者進(jìn)行討論指正。

關(guān)鍵詞：明顯錯誤；說(shuō)明書(shū)記載；唯一解釋?zhuān)粌?yōu)先權

01引 言

專(zhuān)利法實(shí)施細則第六十九條規定：“在無(wú)效宣告請求的審查過(guò)程中，發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利的專(zhuān)利權人可以修改其權利要求書(shū)，但是不得擴大原專(zhuān)利的保護范圍?！贝送?，在《專(zhuān)利審查指南》中明確規定了，在無(wú)效宣告請求的審查過(guò)程中，可以對權利要求中明顯錯誤進(jìn)行修正。但是，在《專(zhuān)利審查指南》并沒(méi)有規定何為“明顯錯誤”。因此，發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利的專(zhuān)利權人往往將一些并非是針對“明顯錯誤”的修改歸類(lèi)于針對“明顯錯誤”的修改，導致對原專(zhuān)利保護范圍的擴大或擴大解釋。

那么，對于發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利的專(zhuān)利權人而言，如何判斷是否是針對“明顯錯誤”的修改，會(huì )影響到整個(gè)無(wú)效宣告程序的應對、以及后續專(zhuān)利權的維穩，差之毫厘失之千里，甚至導致整個(gè)發(fā)明或者實(shí)用新型被無(wú)效。

02“明顯錯誤”的判定

所謂明顯錯誤，是指本領(lǐng)域技術(shù)人員可以從說(shuō)明書(shū)、權利要求書(shū)的上下文中清楚地判斷出錯誤的內容，沒(méi)有作其他解釋的可能，即能夠通過(guò)閱讀權利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)及附圖可以得出唯一理解。

專(zhuān)利法第六十一條一款的規定：發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說(shuō)明書(shū)及附圖可以用于解釋權利要求的內容。因此，“明顯錯誤”不僅可以從權利要求書(shū)的上下文中判斷出，還可以從說(shuō)明書(shū)的上下文中判斷出來(lái)。也就是說(shuō)，當權利要求的內容有爭議無(wú)法對發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利權的保護范圍進(jìn)行界定時(shí)，可以使用說(shuō)明書(shū)及附圖對權利要求進(jìn)行限定或解釋。

需要注意的是，“說(shuō)明書(shū)及附圖可以用于解釋權利要求的內容”必須是從說(shuō)明書(shū)的上下文中清楚地判斷出錯誤的內容，沒(méi)有作其他解釋的可能，即能夠通過(guò)閱讀說(shuō)明書(shū)及附圖可以得出唯一理解，沒(méi)有作其他解釋的可能。

筆者拙見(jiàn)，對于權利要求的“明顯錯誤”而言，通常是本領(lǐng)域技術(shù)人員基于本領(lǐng)域通常用語(yǔ)、通常用語(yǔ)的關(guān)系，按照文本解釋的一般原則，無(wú)法理解的情況下，才能認定為權利要求不清楚。需要注意的是，這種不清楚是否構成了“明顯錯誤”，還需要結合本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀說(shuō)明書(shū)和附圖后的通常理解。在結合說(shuō)明書(shū)進(jìn)行理解時(shí)，需要是本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀說(shuō)明書(shū)和附圖后的通常理解，并不能擴大解釋。此處所說(shuō)的“擴大解釋”是指無(wú)法從說(shuō)明書(shū)及附圖中唯一理解出的，有作其他解釋的可能的解釋。也就是說(shuō)，當本領(lǐng)域普通技術(shù)人員對權利要求相關(guān)表述的含義可以清楚確定，且說(shuō)明書(shū)又未對權利要求的含義作特別界定時(shí)，應當以本領(lǐng)域普通技術(shù)人員對權利要求自身內容的理解為準，而不應當以說(shuō)明書(shū)記載的內容否定權利要求的記載，從而達到實(shí)質(zhì)修改權利要求的結果。

03案例分析

1、專(zhuān)利權人

康某公司

2、無(wú)效請求人

田某

3、涉案實(shí)用新型專(zhuān)利

專(zhuān)利號為20162136****.7，專(zhuān)利申請日為2016年12月12日，優(yōu)先權日為2015年12月11日，授權公告日為2018年2月9日，權利要求1如下：

“1.一種基于玻璃的制品，其特征在于，其包括：第一表面和與所述第一表面相對的第二表面，其限定了小于約3毫米的厚度(t)；以及沿著(zhù)所述厚度延伸的應力分布，其中，在約為0t至高至0.3t以及大于約0.7t至t的厚度范圍內的應力分布的所有點(diǎn)包括如下正切，其斜率的絕對值大于約0.1MPa/微米，其中，所述應力分布包括最大CS、DOC和小于約71.5/√(t)(MPa)的最大CT，其中，最大CT與最大CS的絕對值之比約為0.01至約為2，以及其中，所述DOC大于或等于約0.1t，以及其中，當所述基于玻璃的制品破裂時(shí)，所述基于玻璃的制品破裂成小于或等于2塊碎片/英寸2，其中，測試的樣品尺寸為5cm乘5cm，即2英寸乘2英寸平方?！?br>
4、案件基本事實(shí)

2019年7月23日，無(wú)效請求人田某請求國家知識產(chǎn)權局宣告專(zhuān)利號為20162136****.7的實(shí)用新型專(zhuān)利的權利要求全部無(wú)效。專(zhuān)利權人康某公司針對田某的無(wú)效宣告請求提交了意見(jiàn)陳述書(shū)和權利要求書(shū)的修改替換頁(yè)，其中，將權利要求1中的“最大CT與最大CS的絕對值之比約為0.01至約為2”修改為“最大CT與最大CS的絕對值之比約為0.01至約為0.2”。

中華人民共和國國家知識產(chǎn)權局在第43619號無(wú)效宣告請求審查決定認定，專(zhuān)利權人于2019年9月23日針對權利要求書(shū)的修改不屬于針對“明顯錯誤”的修改，不符合專(zhuān)利審查指南的相關(guān)規定，無(wú)效宣告請求審查決定的審查基礎為本專(zhuān)利授權公告的權利要求書(shū)，并宣告本專(zhuān)利權全部無(wú)效。

對此，專(zhuān)利權人康某公司不服，向中華人民共和國北京知識產(chǎn)權法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)一審法院）提起訴訟。專(zhuān)利權人康某公司提出：根據說(shuō)明書(shū)[0012]段以及[0236]段記載“最大CT與表面CS的絕對值之比約為0.01-約0.2的范圍內”，且優(yōu)先權文件中記載的都是0.01至0.2，故可以確定權利要求1中的比值上限為2系明顯筆誤，該修改屬于針對“明顯錯誤”的修改，符合相關(guān)規定。一審法院于2022年8月29日作出（2020）京73行初14981號行政判決，駁回康某公司的訴訟請求。

在（2020）京73行初14981號行政判決書(shū)中，一審法院認為，本專(zhuān)利權利要求中最大CT與最大CS的絕對值之比只記載了上限為2，并未包括0.2，且說(shuō)明書(shū)中[0351]段、[0355]段、[0360]段對于上述兩種參數的比值上限存在“所述表面CS是最大CT的1.5倍或更大”“最大CT與最大CS的絕對值之比約為0.01至約為2”等多種表述，由此無(wú)法確定本專(zhuān)利中最大CT與最大CS的絕對值之比存在明顯錯誤，也無(wú)法確定該比值的唯一正確的上限應為0.2。優(yōu)先權文本與進(jìn)入中國國家階段時(shí)提交的中文文本并非必然一致，根據其內容也無(wú)法認定本專(zhuān)利存在明顯錯誤，并不能作為本專(zhuān)利的修改依據。

康某公司不服一審判決，向中華人民共和國最高人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)最高法院）提起上訴。上訴人康某公司提出：本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀完本專(zhuān)利權利要求之后可以確定，表面CS大于最大CT，因此權利要求1中的最大CT與最大CS的絕對值之比必然不能大于1，即明確了比值的上限2是一個(gè)明顯的錯誤。另外，本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)中多次提到了0.2的比值上限，以及優(yōu)先權文件中記載的全部都是0.01至0.2，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員必然可以確定0.01至0.2是唯一正確的修改方式。對此，最高法院于2024年11月14日作出（2023）最高法知行終607號行政判決，駁回康某公司的上訴請求，維持原判。

在（2023）最高法知行終607號行政判決書(shū)中，最高法院認為，無(wú)論是一審判決提到的本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)[0351][0355][0360]段，還是康某公司提到的[0012][0236]段，均涉及最大CT與最大CS的絕對值之比的上限值，但是不同段落之間限定的上限值有所差異，例如，根據[0351]段記載的“所述表面CS是最大CT的1.5倍或更大”可推斷最大CT與最大CS的絕對值之比的上限值約為0.67；而[0360]段又明確記載最大CT與最大CS的絕對值之比的上限值為2。在此情形下，難以認定本專(zhuān)利權利要求對最大CT與最大CS的絕對值之比的上限值為2的記載存在明顯錯誤。雖然優(yōu)先權文本在某些情形下可幫助本領(lǐng)域技術(shù)人員理解權利要求，但由于其與進(jìn)入中國國家階段時(shí)提交的中文文本并非必然一致，故不宜僅依據優(yōu)先權文本的記載對中文文本的權利要求作唯一解釋。

案件焦點(diǎn)

本案焦點(diǎn)在于，在無(wú)效審查階段將權利要求1中的“最大CT與最大CS的絕對值之比約為0.01至約為2”修改為“最大CT與最大CS的絕對值之比約為0.01至約為0.2”是否屬于針對“明顯錯誤”的修改。

從一審法院、最高法院的行政判決可以看出，權利要求書(shū)本身是否存在“明顯錯誤”是可以結合本領(lǐng)域技術(shù)人員對說(shuō)明書(shū)的通常理解來(lái)解釋的。但是，這種解釋只限于本領(lǐng)域技術(shù)人員基于說(shuō)明書(shū)的記載，唯一地得出的解釋?zhuān)瑳](méi)有作其他解釋的可能。在本案中，由于說(shuō)明書(shū)中不僅僅記載了“最大CT與最大CS的絕對值之比約為0.01至約為0.2”，還在其他實(shí)施方式中記載了“所述表面CS是最大CT的1.5倍或更大”、“最大CT與最大CS的絕對值之比的上限值為2”這樣的表述，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于說(shuō)明書(shū)的記載無(wú)法得出“最大CT與最大CS的絕對值之比約為0.01至約為0.2”這樣的唯一的解釋?zhuān)虼?，一審法院、最高法院均認為難以認定本案權利要求對最大CT與最大CS的絕對值之比的上限值為2的記載存在明顯錯誤。

同時(shí)，需要注意的是，一審法院、最高法院都指出，優(yōu)先權文本與進(jìn)入中國國家階段時(shí)提交的中文文本并非必然一致，不能僅依據優(yōu)先權文本的記載來(lái)判斷專(zhuān)利存在明顯錯誤，優(yōu)先權文本不能作為專(zhuān)利的修改依據。

04結 語(yǔ)

綜上可見(jiàn)，雖然在《專(zhuān)利審查指南》中規定，在無(wú)效宣告請求的審查過(guò)程中，可以對權利要求中的明顯錯誤進(jìn)行修正，但是在實(shí)踐的過(guò)程中，還需要依據專(zhuān)利法第六十一條一款的規定來(lái)判斷針對權利要求的修改是否屬于針對“明顯錯誤”的修改。而專(zhuān)利法第六十一條一款中規定的“說(shuō)明書(shū)及附圖可以用于解釋權利要求的內容”并不是專(zhuān)利權人的尚方寶劍，專(zhuān)利權人不可以以說(shuō)明書(shū)記載的內容否定權利要求的記載，從而達到實(shí)質(zhì)修改權利要求的結果。想要達到修改權利要求中的“明顯錯誤”的目的，必須是本領(lǐng)域技術(shù)人員基于說(shuō)明書(shū)的記載唯一地推定得出的，其與“說(shuō)明書(shū)顯而易見(jiàn)”有著(zhù)明顯的區別。另外，由于優(yōu)先權文本不能作為權利要求的唯一解釋?zhuān)虼艘簿筒荒茏鳛閷?zhuān)利權利要求的修改依據。

參考文獻：

1、《專(zhuān)利審查指南2023》國家知識產(chǎn)權局指定，知識產(chǎn)權出版社、2024年1月第1版
2、無(wú)效審查決定第43619號
3、（2020）京73行初14981號行政判決
4、（2023）最高法知行終607號行政判決

（原標題：無(wú)效宣告請求程序中針對“明顯錯誤”的修改）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：周爽 北京銘碩知識產(chǎn)權代理有限公司

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：無(wú)效宣告請求程序中針對“明顯錯誤”的修改（點(diǎn)擊標題查看原文）

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