G+ Communications 訴三星案：“所羅門(mén)式”裁決下的 FRAND 承諾

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“如果法院將向 ETSI 作出的承諾解釋為包含一項對既往侵權行為予以免責的義務(wù)……而不考慮實(shí)施方此前的惡意行為，那么對該義務(wù)的持續執行不僅無(wú)法抑制‘拒不許可’行為，反而會(huì )助長(cháng)這種行為?！?/strong>

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻譯：北京思韜知識產(chǎn)權代理有限公司

美國得克薩斯州東區法院近期的一項判決，進(jìn)一步闡明了羅德尼·吉爾斯特拉普法官（Judge Rodney Gilstrap）對于專(zhuān)利權人依據《歐洲電信標準協(xié)會(huì )知識產(chǎn)權信息聲明及許可聲明》（簡(jiǎn)稱(chēng)“ETSI許可聲明”）所作承諾的解釋。然而，這一裁決同時(shí)也引發(fā)了標準必要專(zhuān)利權利人方面的一些疑問(wèn)。

一年多前，我們曾探討法國法和加州法將如何解釋專(zhuān)利權人依據ETSI許可聲明所作出的承諾。相關(guān)的深入分析可參見(jiàn)此處[1]，而發(fā)表于 IPWatchdog 上的摘要版本則見(jiàn)[2]此處。從宏觀(guān)層面來(lái)看，我們從兩個(gè)角度對該問(wèn)題進(jìn)行了探討：一是，在缺乏實(shí)施方參與的情形下，權利人是否仍可履行其義務(wù)；二是，履行該義務(wù)是否以實(shí)施方的積極配合為前提。

我們曾參考的一個(gè)判決是吉爾斯特拉普法官在HTC Corporation、HTC America Inc訴Telefonaktiebolaget LM Ericsson、Ericsson Inc[3]一案中的備忘意見(jiàn)書(shū)與最終判決（案號：6:18-CV-00243-JRG，美國得克薩斯州東區法院，2019年），其判決要點(diǎn)如下（重點(diǎn)為原文所加）：

“最后，法院認為，根據法國法律，作為ETSI成員并依據其知識產(chǎn)權政策第6.1條提交許可聲明的一方，通過(guò)以下任一方式，即可履行其FRAND義務(wù)：（1）提出一項基于FRAND條款和條件的許可，或（2）本著(zhù)誠信原則協(xié)商FRAND許可協(xié)議?！?/p>

針對這一裁決，我們曾指出，為履行向ETSI作出的承諾，“顯然并不需要實(shí)施方的參與，至少在通過(guò)提供FRAND許可來(lái)履行義務(wù)的情形下是如此?！贝送?，我們還指出，“即便實(shí)施方缺乏合作意愿，在某些情況下也可能滿(mǎn)足‘誠信協(xié)商’這一要素，例如，專(zhuān)利權人提出在合理條款和條件下進(jìn)行仲裁；但這一點(diǎn)在該裁決中尚不明確?！?然而，考慮到吉爾斯特拉普法官的最新判決情況，事情似乎已經(jīng)發(fā)生了變化。

關(guān)于義務(wù)解除的雙方立場(chǎng)

根據美國得克薩斯州東區馬歇爾分院于2024年1月22日作出的《備忘意見(jiàn)與裁定書(shū)》[4]（MEMORANDUM OPINION AND ORDER），法院審理了三星提出的《依據聯(lián)邦民事訴訟規則第44.1條[5]關(guān)于法國法的認定申請》。案件名稱(chēng)為G+ Communications, LLC訴Samsung Electronics Co.、Samsung Electronics America, Inc.，案號：2:22-CV-00078-JRG（美國得克薩斯州東區法院）。三星所請求的認定之一為：

“法國法不允許標準必要專(zhuān)利聲明人單方面解除（從而規避）其不可撤銷(xiāo)的FRAND義務(wù)，包括其誠信協(xié)商的義務(wù)以及在FRAND條款下許可所聲明專(zhuān)利的義務(wù)?！?/p>

為支持其主張，三星援引了G+方專(zhuān)家的證言，指出其明確承認向ETSI作出的承諾具有不可撤銷(xiāo)性。此外，三星還引用了ETSI許可聲明中的“不可撤銷(xiāo)承諾”措辭，并指出G+并未引用任何允許該項承諾被解除的判例。

相反，G+主張如下：（1）“根據法國法，在存在互為對價(jià)義務(wù)的情況下，一方未履行義務(wù)將使對方有權免責”；（2）“三星與G+雙方均負有誠信協(xié)商達成 FRAND 許可的義務(wù)……一方未能誠信協(xié)商將導致另一方的協(xié)商義務(wù)被中止”；（3）“法國法確實(shí)為SEP權利人提供了一種永久解除其義務(wù)的機制?！标P(guān)于第三點(diǎn)，G+的專(zhuān)家引用了《法國民法典》第1345-2條[6]作為依據。

對此，三星在其回復意見(jiàn)中試圖區分其自身專(zhuān)家的陳述：“在互為對價(jià)的義務(wù)關(guān)系中，一方未履行其義務(wù)時(shí)，另一方可以要求解除合同，或暫停履行其自身義務(wù)”（原文強調），三星認為此類(lèi)原則不適用于FRAND授權流程，因為：“FRAND授權流程在本質(zhì)上有別于典型的雙邊合同談判，其主要依賴(lài)于SEP權利人遵守其承諾，并最終達成一項在FRAND條款下的許可協(xié)議”， 而這也是三星方專(zhuān)家在證言中所強調的內容。

在隨后的再回復意見(jiàn)（sur-reply）中，G+對三星所提出的“普通雙邊合同原則不適用于向ETSI作出的承諾”的觀(guān)點(diǎn)提出了質(zhì)疑。

得州法院的裁定

在某種意義上“折中處理”了雙方爭議，得克薩斯州法院認定：“在協(xié)商FRAND許可過(guò)程中，誠信協(xié)商義務(wù)可以被暫時(shí)中止”，理由是雙方專(zhuān)家均一致認為，在協(xié)商FRAND受限專(zhuān)利許可的過(guò)程中，雙方“均負有誠信協(xié)商的互為義務(wù)”，并且“一方未能履行其誠信協(xié)商義務(wù)時(shí)，另一方的義務(wù)可被中止”。法院在腳注中進(jìn)一步解釋如下：

“需要明確的是，誠信協(xié)商義務(wù)的中止，等同于協(xié)商義務(wù)本身的中止。法院未發(fā)現任何法國或其他國家的法律依據，要求一方在其談判對象已淪為惡意協(xié)商行為的情形下，仍必須繼續與其進(jìn)行談判?！?/p>

關(guān)于三星提出的“不可撤銷(xiāo)性”主張，吉爾斯特拉普法官認為，該主張依賴(lài)于對“不可撤銷(xiāo)”（irrevocable）一詞的不合理適用。此外，法院還指出三星關(guān)于“不適用普通雙邊合同原則”的立場(chǎng)缺乏支持（原文強調）：

“SEP權利人確實(shí)負有在FRAND條款下進(jìn)行許可、并本著(zhù)誠信協(xié)商此類(lèi)許可協(xié)議的義務(wù)。這些義務(wù)的‘不可撤銷(xiāo)性’是指SEP權利人不能撤回或取消其義務(wù)。然而，這種不可撤銷(xiāo)的性質(zhì)并不意味著(zhù)這些義務(wù)是靜態(tài)的。三星未能援引任何法國法律依據，表明不可撤銷(xiāo)的承諾不能被中止。就此方面而言，三星的主張未能令法院信服?！?/p>

對該裁定的分析

雖上述裁定引發(fā)了諸多問(wèn)題。

首先和最重要的，該裁定似乎顯著(zhù)收窄了權利人滿(mǎn)足其向ETSI作出承諾的方式，而并未對此加以解釋。首先值得指出的是，該義務(wù)在文中被表述為“以FRAND條款許可[權利人]的標準必要專(zhuān)利的義務(wù)”（an obligation to license [a patent owner’s] SEPs on FRAND terms），而在另處又稱(chēng)為“以 FRAND 條款許可一項標準必要專(zhuān)利的義務(wù)”（the obligation to license an SEP on FRAND terms）（以上均為原文強調）。然而，法院本身已承認許可談判“需要雙方共同參與”（即“兩個(gè)人才能跳探戈”）。結合吉爾斯特拉普法官的判決全文，其更準確的理解應是：專(zhuān)利權人向ETSI作出的承諾，是指其負有“本著(zhù)誠信協(xié)商達成FRAND許可的義務(wù)”（原文強調）。該表述在判決中以不同措辭多次出現。盡管這一理解與HTC v. Ericsson一案中所確立的第二種履行方式是一致的，但我們的問(wèn)題是：通過(guò)提供一份符合FRAND條款和條件的許可協(xié)議來(lái)履行義務(wù)的方式，究竟發(fā)生了什么變化？

更令人困惑的是，法院并未明確解釋義務(wù)“被中止”所帶來(lái)的后果。根據《備忘意見(jiàn)與裁定書(shū)》，“在一方當事人以誠信參與FRAND許可談判、而其交易對方卻惡意協(xié)商的情形下，中止該當事人的義務(wù)在實(shí)踐與邏輯上都是合理的”；“但當交易對方停止惡意行為后，達成FRAND許可的障礙即被移除，協(xié)商必須得以繼續（并本著(zhù)誠信原則）進(jìn)行?！保ㄒ陨蠟樵膹娬{）然而，如果法院將對ETSI的承諾解釋為包含對既往侵權行為免責的義務(wù)（如其此前曾如此認定，見(jiàn)此處[7]），而又無(wú)視實(shí)施方此前的不誠信行為，那么義務(wù)的中止不僅不能遏制“拒不許可”行為，反而會(huì )助長(cháng)其發(fā)生。原因在于，與普通商品銷(xiāo)售合同不同，技術(shù)（即專(zhuān)利）早已被實(shí)施，因此，若實(shí)施方在拖延過(guò)程中仍不會(huì )因此失去按FRAND條款獲許的權利（例如，不會(huì )因故意侵權而面臨超FRAND賠償責任），那其就幾乎沒(méi)有任何激勵去主動(dòng)支付許可費。也許是為了表明此項承諾并不適用于實(shí)施方在未誠信協(xié)商期間的行為，法院進(jìn)一步指出，中止義務(wù)的作用在于“防止誠信一方被其對方利用”，并且“這種中止機制可以對抗……拒不許可行為（holding out）的影響”。對于拒不許可行為問(wèn)題，吉爾斯特拉普法官指出：“拒不許可行為，是指標準實(shí)施方無(wú)視SEP權利人的要求，‘因為其被追究的概率極低’”；“若發(fā)生此類(lèi)拒不許可行為，SEP權利人即有權尋求合法救濟?！?但這一“合法救濟”的具體含義卻并不明確。

最后，法院對ETSI承諾履行方式的收窄，似乎受到三星關(guān)于“不可撤銷(xiāo)性”主張的影響。恕難茍同：義務(wù)是否可撤銷(xiāo)，與該義務(wù)能否履行、進(jìn)而得以解除或免責，并無(wú)直接關(guān)聯(lián)。舉例而言，一個(gè)人可以作出不可撤銷(xiāo)的承諾去給鄰居的馬烙印，但這并不意味著(zhù)該義務(wù)不可通過(guò)履行方式解除，或因客觀(guān)障礙（例如鄰居拒不允許進(jìn)入其土地）而免責。事實(shí)上，“不可撤銷(xiāo)性”僅意味著(zhù)在缺乏合法抗辯理由的情況下，義務(wù)人不得單方面拒絕履行而不構成違約。

正如所羅門(mén)王早已明白的那樣，試圖把‘孩子劈成兩半’[8]終究只會(huì )兩敗俱傷。

補充說(shuō)明：關(guān)于違反誠信協(xié)商義務(wù)在法國法下的可賠償損失

為內容完整起見(jiàn)，盡管與前述主要爭點(diǎn)無(wú)直接關(guān)聯(lián)，吉爾斯特拉普法官還根據三星的請求作出認定，認為根據法國法，在違反ETSI許可聲明所要求的誠信協(xié)商義務(wù)的情形下，訴訟費用及律師費屬于可賠償損失（原文強調）：

“在就一項已被納入采納標準的專(zhuān)利（即標準必要專(zhuān)利）進(jìn)行許可談判的過(guò)程中，如果任一談判方（包括專(zhuān)利權人或標準實(shí)施方）未能誠信協(xié)商，從而導致無(wú)法達成一項符合公平、合理和非歧視（FRAND）條款的許可協(xié)議，那么未能誠信協(xié)商的一方需向另一方賠償因此違約所產(chǎn)生的任何合理?yè)p失，包括但不限于律師費用和訴訟成本?！?/p>

值得特別注意的是，這一誠信協(xié)商義務(wù)適用于專(zhuān)利權人，也同樣適用于聲稱(chēng)希望獲得FRAND許可的標準實(shí)施方。

注釋?zhuān)?/strong>
[1]https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4284149

[2]https://ipwatchdog.com/2022/11/27/french-california-contract-law-interpret-sep-patent-owner-obligations-etsi-licensing-declaration/id=153530/

[3]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2024/02/HTC-v.-Ericsson-Memorandum-Opinion-and-Final-Judgment-3.pdf

[4]https://casetext.com/case/g-commcns-v-samsung-elecs-co-6?q=G%2B v. Samsung 2024&sort=relevance&p=1&type=case&tab=keyword&jxs=&resultsNav=false

[5]https://www.federalrulesofcivilprocedure.org/frcp/title-vi-trials/rule-44-1-determining-foreign-law/

[6]https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032035281

[7]https://ipwatchdog.com/2022/06/02/shall-released-favorite-song-among-sep-implementers/id=149384/

[8]“把孩子劈成兩半”這個(gè)典故來(lái)源于《圣經(jīng)·舊約·列王紀上》第3章，關(guān)于所羅門(mén)王斷案的著(zhù)名故事。

（原標題：G+ Communications訴三星案：現專(zhuān)利持有人無(wú)須為前任過(guò)失負責）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻譯：北京思韜知識產(chǎn)權代理有限公司

編輯：IPRdaily辛夷 校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：G+ Communications 訴三星案：“所羅門(mén)式”裁決下的 FRAND 承諾（點(diǎn)擊標題查看原文）

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