幕后故事（三）：從行業(yè)角度看SEP許可談判的商務(wù)談判階段

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“實(shí)踐和經(jīng)驗表明，真誠和透明才是談判成功的關(guān)鍵。 ”

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：紀烈超 小米集團許可總監

胡冰 小米集團許可總監

在對目標組合的技術(shù)優(yōu)點(diǎn)有了充分的了解后（點(diǎn)擊文字可直接查看文章），參與SEP許可談判的雙方將進(jìn)入第三階段：商務(wù)談判。這也許是流程中最重要和最復雜的階段。商務(wù)談判的構成、其重要的原因以及主要的挑戰，這些問(wèn)題本文都將涉及。

商務(wù)談判實(shí)踐指南

在歐盟法院確立的華為訴中興案框架下，商務(wù)談判涉及最后三個(gè)步驟：

? SEP持有人必須提供基于FRAND原則的書(shū)面許可要約，尤其要明確說(shuō)明許可費及其計算方式；
? 實(shí)施者必須根據該領(lǐng)域公認的商業(yè)慣例，本著(zhù)誠信（特別是不得使用拖延戰術(shù)）對SEP持有人的要約作出認真回應，接受SEP持有人的要約或提出反要約；
? 實(shí)施者必須提供適當的擔保，并能夠對其使用行為作出說(shuō)明。

這一框架通常被稱(chēng)為“乒乓規則”，因為它要求雙方反復溝通。在實(shí)踐中，前兩個(gè)步驟可能會(huì )重復多次，直到達成協(xié)議。

在2024年4月15日發(fā)布的針對VoiceAge EVS訴HMD案的歐盟委員會(huì )法庭之友報告中，委員會(huì )強調了嚴格的順序——第一步必須先于第二步進(jìn)行。SEP持有者在向實(shí)施者首先提供FRAND報價(jià)和解釋之前，不應期望實(shí)施者提出反報價(jià)。

圖1. 摘自歐盟委員會(huì )的法庭之友陳述

除了歐洲框架之外，各司法管轄區也提供了各自的SEP談判指南。

中國

今年早些時(shí)候的最高人民法院ACT v Oppo案的裁決提供了一些指導。法院在確定SEP所有者是否是善意的時(shí)會(huì )考慮至少九個(gè)因素，商務(wù)談判方面包括SEP所有者是否：

? 拒絕披露許可價(jià)格、許可費率的計算依據、計算方法；
? 給實(shí)施者報價(jià)明顯高于給該實(shí)施者競爭對手的報價(jià)，且拒絕說(shuō)明理由；
? 在合理的時(shí)間內回應實(shí)施者的反要約。

同樣，在評估實(shí)施者的意愿時(shí)，法院至少會(huì )考慮五個(gè)因素。其中三個(gè)與商務(wù)談判有關(guān)，即實(shí)施者是否：

? 在合理的時(shí)間內回應SEP所有者的要約；
? 當從實(shí)施者的角度來(lái)看，SEP所有者的要約不符合FRAND時(shí)，提出合理的反要約或建議，或者根據該反要約支付許可費；
? 要求明顯不合理的許可條款。

此外，從法院的角度來(lái)看，即使在同意獲得許可之后，實(shí)施者也有權質(zhì)疑專(zhuān)利的有效性或必要性。

英國

英國知識產(chǎn)權局(UKIPO)在其SEP許可指南中將商務(wù)談判視為許可流程中的“協(xié)商階段（Negotiation Phase）”和“達成協(xié)議（Reach Agreement Phase）階段”（見(jiàn)圖2）。根據該指南，“協(xié)商應本著(zhù)誠信原則進(jìn)行，這是英國法律認可的概念，指‘公平公開(kāi)交易’的總體概念”，并且“協(xié)商階段可能需要花費較長(cháng)時(shí)間，有時(shí)甚至需要數年，并可能包含多輪報價(jià)和反報價(jià)”。

圖2. 來(lái)自UKIPO許可指南[1]

日本

日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)?。∕ETI）也發(fā)布了《標準必要專(zhuān)利許可誠信談判指南》，該指南包括三個(gè)步驟：

? 權利人提出基于FRAND原則的具體要約；
? 實(shí)施者提出基于FRAND原則的具體反要約；
? 權利人拒絕上述反要約/通過(guò)法院或其他爭議解決方式解決爭議。

對于這一具體要約，指南建議權利人提供充分的理由解釋?zhuān)员銓?shí)施者判斷條款是否合理且不具有歧視性。具體理由可能包括：

? 關(guān)于權利人如何計算許可費的解釋?zhuān)换?
? 可比許可協(xié)議及其條款的清單（如有）。

美國

美國專(zhuān)利商標局、美國國家標準與技術(shù)研究所和司法部于2021年聯(lián)合提出的《關(guān)于遵守FRAND承諾的標準必要專(zhuān)利許可談判和救濟措施的政策聲明草案》也明確了SEP持有人和潛在被許可人應如何誠信參與許可談判。

實(shí)踐與挑戰

在實(shí)踐中，我們處理商務(wù)談判的方法與華為訴中興案框架基本一致。通常，商務(wù)談判發(fā)生在技術(shù)評估之后，此時(shí)我們已經(jīng)對SEP組合的價(jià)值有了更好的了解。

收到SEP持有人的報價(jià)后，我們通常會(huì )請其解釋報價(jià)，尤其是許可費率的計算方法。在實(shí)踐中，這種解釋通常不僅限于數學(xué)計算。SEP持有人應使用適當的參考資料（例如可比許可協(xié)議）來(lái)證明其報價(jià)如何符合 FRAND，以幫助實(shí)施者評估許可條款是否真正符合FRAND。此后，實(shí)施者可以根據對現有信息的評估提出反報價(jià)，技術(shù)討論的結果和可比許可協(xié)議被視為關(guān)鍵參考。如果SEP持有人提供了更具說(shuō)服力的信息，反報價(jià)就可能有所調整。在整個(gè)過(guò)程中，雙方會(huì )交換更多信息，報價(jià)和反報價(jià)可能會(huì )趨于一致。這個(gè)循環(huán)可能重復多次，直到雙方達成協(xié)議。

如果商務(wù)談判進(jìn)展順利，就有可能達成交易，否則談判可能不得不繼續進(jìn)行。根據我們的經(jīng)驗，在商務(wù)談判中，有一些關(guān)鍵挑戰可能會(huì )成為主要障礙，有時(shí)甚至會(huì )阻礙交易。

透明度挑戰

報價(jià)的解釋對于實(shí)施者評估要約是否符合FRAND是至關(guān)重要的。但是根據我們的經(jīng)驗，一些SEP持有者會(huì )拒絕提供解釋?zhuān)扇∫环N要么接受要么放棄的態(tài)度。在許多情況下，SEP持有者可能并不完全了解實(shí)施者的業(yè)務(wù)，這會(huì )在雙方之間造成巨大差距。如果他們解釋了報價(jià)的計算方式，這樣的差距可以在談判過(guò)程中盡早解決。在某些情況下，SEP持有者會(huì )同意解釋報價(jià)，但拒絕披露計算依據，例如拒絕披露與其他被許可方的可比協(xié)議。如果對談判基礎一無(wú)所知，談判是很難繼續進(jìn)行的。根據我們的經(jīng)驗，SEP持有者有時(shí)只會(huì )披露一小部分經(jīng)過(guò)精心挑選的可比協(xié)議，而回避最有價(jià)值的更類(lèi)似情況的可比協(xié)議，這樣會(huì )不必要地拖延談判。

影響許可費率的因素

我們認為，一些SEP持有者在報價(jià)時(shí)會(huì )忽略產(chǎn)品銷(xiāo)售區域從發(fā)展中國家到發(fā)達國家的差異，而Via LA AAC 等專(zhuān)利池已經(jīng)認識到了這一差異，在Unwired Planet訴華為案和Interdigital 訴聯(lián)想案中英國法官也認識到了這一問(wèn)題。由于專(zhuān)利所體現的價(jià)值不同，平均銷(xiāo)售價(jià)格不同的產(chǎn)品應承擔不同的許可費率。這一點(diǎn)得到了一些案件的支持，例如，重慶市第一中級人民法院在Oppo訴諾基亞案的判決中就支持了這一點(diǎn)，這一點(diǎn)也反映在許多SEP持有者公布的以平均售價(jià)百分比為專(zhuān)利使用費率的結構中。盡管如此，我們認為一些專(zhuān)利所有者在分析可比性協(xié)議時(shí)還是未能適當地考慮這些因素。

專(zhuān)利私掠

一些SEP持有者將其部分專(zhuān)利組合轉讓給NPE或信托基金，以追求更高的總回報，這會(huì )在獲得許可時(shí)給行業(yè)帶來(lái)過(guò)重的負擔。公平的講，SEP持有者應在每次轉讓專(zhuān)利后按比例降低其許可費率，以反映其資產(chǎn)的減少。

從實(shí)施者的角度來(lái)看，他們可能需要為這些分散的專(zhuān)利組合支付更多費用并與更多實(shí)體進(jìn)行談判。雖然我們并不反對專(zhuān)利交易的自由以保持專(zhuān)利所有者管理其資產(chǎn)的靈活性，但我們認為應該始終進(jìn)行按比例調整專(zhuān)利使用費。

不合理條款

合同談判也是商務(wù)談判的一部分。理想情況下，協(xié)議中的許可條件應由雙方共同決定，體現雙方的自主性和自由意志。但我們認為，一些SEP持有者在合同中提出了不合理的條件，例如禁止實(shí)施者無(wú)正當理由對專(zhuān)利的必要性或有效性提出異議。如果無(wú)效的權利確實(shí)應該被撤銷(xiāo)，這將使競爭更加公平，同時(shí)有利于整個(gè)創(chuàng )新生態(tài)系統的發(fā)展。

關(guān)鍵要點(diǎn)

上述問(wèn)題只是當前現狀的冰山一角。商務(wù)談判既可以促成雙贏(yíng)的許可協(xié)議，也可能導致高成本和不確定的訴訟，這取決于坐在談判桌兩邊的許可負責人。實(shí)踐和經(jīng)驗表明，真誠和透明才是談判成功的關(guān)鍵。

盡管存在這些挑戰，我們仍然樂(lè )觀(guān)地認為，一個(gè)更加可持續的許可生態(tài)系統可以通過(guò)共同的努力來(lái)避免或改善當下的許多障礙。這正是我們撰寫(xiě)這一系列文章的原因。

完整閱讀本系列文章

【幕后故事（一）：從行業(yè)角度看SEP許可談判的初步接觸階段】

【幕后故事（二）：從行業(yè)角度看SEP許可談判的技術(shù)評估階段】

注釋?zhuān)?br/>[1] https://www.gov.uk/guidance/standard-essential-patent-licensing

#本文中表達的觀(guān)點(diǎn)僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，并不代表其雇主或平臺的觀(guān)點(diǎn)或立場(chǎng)，未經(jīng)作者許可，禁止轉載#

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（原標題：幕后故事（三）：從行業(yè)角度看SEP許可談判的商務(wù)談判階段）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：紀烈超 小米集團許可總監

胡冰 小米集團許可總監

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：幕后故事（三）：從行業(yè)角度看SEP許可談判的商務(wù)談判階段（點(diǎn)擊標題查看原文）

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