#本文中表達的觀(guān)點(diǎn)僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表其雇主或平臺的觀(guān)點(diǎn)或立場(chǎng),未經(jīng)作者許可,禁止轉載#
“從根本上講,技術(shù)評估和討論的最終目標是更好地了解目標專(zhuān)利組合的真正價(jià)值,因此在許可談判中至關(guān)重要?!?br/>
來(lái)源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:許寧 小米集團許可總監
魏娜 小米集團高級許可總監
參與SEP許可談判的雙方在建立初步接觸并簽署保密協(xié)議后(點(diǎn)擊文字可直接查看文章),就將進(jìn)入第二階段:技術(shù)評估。
01一般行業(yè)慣例
在誠信談判過(guò)程中,根據常用行業(yè)慣例,技術(shù)評估階段可分為四個(gè)關(guān)鍵步驟。
第一步:提供充分證據
首先,專(zhuān)利權人提供充分的證據,證明其擁有有效的且實(shí)施人可能存在侵權的標準必要專(zhuān)利。
英國的SEP許可指南指出:當SEP專(zhuān)利權人認為有人在未經(jīng)許可的情況下使用了其受SEP保護的技術(shù),并且他們希望許可這些技術(shù)時(shí),他們應該將此事通知實(shí)施人,并提供足夠的信息來(lái)佐證其SEP受到了侵犯。
在實(shí)踐中,專(zhuān)利權人通常會(huì )向實(shí)施人提供其標準必要專(zhuān)利清單以及相應的權利要求對照表。專(zhuān)利清單包含專(zhuān)利權人所認為的標準必要專(zhuān)利的相關(guān)信息,例如優(yōu)先權日期、授權日期、授權狀態(tài)、地理覆蓋范圍和聲明信息等。SEP權利要求對照表則用于證明該專(zhuān)利的至少一項權利要求可與實(shí)施人產(chǎn)品所采用的技術(shù)標準相對應。但清單也可能包含非標準必要專(zhuān)利,或是實(shí)施人并未實(shí)施的專(zhuān)利。因此,實(shí)施人應基于收到的材料進(jìn)行必要的盡職調查。
一個(gè)觀(guān)點(diǎn)是,每件SEP都會(huì )有其相應的權利要求對照表,理由是制作對照表是SEP產(chǎn)生和維護過(guò)程中的關(guān)鍵步驟。原始專(zhuān)利權人的內部評審通常依賴(lài)權利要求對照表來(lái)確定某項專(zhuān)利:
? 是否具備成為SEP的潛力;
? 是否值得在多個(gè)司法管轄區內進(jìn)行維護;
? 是否適合向標準化組織(如ETSI)進(jìn)行聲明。
因此,為任何聲明的SEP提供權利要求對照表通常不會(huì )給專(zhuān)利權人帶來(lái)額外的負擔。
筆者在實(shí)踐中觀(guān)察到,對標準化活動(dòng)投入大量資金、并做出大量貢獻的專(zhuān)利權人通常不難提供全面的權利要求對照表。一些專(zhuān)利權人可能無(wú)法提供任何對照表,或者僅提供少量的、與其專(zhuān)利組合規模不成比例的對照表。在這種情況下,由于其價(jià)值無(wú)法得到充分支持,實(shí)施人和專(zhuān)利權人都無(wú)法對專(zhuān)利組合的實(shí)力建立信心。專(zhuān)利權人對其專(zhuān)利和相關(guān)技術(shù)理解更為深刻,制作SEP對照表對專(zhuān)利權人并非難事,投入必要的資源來(lái)制作高質(zhì)量的權利要求對照表,有助于進(jìn)一步肯定SEP在許可市場(chǎng)上的價(jià)值,也更符合專(zhuān)利權人的最佳利益。
第二步:專(zhuān)利評估
實(shí)施人將使用專(zhuān)利權人提供的信息以及公開(kāi)信息來(lái)審查專(zhuān)利。作為許可項目盡調的重要一環(huán),實(shí)施人應認真檢查專(zhuān)利清單并收集必要的信息,例如專(zhuān)利族的數量、地理覆蓋范圍、有效期、可執行性、相關(guān)標準章節等。
專(zhuān)利權人提供的專(zhuān)利信息有時(shí)可能不夠充分,此時(shí)就需要額外的工作,通常涉及采用第三方專(zhuān)利數據庫進(jìn)行分析和統計,這必然會(huì )導致不必要的時(shí)間和精力。
在實(shí)施人的盡調工作中,最重要的是驗證SEP的有效性和必要性。如果權利人一開(kāi)始提供的權利要求對照表數量過(guò)少或質(zhì)量不足,難以進(jìn)行評估,實(shí)施人可要求權利人提供更多的權利要求對照表,或尋求澄清其中的問(wèn)題。例如,如果對照表中的專(zhuān)利是在實(shí)施人不生產(chǎn)或不銷(xiāo)售產(chǎn)品的司法管轄區授予的,則實(shí)施人可以要求替換。
根據筆者的經(jīng)驗,公開(kāi)信息也很有價(jià)值,例如:
? 聲明數據;
? 相關(guān)標準/規范文件;
? 標準化會(huì )議歷史記錄;
? 標準貢獻文檔;
? 在各司法管轄區的訴訟歷史。
正如英國SEP指南所述:...可能有必要聘請一位專(zhuān)家來(lái)幫助評估針對您的產(chǎn)品所主張的標準和專(zhuān)利權利要求,因為瀏覽并理解標準和專(zhuān)利權利要求可能是一項極其困難的工作。
事實(shí)上,這一步需要相關(guān)標準領(lǐng)域的技術(shù)專(zhuān)家和專(zhuān)利專(zhuān)家共同付出努力,他們需要對技術(shù)和專(zhuān)利法有廣泛的知識,因此這是一項非常消耗時(shí)間和資源的工作。
第三步:雙邊技術(shù)會(huì )議
標準必要專(zhuān)利通常涉及先進(jìn)且復雜的技術(shù)細節,僅由實(shí)施人進(jìn)行技術(shù)分析,可能會(huì )導致對目標專(zhuān)利組合的理解不全面,或產(chǎn)生誤解。為了獲得公平的評估結果,專(zhuān)利權人的澄清和反饋至關(guān)重要。畢竟,他們通常比實(shí)施人更了解他們的發(fā)明。理想情況下,實(shí)施人會(huì )在自己進(jìn)行分析后,對專(zhuān)利的有效性和必要性提出質(zhì)疑,然后聽(tīng)取專(zhuān)利權人的反饋和澄清。在實(shí)踐中,專(zhuān)利權人和實(shí)施人之間的這些技術(shù)討論,特別是坦誠的技術(shù)交流,可以大大加深實(shí)施人對專(zhuān)利組合價(jià)值的理解程度。
評估和討論SEP的價(jià)值通常要從標準必要性和有效性?xún)蓚€(gè)角度進(jìn)行,這種方式可以更清楚地理解專(zhuān)利權利要求的合適保護范圍。由于標準技術(shù)和專(zhuān)利的復雜性,面對面會(huì )議是解決這些問(wèn)題最有效的途徑。根據筆者的經(jīng)驗,雖然視頻會(huì )議在疫情后越來(lái)越受歡迎,可為雙方節省成本,但往往不利于有效討論和解決復雜的技術(shù)問(wèn)題。
此外,為了確保取得富有成效的結果,雙方專(zhuān)家應在會(huì )議前做好充分準備,這通常需要付出比雙邊會(huì )談本身更多的時(shí)間和精力,而這樣的努力往往會(huì )給雙方帶來(lái)豐厚回報。
第四步:應用評估結果
最后,實(shí)施人將把技術(shù)評估和討論的結果作為商務(wù)談判階段的重要輸入。
經(jīng)過(guò)技術(shù)討論后,實(shí)施人有望公平地評估目標組合。雖然最終結果并不是最完美的,但這是實(shí)施人盡自己最大努力所得到的結果。
經(jīng)過(guò)技術(shù)討論后,盡管一些分歧可能仍然存在,但許多誤解得以解決,從而讓實(shí)施人更深入地了解專(zhuān)利的真正價(jià)值。在理想情況下,評估一件專(zhuān)利是否為標準必要,其答案應該是明確的“是”或“否”。然而,實(shí)踐中往往難以獲得明確的答案。根據權利要求的構建、或對某些特定要素的解釋?zhuān)罱K可能會(huì )呈現一個(gè)難以判斷的結果。
有效性方面也會(huì )出現類(lèi)似的情況。這并不奇怪,因為即使是法院有時(shí)也會(huì )得出不同的結論??紤]到存在這一情況,實(shí)施人可以使用某種內部評估系統(例如基于分數或分類(lèi))來(lái)反映專(zhuān)利價(jià)值。技術(shù)評估的結果可用于為商務(wù)談判提供可靠且可量化的輸入。
02需要考慮的其他重要因素
在評估中一些關(guān)鍵因素不容忽視,比如其中一個(gè)例子是可選問(wèn)題。標準通常包含很多可選功能,但實(shí)施人實(shí)際上并未采用這些可選功能。這導致標準必要專(zhuān)利的必要性與侵權情況產(chǎn)生偏差。因此,需要重點(diǎn)關(guān)注包含大量?jì)H對標可選功能的專(zhuān)利組合。
另一個(gè)例子是,在某些專(zhuān)利組合中,可能有很大一部分專(zhuān)利僅與網(wǎng)絡(luò )端產(chǎn)品有關(guān),而這些專(zhuān)利對終端設備制造商而言?xún)r(jià)值較小甚至沒(méi)有價(jià)值。在評估目標專(zhuān)利組合的經(jīng)濟價(jià)值時(shí),應適當評估這些因素。
03關(guān)鍵要點(diǎn)
實(shí)際上,技術(shù)評估階段包含的內容遠不止上述所列,本文僅重點(diǎn)介紹了一些慣用方法,以及某些挑戰。從根本上講,技術(shù)評估和討論的最終目標是更好地了解目標專(zhuān)利組合的真正價(jià)值,因此在許可談判中至關(guān)重要。
當前,SEP的數量正在急劇增加,許可方及專(zhuān)利組合數量也在增加。但是根據筆者的觀(guān)察,不同的專(zhuān)利組合,其質(zhì)量和價(jià)值有很大差異。能夠向潛在被許可方清晰闡明其專(zhuān)利組合價(jià)值的許可方往往更容易成功。另一方面,實(shí)施人應該對目標專(zhuān)利組合進(jìn)行認真的盡職調查,這也有助于促進(jìn)其他潛在許可方之間的公平性。
筆者呼吁業(yè)界通力合作,確保技術(shù)及標準的真正創(chuàng )新者和貢獻者獲得公平合理的回報。大家共同構建的可持續知識產(chǎn)權生態(tài)系統,將為創(chuàng )新者、實(shí)施者和消費者帶來(lái)收益。更重要的是,良好的生態(tài)有助于提升終端消費者的體驗,讓消費者享受最新的技術(shù)進(jìn)步。
#本文中表達的觀(guān)點(diǎn)僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表其雇主或平臺的觀(guān)點(diǎn)或立場(chǎng),未經(jīng)作者許可,禁止轉載#
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(原標題:幕后故事【二】:從行業(yè)角度看SEP許可談判的技術(shù)評估階段)
來(lái)源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:許寧 小米集團許可總監
魏娜 小米集團高級許可總監
編輯:IPRdaily辛夷 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:幕后故事(二):從行業(yè)角度看SEP許可談判的技術(shù)評估階段(點(diǎn)擊標題查看原文)
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