周美華：醫療器械專(zhuān)利無(wú)效攻守之道

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“北京三聚陽(yáng)光知識產(chǎn)權服務(wù)集團有限公司法律業(yè)務(wù)總監周美華在GIPC 2024全球醫藥醫療知識產(chǎn)權生態(tài)大會(huì )上，做醫療器械專(zhuān)利無(wú)效攻守之道的主題分享?！?br/>

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

近日，在由IPR Daily及IPR Daily GLOBAL聯(lián)合主辦的GIPC 2024全球醫藥醫療知識產(chǎn)權生態(tài)大會(huì )上，北京三聚陽(yáng)光知識產(chǎn)權服務(wù)集團有限公司法律業(yè)務(wù)總監周美華結合此前的案例，對專(zhuān)利無(wú)效策略運用和專(zhuān)利無(wú)效技術(shù)操作進(jìn)行講解，對醫療器械專(zhuān)利無(wú)效攻守之道做了主題分享。

北京三聚陽(yáng)光知識產(chǎn)權服務(wù)集團有限公司法律業(yè)務(wù)總監周美華

以下為演講實(shí)錄：

今天分享的主題是專(zhuān)利無(wú)效攻守之道，在專(zhuān)利無(wú)效方面，醫療器械和其他任何領(lǐng)域一樣，具有很多共性，所以今天我從實(shí)戰案例的角度和大家分享我們是怎么進(jìn)行專(zhuān)利無(wú)效的處理。今天我主要分享兩方面的內容，一方面結合案例分享專(zhuān)利無(wú)效的策略運用，另一方面通過(guò)案例分享專(zhuān)利無(wú)效的技術(shù)操作的相關(guān)問(wèn)題。

PART 1
專(zhuān)利無(wú)效策略運用

分享的第一個(gè)案件是某企業(yè)與北京億馬先鋒汽車(chē)科技有限公司專(zhuān)利無(wú)效案，該案是一個(gè)有關(guān)鋰離子電池的案件，入選了2023年度專(zhuān)利復審無(wú)效十大案件。我們通過(guò)專(zhuān)利公開(kāi)不充分的方式把涉案專(zhuān)利宣告全部無(wú)效。在電池單元相互連接的動(dòng)力電池領(lǐng)域，一個(gè)電池單元發(fā)生爆炸后，不希望其爆炸的熱量傳遞到其他的電池單元，從而引起其他電池相關(guān)的問(wèn)題。最終通過(guò)熱量相對傳播的方式在案件當中解決，寫(xiě)了一個(gè)公式，這個(gè)案子有幾個(gè)較為典型的意義。

第一，對于預測性較低的技術(shù)方案，如果技術(shù)方案中包含參數的計算公式是在諸多特定條件或者理想條件下推導得出，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據說(shuō)明書(shū)記載的內容無(wú)法合理推知其能否取得預期的技術(shù)效果，則說(shuō)明書(shū)需要記載相應的實(shí)驗數據加以證明，否則說(shuō)明書(shū)無(wú)法滿(mǎn)足充分公開(kāi)的要求。第二，如果說(shuō)明書(shū)的描述不完整，僅給出某種設想或任務(wù)，并未給出實(shí)現該設想或任務(wù)的具體技術(shù)手段，而本領(lǐng)域技術(shù)人員根據說(shuō)明書(shū)的描述或依賴(lài)現有技術(shù)手段又不能實(shí)現該設想或任務(wù)，進(jìn)而無(wú)法實(shí)現本專(zhuān)利的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問(wèn)題，達到預期的技術(shù)效果，則說(shuō)明書(shū)沒(méi)有滿(mǎn)足充分公開(kāi)的要求。

近年來(lái)，通過(guò)公開(kāi)不充分、不支持的方式進(jìn)行無(wú)效案件的數量有所提升。此前理論界或實(shí)務(wù)界認為，專(zhuān)利無(wú)效案件大多通過(guò)新穎性和創(chuàng )造性進(jìn)行無(wú)效專(zhuān)利，今天這個(gè)結論依然成立。但是現在會(huì )越來(lái)越關(guān)注案件的說(shuō)明書(shū)公開(kāi)是否充分、權利要求書(shū)能否得到說(shuō)明書(shū)的支持等等角度。另外，審查員的審查也趨于嚴格。實(shí)際上權利要求書(shū)能否得到說(shuō)明書(shū)的支持，是一個(gè)能夠很好地衡量專(zhuān)利創(chuàng )新和自由實(shí)施之間界限的維度。所以現在很多國外專(zhuān)利進(jìn)入中國時(shí)，尤其關(guān)注專(zhuān)利公開(kāi)不充分、支持修改超范圍等相關(guān)的問(wèn)題。

在奧克斯與格力的實(shí)用新型專(zhuān)利無(wú)效案件中，奧克斯在寧波中院起訴格力侵犯其專(zhuān)利權，索賠1000萬(wàn)元。格力公司提出了幾個(gè)反制措施，第一是發(fā)起基本的反制措施——專(zhuān)利無(wú)效；第二，針對該專(zhuān)利提起專(zhuān)利權屬訴訟，格力認為該專(zhuān)利是格力公司的前員工離職后到達奧克斯發(fā)明創(chuàng )造的，所以職務(wù)發(fā)明創(chuàng )造專(zhuān)利權屬于格力公司。但在寧波中院同一天下達的兩個(gè)判決中，其中之一駁回了格力公司關(guān)于專(zhuān)利權屬的訴訟請求，同時(shí)判決格力公司侵權成立，按照奧克斯索賠1000萬(wàn)頂額判賠。處于弱勢的格力發(fā)起了進(jìn)一步的反制措施，包括對專(zhuān)利無(wú)效提起行政訴訟、對專(zhuān)利權屬、侵權訴訟進(jìn)行上訴，同時(shí)又發(fā)起了新的專(zhuān)利無(wú)效。

事實(shí)上，專(zhuān)利無(wú)效在民事案件中的占比很高，專(zhuān)利無(wú)效是解決專(zhuān)利民事糾紛的一個(gè)非常重要的手段?；氐桨咐?，在眾多反制措施存在的情況下，理清哪一條路可以幫助客戶(hù)快速解決糾紛是非常重要的，這是一個(gè)方向性的問(wèn)題。

專(zhuān)利行政訴訟的審查周期很長(cháng)，北京知識產(chǎn)權法院專(zhuān)利行政訴訟一審的審結周期是一年左右，但其實(shí)它的審結周期是1—2年一個(gè)案件。所以格力公司想要通過(guò)專(zhuān)利行政訴訟翻盤(pán)，在時(shí)間上劃不來(lái)。因為侵權糾紛二審大概率在一年內結案，而行政訴訟的一審、二審兩個(gè)程序下來(lái)大概需要2—3年的時(shí)間，在這種情況下行政訴訟即使贏(yíng)了，可能侵權訴訟已經(jīng)結案了，在時(shí)間效益上劃不來(lái)。撤案率方面，2023年以及前些年北京知識產(chǎn)權法院撤銷(xiāo)無(wú)效決定的概率都非常低。從概率學(xué)以及從案件的實(shí)際角度、時(shí)間角度來(lái)看，這個(gè)策略也是行不通的，不能快速解決它的糾紛。專(zhuān)利權屬方面，專(zhuān)利權屬可能會(huì )導致專(zhuān)利申請在國家知識產(chǎn)權所有程序的終止，無(wú)法做出新的無(wú)效，它的程序是相互矛盾的。另外專(zhuān)利行政訴訟，因為在前的無(wú)效是在部分無(wú)效的基礎上做出的，沒(méi)有進(jìn)行修改的部分無(wú)效，不成文的規定是如果行政訴訟沒(méi)有生效，代表著(zhù)在后無(wú)效無(wú)法確定審查的版本，所以行政訴訟也會(huì )導致無(wú)效在后不成文的終止，它的程序是相互矛盾的。

我們拿到案子后給出的建議是全心全意地打新一輪的無(wú)效，因為無(wú)效的周期是5—6個(gè)月，如果找到非常好的證據，就可以最大程度、最快速度地解決糾紛。最后格力聽(tīng)取了我們的建議，撤回了行政訴訟、權屬訴訟，保留侵權訴訟二審，集中全力打第三次無(wú)效，在第三次無(wú)效案件中我們在國外找到了新穎性證據。所以如我們所預期，最后宣告專(zhuān)利權全部無(wú)效，用4個(gè)月的時(shí)間解決了格力的該案糾紛。這個(gè)案子非常完美地呈現了在專(zhuān)利糾紛過(guò)程中程序的復雜性以及程序之間的相互交織影響，我們在為企業(yè)制定應訴策略的時(shí)候要充分考慮相關(guān)的因素，才能找到合適的出路。

接下來(lái)分享的是一個(gè)我們此前代理的無(wú)效臺達的案件，該案有在先無(wú)效決定56908號對涉案專(zhuān)利維持有效的基礎，后來(lái)臺達又針對我們的客戶(hù)發(fā)起訴訟，索賠4800萬(wàn)。我們在該案中再次發(fā)起第二次專(zhuān)利無(wú)效，在第二次無(wú)效中但凡有在前無(wú)效，我們都要分析在前的無(wú)效宣告到底因為什么維持。在該案中我們發(fā)現，傳感器的設置位置在殼體外表面，在前的無(wú)效決定中認為傳感器位于殼體的外表面，是用于感知殼體內部的溫度，而這一點(diǎn)從在前的專(zhuān)利文本中很難檢索出來(lái)。這種情況之下，我們最為重要的工作策略是要找到傳感器位于殼體的外表面，是用于感知殼體內部溫度的證據。后來(lái)我們在一個(gè)光刻機里面找到了相關(guān)證據，第二輪宣告全部無(wú)效，這個(gè)策略的制定是非常重要的。
    
我們再來(lái)分享一個(gè)在2017年獲得全國專(zhuān)利復審十大無(wú)效的案件，深圳的一家公司針對摩拜在北京知識產(chǎn)權法院和北京市知識產(chǎn)權局分別發(fā)起了專(zhuān)利侵權訴訟和專(zhuān)利侵權投訴?，F在分享的是專(zhuān)利侵權投訴的案件，當時(shí)摩拜正處于關(guān)鍵的階段，摩拜的訴求是想要快速解決糾紛，且不能影響投資人對于摩拜公司的投資信心。

這個(gè)專(zhuān)利主要保護的是臨時(shí)用戶(hù)進(jìn)入到小區之后，和小區的門(mén)禁控制系統以及業(yè)主之間三方互動(dòng)開(kāi)門(mén)的技術(shù)。摩拜的開(kāi)鎖技術(shù)是兩方，但在專(zhuān)利權要求文字部分并沒(méi)有清晰明確地表示其是三方還是兩方，所以在全要素的解釋上專(zhuān)利權人還存在一線(xiàn)生機。如果做擴大性解釋?zhuān)Π菔强赡芮謾嗟?，所以我們當時(shí)制定的策略，第一在專(zhuān)利侵權階段進(jìn)行權利要求的解釋?zhuān)屗J定權利要求真正的解釋范圍跟專(zhuān)利是不同的。但我們認為如果只是這樣一個(gè)策略，會(huì )讓權利人有較大的發(fā)揮空間，所以我們又發(fā)起了專(zhuān)利無(wú)效。當權利要求存在多種可能解釋的時(shí)候，我們在準備證據的時(shí)候也一定會(huì )考慮各種不同解釋、證據的組合。因為我們找到了兩方互動(dòng)的新穎性證據，直接把權利要求明確為說(shuō)明書(shū)所認為三方互動(dòng)的形式。所以在無(wú)效口審后，專(zhuān)利權人未等無(wú)效結論做出就主動(dòng)撤銷(xiāo)了對摩拜的指控，用了不到4個(gè)月的時(shí)間解決了糾紛。2017年12月26日，國家知識產(chǎn)權局作出無(wú)效宣告請求審查決定，宣告專(zhuān)利權全部無(wú)效。侵權投訴案和專(zhuān)利無(wú)效案也分別獲得了當年的專(zhuān)利復審無(wú)效十大案件和北京市專(zhuān)利行政保護十大典型案例。

在我們代理的ATL涉訴1.05億鋰電池專(zhuān)利宣告無(wú)效案和ATL涉訴5000萬(wàn)元專(zhuān)利宣告無(wú)效案中，1.05億的案子是通過(guò)專(zhuān)利創(chuàng )造性的證據宣告無(wú)效的，而5000萬(wàn)的案子是通過(guò)權利要求得不到說(shuō)明書(shū)的支持的一些方式來(lái)無(wú)效。在兩個(gè)案子中，技術(shù)操作的層面非常多，在一些權利要求存在多種可能的基礎之上，盡可能把各種可能的方式考慮到位。5000萬(wàn)的案子充分告訴我們在做無(wú)效的過(guò)程中不能放棄任何一個(gè)細節點(diǎn)，我們可能要把無(wú)效的所有理由從頭到尾捋一遍，看看這個(gè)案子當中適用哪一種情形。

PART 2

專(zhuān)利無(wú)效技術(shù)操作

專(zhuān)利無(wú)效技術(shù)操作，重要的內容包括專(zhuān)利保護范圍的確定、證據公開(kāi)時(shí)間和公開(kāi)內容的認定以及專(zhuān)利創(chuàng )造性的判斷。
   
“濕態(tài)覆膜砂”專(zhuān)利無(wú)效及行政訴訟案件中，既有侵權訴訟，也有專(zhuān)利無(wú)效和行政訴訟。該案件的主題是保護濕態(tài)覆膜砂，其專(zhuān)利無(wú)效的過(guò)程很曲折，但是曲折之處在于什么？主題名稱(chēng)到底對保護范圍產(chǎn)生什么樣的影響？我們應該怎么樣在訴訟當中實(shí)際操作？在“濕態(tài)覆膜砂”案的無(wú)效階段找到的證據是干態(tài)覆膜砂，但是也加了有機油脂，在我們取證當中濕態(tài)覆膜砂和干態(tài)覆膜砂具有不同的特性，內涵和外延、產(chǎn)品的特性不一樣，所以無(wú)效合議組接納了我們的意見(jiàn)，認為這兩個(gè)是完全不一樣的產(chǎn)品，維持有效。但在行政訴訟一審的時(shí)候就推翻了，認為在干態(tài)覆膜砂和濕態(tài)覆膜砂的制備的過(guò)程中都會(huì )加有機油脂，兩者是一樣的產(chǎn)品。在二審過(guò)程中我們致力于向法官解釋清楚一個(gè)問(wèn)題，第一是干態(tài)覆膜砂和濕態(tài)覆膜砂在特性上到底有何不同，用證據證明常溫條件下哪些形態(tài)不一樣。第二是為什么會(huì )出現干態(tài)覆膜砂在制備過(guò)程中雖然加了有機油脂，但是在成品依然呈現出跟濕態(tài)覆膜砂不一樣的特性，我們找了非常關(guān)鍵的一個(gè)證據證明他們兩者工藝條件的不同導致了在制備過(guò)程中原料一樣成品形態(tài)不一樣。

這個(gè)案子充分體現了在專(zhuān)利保護范圍確定過(guò)程中，一定要把主題名稱(chēng)作為一個(gè)重要的考量因素，有時(shí)主題名稱(chēng)范圍被其技術(shù)特征涵蓋，有時(shí)主題名稱(chēng)本身隱含了一些技術(shù)特征，這需要我們挖掘并且通過(guò)證據證明。

以上就是我的分享內容，謝謝！

（原標題：周美華：醫療器械專(zhuān)利無(wú)效攻守之道）

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編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：周美華：醫療器械專(zhuān)利無(wú)效攻守之道（點(diǎn)擊標題查看原文）

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