從最高院改判脫毛儀冷敷部為功能性特征談專(zhuān)利保護邊界和高質(zhì)量撰寫(xiě)

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“本文通過(guò)脫毛儀領(lǐng)域一個(gè)功能性技術(shù)性特征的改判，淺淺探討專(zhuān)利保護邊界以及專(zhuān)利撰寫(xiě)質(zhì)量問(wèn)題?！?br/>

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：專(zhuān)利油條

2024年6月11日，最高院發(fā)布一份功能性特征改判的判決書(shū)，該判決涉及脫毛儀領(lǐng)域國內一個(gè)比較早期的專(zhuān)利（201720489264.7），有意思的是，該判決把是否導致保護范圍邊界不清作為冷敷部是否為功能性特征的一個(gè)理由。這引發(fā)了筆者對專(zhuān)利中采用功能性特征對專(zhuān)利保護邊界以及撰寫(xiě)質(zhì)量的提升的一些思考。

前言

公開(kāi)換保護是專(zhuān)利法的立法宗旨之一，即，為了保護專(zhuān)利權人的合法權益，鼓勵發(fā)明創(chuàng )造，推動(dòng)發(fā)明創(chuàng )造的應用，提高創(chuàng )新能力，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，制定本法。

在立法程序中，審查指南對功能性限定的技術(shù)特征做了相應的解釋和限定：

對產(chǎn)品權利要求來(lái)說(shuō)，應當盡量避免使用功能或者效果特征來(lái)限定發(fā)明。只有在某一技術(shù)特征無(wú)法用結構特征來(lái)限定，或者技術(shù)特征用結構特征限定不如用功能或效果特征來(lái)限定更為恰當，而且該功能或者效果能通過(guò)說(shuō)明書(shū)中規定的實(shí)驗或者操作或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段直接和肯定地驗證的情況下，使用功能或者效果特征來(lái)限定發(fā)明才可能是允許的。

對于權利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實(shí)現所述功能的實(shí)施方式。對于含有功能性限定的特征的權利要求，應當審查該功能性限定是否得到說(shuō)明書(shū)的支持。如果權利要求中限定的功能是以說(shuō)明書(shū)實(shí)施例中記載的特定方式完成的，并且所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能明了此功能還可以采用說(shuō)明書(shū)中未提到的其他替代方式來(lái)完成，或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該功能性限定所包含的一種或幾種方式不能解決發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題，并達到相同的技術(shù)效果，則權利要求中不得采用覆蓋了上述其他替代方式或者不能解決發(fā)明或實(shí)用新型技術(shù)問(wèn)題的方式的功能性限定。

在司法程序中，《司法解釋二》也做了相關(guān)規定：

功能性特征，是指對于結構、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過(guò)其在發(fā)明創(chuàng )造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過(guò)閱讀權利要求即可直接、明確地確定實(shí)現上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的除外。

筆者認為，在大部分案件中，采用功能性的技術(shù)特征對專(zhuān)利進(jìn)行合理的保護，是專(zhuān)利保護的永恒追求，這樣既能最大程度的對發(fā)明構思進(jìn)行保護，又能使得枯燥的撰寫(xiě)工作變成斗智斗勇的專(zhuān)利武器鍛造。但是，若是對功能性的技術(shù)特征的描寫(xiě)尺度把握不好，使其保護邊界變得模糊不清，也容易使專(zhuān)利權保護范圍陷入司法程序中功能性特征限定的尷尬境地。

PART 01

功能性特征的認定永遠是個(gè)迷

筆者認為，雖然《司法解釋二》對功能性特征的認定做了比較清晰的規定，但由于中國文字博大精深以及受限于判斷者的既往經(jīng)驗，具體到實(shí)踐中，仍有比較大的爭議空間。

本案中，根據公開(kāi)的判決書(shū)來(lái)看，并不能看出一審判決中“冷敷部是否為功能性特征”是否為爭議焦點(diǎn)，也不能看出一審被告是否提“冷敷部是否為功能性特征”的觀(guān)點(diǎn)，但一審判決結果是“冷敷部”不為功能性特征，且涉案專(zhuān)利具有“冷敷部”相關(guān)的特征。

二審法院即最高院則將冷敷部是否為功能性特征作為爭議焦點(diǎn)之一，并認為冷敷部是功能性特征，這樣使得被訴產(chǎn)品不具有冷敷部這一特征而不侵權。

從這里不難看出，權利要求中的特征是否為功能性特征對專(zhuān)利的保護范圍將造成顛覆性的改變，那么，什么樣的特征容易被認定為功能性特征呢？搞明白這個(gè)問(wèn)題，將對專(zhuān)利撰寫(xiě)工作造成較大的影響，我們可以從本案的判決中進(jìn)行初步學(xué)習和印證自己的觀(guān)點(diǎn)。

筆者認為，最高院認定冷敷部為功能性特征是正確的，這樣的認定是符合專(zhuān)利法的立法宗旨的，除判決里面理由外，筆者還想做以下解讀：

我們來(lái)看該案權1中對冷敷部的限定特征有三：①冷敷部為脫毛機構的一部分，②冷敷部外露于容納空間，③用于皮膚接觸冷敷。眾所周知，如果需要對皮膚進(jìn)行冷敷，那么冷敷部必然需要與皮膚接觸（隔空冷敷太過(guò)高大上，不具有落地性），也即冷敷部必然需要外露于容納空間，所以筆者認為該案權1并未就冷敷部本身的結構關(guān)系進(jìn)行任何實(shí)質(zhì)性的限定，屬于功能性的描述特征，屬于通過(guò)其在發(fā)明創(chuàng )造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征。

那么，本案中，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員能否僅通過(guò)閱讀權利要求即可直接、明確地確定實(shí)現上述功能或者效果的具體實(shí)施方式呢？

筆者認為，若拋開(kāi)涉案專(zhuān)利的技術(shù)背景和技術(shù)構思，則本領(lǐng)域技術(shù)人員應該可以直接、明確實(shí)現冷敷功能的具體實(shí)施方式的，如通過(guò)半導體制冷元件制冷、通過(guò)壓縮機壓縮循環(huán)冷媒制冷或水冷方式等。

但是，若拋開(kāi)涉案專(zhuān)利的技術(shù)背景和技術(shù)構思，則一方面會(huì )使涉案專(zhuān)利權1包含了不能解決其技術(shù)問(wèn)題“在進(jìn)行脫毛時(shí)冷敷部對肌膚冷卻效果不好”的方案，如冷敷部外露于遠離外殼上出光口的一端的方案等，即該種限定方式不符合審查指南的規定。

另一方面也會(huì )導致無(wú)效程序與訴訟程序的割裂，在無(wú)效程序中，專(zhuān)利權人和合議組通常會(huì )按照與具體實(shí)施方式類(lèi)似的能解決技術(shù)問(wèn)題的方案來(lái)理解“冷敷部”，這對無(wú)效請求人和公眾來(lái)說(shuō)并不友好；甚至當請求人找到與具體實(shí)施方式不一致的冷敷部時(shí)，專(zhuān)利權人還可能會(huì )辯稱(chēng)其冷敷部為說(shuō)明書(shū)實(shí)施例特定的冷敷部。

再一方面，也會(huì )影響他人發(fā)明創(chuàng )造，試想一下，若脫毛儀領(lǐng)域的競對看到這一篇專(zhuān)利時(shí)，把冷敷部當成非功能性特征，那么可能會(huì )導致其放棄在冷敷部方面的改進(jìn)，因為其無(wú)論如何改進(jìn)均落入該專(zhuān)利的保護范圍內，這也是二審判決里了所稱(chēng)的“如果不將所述冷敷部界定為功能性技術(shù)特征，該項權利要求的保護范圍將變得邊界不清，使得在冷敷部設計上具有創(chuàng )新價(jià)值的其他脫毛儀技術(shù)方案不合理地落入涉案專(zhuān)利權保護范圍，進(jìn)而使得涉案專(zhuān)利過(guò)度侵占所屬領(lǐng)域的研發(fā)空間，同時(shí)也會(huì )使得相關(guān)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者難以預見(jiàn)其正當競爭行為的法律后果”。

PART 02

對于高質(zhì)量專(zhuān)利撰寫(xiě)的思考

筆者認為，涉案專(zhuān)利64.7的代理師在撰寫(xiě)該案時(shí)應當是考慮了存在其他設置冷敷部的方式，所以才將涉案專(zhuān)利中具體的冷敷部結構上位成冷敷部，并為了避免在后續訴訟中被認定為功能性特征而特意加了“冷敷部外露于容納空間”的限定，但筆者和最高院均認為該限定只是屬于形式上的限定，并未在實(shí)質(zhì)上對“冷敷部”進(jìn)行了限定。

如果該案的代理師在撰寫(xiě)該案時(shí)，再進(jìn)一步考慮一下，那么該案的結果是否會(huì )有所不同呢？

筆者認為，如果該案代理師在對冷敷部的具體結構上位后，能夠再一步思考或進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)和引導發(fā)明人，除了說(shuō)明書(shū)具體實(shí)施方式以外，還有哪些設置冷敷部的實(shí)施方式？也許就會(huì )得到將冷敷部設置在外殼的出光口處并將冷敷件設置為透明件的實(shí)施方式（即該案中涉案產(chǎn)品的方案，通過(guò)了解其相關(guān)專(zhuān)利也知在兩年后該專(zhuān)利權人也把該實(shí)施方式進(jìn)行了專(zhuān)利保護），這樣既可以擴大該專(zhuān)利的保護范圍，又可以使研發(fā)獲得更好的冷敷方案。

在冷敷部的限定上，基于以上兩種實(shí)施方式，如果再補入“冷敷部設于外殼的出光口處”的限定，則很有可能做到既不限縮其實(shí)質(zhì)保護范圍，又可以避免被認定為功能性特征的目的。

PART 03
尾語(yǔ)

筆者通過(guò)對該案涉及專(zhuān)利及其相關(guān)專(zhuān)利進(jìn)行了分析，也對部分相關(guān)競對做了咨詢(xún)，發(fā)現該案代理師似乎很喜歡這種功能性的技術(shù)特征的描述方式，且在專(zhuān)利無(wú)效和規避設計時(shí)均對競爭對手造成了很大的干擾。所以，作為代理師，我們確實(shí)應該追求這種能給對手帶來(lái)最大干擾的寫(xiě)法，只不過(guò)我們需要利用扎實(shí)的功底合適的把握公開(kāi)與保護之間的度，鑄造出既鋒利又堅固的專(zhuān)利武器。

那么問(wèn)題來(lái)了，你認為該案中密封件是否為功能性特征呢？

附：判決書(shū)全文

（原標題：從最高院改判脫毛儀冷敷部為功能性特征談專(zhuān)利保護邊界和高質(zhì)量撰寫(xiě)）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：專(zhuān)利油條

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從最高院改判脫毛儀冷敷部為功能性特征談專(zhuān)利保護邊界和高質(zhì)量撰寫(xiě)（點(diǎn)擊標題查看原文）

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