系列案的抵觸申請風(fēng)險

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“海外企業(yè)在中國申請系列案時(shí)，核查抵觸申請風(fēng)險的幾點(diǎn)建議?！?br/>

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：魏彥 成都超凡明遠知識產(chǎn)權代理有限公司

前言

有些企業(yè)會(huì )圍繞一個(gè)核心研究成果或項目，提出一系列的發(fā)明，進(jìn)而申請多項專(zhuān)利。一些海外企業(yè)在這樣進(jìn)行申請時(shí)，往往會(huì )做成一件“整體”說(shuō)明書(shū)，其公開(kāi)了該研究成果或項目全部的創(chuàng )新技術(shù)，進(jìn)而分別總結出不同范圍的權利要求，來(lái)申請多項專(zhuān)利。這樣雖然在一定程度上提高了撰寫(xiě)效率，然而，因各國法律差異，可能會(huì )帶來(lái)一定風(fēng)險。

案例

近日，四件某海外企業(yè)通過(guò)PCT途徑進(jìn)入中國的發(fā)明專(zhuān)利申請，這些PCT申請，在其本國不同日期先后提出了本國申請A1、B1、C1、D1；然后分別以申請A1、B1、C1、D1為優(yōu)先權，提出了PCT申請，即A2、B2、C2、D2；現在以PCT途徑進(jìn)入中國而成為進(jìn)入中國國家階段的申請A3、B3、C3、D3。

在處理中發(fā)現，這四件申請的說(shuō)明書(shū)內容極為相似，甚至可以認為公開(kāi)了基本相同的內容，但是，這四件申請的優(yōu)先權申請（A1、B1、C1、D1）的申請日是不同的，也就是說(shuō)，進(jìn)入中國國家階段的各申請（A3、B3、C3、D3）的優(yōu)先權日是各不相同的。我們經(jīng)過(guò)研究核實(shí)后，認為這四件進(jìn)入中國國家階段的申請A3、B3、C3、D3會(huì )有抵觸申請風(fēng)險。

釋義

《專(zhuān)利審查指南》中對抵觸申請有這樣的記載：根據專(zhuān)利法第二十二條第二款的規定，在發(fā)明或者實(shí)用新型新穎性的判斷中，由任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請日以前向專(zhuān)利局提出并且在申請日以后 （含申請日）公布的專(zhuān)利申請文件或者公告的專(zhuān)利文件損害該申請日提出的專(zhuān)利申請的新穎性。為描述簡(jiǎn)便，在判斷新穎性時(shí)，將這種損害新穎性的專(zhuān)利申請，稱(chēng)為抵觸申請。

并且，特別指明了判斷基準：審查員在檢索時(shí)應當注意，確定是否存在抵觸申請，不僅要查閱在先專(zhuān)利或專(zhuān)利申請的權利要求書(shū)，而且要查閱其說(shuō)明書(shū) （包括附圖），應當以其全文內容為準。[1]

如上所述，“任何單位或者個(gè)人”也包括申請人自身，即，只要兩件申請屬于同樣的發(fā)明或者新型，即使申請人相同，也有可能成為抵觸申請。

上述申請A3、B3、C3、D3優(yōu)先權日不同，符合“在申請日以前向專(zhuān)利局提出并且在申請日以后 （含申請日） 公布的”情形，在后申請的說(shuō)明書(shū)內容又幾乎被在先申請公開(kāi)，符合“同樣的發(fā)明”的情形，那么在先申請將損害在后申請的新穎性，成為在后申請的抵觸申請。

差異

關(guān)于抵觸申請，IP 5之間有各種差異，作為主要差異，也是重要關(guān)注點(diǎn)之一，在于“抵觸申請”是否包括“多件申請由同一申請人提出”的情形。

如上所述，在中國，就上述說(shuō)明書(shū)幾乎相同的A3、B3申請而言，如果B3的優(yōu)先權日早于A(yíng)3的優(yōu)先權日，并且A3相對于B3又符合“在申請日以前向專(zhuān)利局提出并且在申請日以后 （含申請日） 公布的”情形，那么即使兩案為同一申請人，B3也可能會(huì )構成A3的抵觸申請。

但是，如果類(lèi)似案例發(fā)生在日本，則不構成抵觸申請。這是因為，在中國和歐洲，“抵觸申請”包括“多件申請由同一申請人提出”的情形，而在美國、日本和韓國則不包括。當然，關(guān)于“抵觸申請”，IP 5之間還有其他區別，但不在本文討論范圍之內，這里不再贅述。關(guān)于這點(diǎn)區別，可以參照下表。

表1

這樣一來(lái)，以在美國、日本和韓國提出的專(zhuān)利申請的作為優(yōu)先權進(jìn)入中國時(shí)，申請人或者其代理機構有必要核查抵觸申請相關(guān)的風(fēng)險。

風(fēng)險

參照另一案例：申請人在日本撰寫(xiě)了一份關(guān)于系列產(chǎn)品的整體說(shuō)明書(shū)，其記載了產(chǎn)品U1的改善方案和產(chǎn)品U2的改善方案，并且以U1的改善方案做成權利要求并提出了專(zhuān)利申請P1。數月后（P1尚未公開(kāi)），該申請人對U2的改善方案進(jìn)行研究后，以此作為權利要求并且沿用了上述整體說(shuō)明書(shū)而提出了專(zhuān)利申請P2。之后，該申請人分別以P1和P2作為優(yōu)先權而在中國提交了申請P1’和P2’。

該申請人在中國分別委托了兩家專(zhuān)利事務(wù)所來(lái)分別處理申請P1’和P2’，兩家事務(wù)所分別在翻譯后交局，最終在實(shí)質(zhì)審查階段，因P1’構成P2’的抵觸申請，導致P2’被駁回。

如上所述，申請人的系列申請，用共同說(shuō)明書(shū)或整體說(shuō)明書(shū)在海外提出的不同申請，在進(jìn)入中國時(shí)很容易忽略其抵觸申請的風(fēng)險，并且特別在委托不同專(zhuān)利事務(wù)所辦理時(shí)，可能在相似內容上花費更多翻譯費用和時(shí)間成本，卻最終導致在后申請無(wú)功而返。

救濟

一般而言，可以通過(guò)分案申請來(lái)對在后申請達到一定程度的救濟。

就上述日本案例而言，當P2’被駁回后，申請人以P1為母案提出分案申請P1’，將原本要以P2’保護的權利要求納入P1’。然而，相對于原申請，分案申請在不僅時(shí)限上有一定限制，在權利要求的撰寫(xiě)上，也比母案要求更加嚴格（例如要審超范圍[6]），一些在撰寫(xiě)中可以進(jìn)行的概括，有可能會(huì )被專(zhuān)利法33條的嚴格要求擋在分案之外。當然，還會(huì )耗費更多的時(shí)間和精力。

規避

如上表所示，由于各國法律存在差異，海外企業(yè)在中國申請系列案時(shí)，建議以如下方式核查抵觸申請風(fēng)險。

（1）本國系列案做成后，盡量不要用統一的整體說(shuō)明書(shū)進(jìn)行本國申請。

（2）若難以避免整體說(shuō)明書(shū)，則盡量于同日進(jìn)行系列案的本國申請。

（3）若難以規避上述（1）、（2）兩項，則針對在后申請，可以主張多項優(yōu)先權，將在先申請主張在其中。

（4）盡量將系列案委托同一中國專(zhuān)利事務(wù)所進(jìn)中國，以提高抵觸申請風(fēng)險的發(fā)現幾率。

注釋?zhuān)?/strong>

1.《專(zhuān)利審查指南》（2023）第二部分第三章2.2
2.《美國專(zhuān)利改革法案》第102條(a)款
3.《歐洲專(zhuān)利公約》第54條第2、3款
4.《日本特許法》第29條第2款
5.《韓國專(zhuān)利法》第29條第3款
6.《中華人民共和國專(zhuān)利法實(shí)施細則》第53條3款

（原標題：系列案的抵觸申請風(fēng)險）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：魏彥 成都超凡明遠知識產(chǎn)權代理有限公司

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：系列案的抵觸申請風(fēng)險（點(diǎn)擊標題查看原文）

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