淺談專(zhuān)利審查意見(jiàn)中有關(guān)非專(zhuān)利文獻公開(kāi)日期的異議

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“本文結合實(shí)務(wù)案例，從申請人的視角對會(huì )議論文、學(xué)位論文等非專(zhuān)利文獻類(lèi)對比文件的‘公開(kāi)日期’的核實(shí)和異議策略進(jìn)行探討?！?/strong>

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：胡凌云 長(cháng)沙正奇專(zhuān)利事務(wù)所有限責任公司

凡鳳 長(cháng)沙正奇專(zhuān)利事務(wù)所有限責任公司

王娟 長(cháng)沙正奇專(zhuān)利事務(wù)所有限責任公司

摘要：發(fā)明專(zhuān)利實(shí)質(zhì)審查意見(jiàn)中出現非專(zhuān)利文獻類(lèi)對比文件的頻次日趨增多，而非專(zhuān)利文獻通常會(huì )存在電子出版和紙質(zhì)出版等多種出版方式，導致其“公開(kāi)日期”的認定難免出現爭議。為此，該文章結合實(shí)務(wù)案例，從申請人的視角對會(huì )議論文、學(xué)位論文等非專(zhuān)利文獻類(lèi)對比文件的“公開(kāi)日期”的核實(shí)和異議策略進(jìn)行了探討，以期幫助申請人更好地應對援引了這類(lèi)對比文件的審查意見(jiàn)的答復。

關(guān)鍵詞：發(fā)明專(zhuān)利申請；非專(zhuān)利文獻；對比文件；公開(kāi)日期

引言

在發(fā)明專(zhuān)利實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中，審查員常會(huì )引用非專(zhuān)利文獻作為對比文件來(lái)評述專(zhuān)利申請的新穎性和/或創(chuàng )造性，常見(jiàn)的非專(zhuān)利文獻有期刊論文、學(xué)位論文、會(huì )議論文等?！吨腥A人民共和國專(zhuān)利法》（2020年修正）第二十二條明確規定：“現有技術(shù)，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術(shù)?！憋@然，非專(zhuān)利文獻的公開(kāi)日期的確定顯得尤為重要，其公開(kāi)日期必須早于專(zhuān)利申請的申請日，才能視作現有技術(shù)，用作對比文件評述新穎性/創(chuàng )造性，故非專(zhuān)利文獻公開(kāi)日期的確定將直接決定其是否具備作為對比文件的資格，實(shí)務(wù)中，審查員、申請人對非專(zhuān)利文獻的公開(kāi)日期存在爭議的案例已屢見(jiàn)不鮮。為此，近年來(lái)有不少審查專(zhuān)家對非專(zhuān)利文獻的公開(kāi)日期的確定展開(kāi)了研究、探討[1-5]，但是未見(jiàn)有從申請人視角討論非專(zhuān)利文獻的公開(kāi)日期的相關(guān)報道，本文試從申請人視角對發(fā)明專(zhuān)利實(shí)質(zhì)審查意見(jiàn)中援引的會(huì )議論文、學(xué)位論文等非專(zhuān)利文獻類(lèi)對比文件的“公開(kāi)日期”的核實(shí)和異議進(jìn)行探討，以供參考。

案例

（一）案例一

1、案情簡(jiǎn)介

申請號：20171072××××.9

申請日：2017年8月23日

發(fā)明名稱(chēng)：用于制備涂層抗拉結合強度試樣的加壓固化裝置

在第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)中，審查員引用2篇專(zhuān)利文獻評價(jià)上述專(zhuān)利申請所有權利要求均不具備創(chuàng )造性。申請人針對該審查意見(jiàn)修改權利要求書(shū)后，提交了意見(jiàn)陳述書(shū)，在此基礎上審查員對上述專(zhuān)利申請繼續進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，并發(fā)出了第二次審查意見(jiàn)通知書(shū)。

在第二次審查意見(jiàn)通知書(shū)中，審查員引用對比文件3評價(jià)上述專(zhuān)利申請所有修改后的權利要求均不具備創(chuàng )造性，審查員所認定的對比文件3的基本著(zhù)錄信息如表1所示。

表1 審查員所認定的對比文件3的基本著(zhù)錄信息情況表

申請人在收到第二次審查意見(jiàn)通知書(shū)后經(jīng)過(guò)核實(shí)發(fā)現，對比文件3系自己發(fā)表的會(huì )議論文，且該會(huì )議論文與上述專(zhuān)利申請在技術(shù)層面的差異確實(shí)很小，若該會(huì )議論文確實(shí)可以構成上述專(zhuān)利申請的現有技術(shù)，則上述專(zhuān)利申請很難克服審查員所指出的創(chuàng )造性缺陷。

同時(shí)，申請人發(fā)現，審查員所認定的對比文件3的公開(kāi)日期（2017年7月31日）與上述專(zhuān)利申請的申請日（2017年8月23日）的日期差異并不大，為此，申請人登錄中國知網(wǎng)對該會(huì )議論文進(jìn)行了查詢(xún)，中國知網(wǎng)總庫檢索頁(yè)面顯示該會(huì )議論文的“發(fā)表時(shí)間”為2017年9月19日，具體參見(jiàn)圖1。點(diǎn)擊圖1中示出的該會(huì )議論文的“題名”，進(jìn)入詳情頁(yè)面，示出了“會(huì )議時(shí)間”為2017年9月19日，具體參見(jiàn)圖2。點(diǎn)擊圖1中示出的該會(huì )議論文的“來(lái)源”，進(jìn)入《2017年航空試驗測試技術(shù)學(xué)術(shù)論文集》詳情頁(yè)面，示出了“會(huì )議時(shí)間”為2017年9月19日，“出版日期”為2017年7月，具體參見(jiàn)圖3。

圖1 中國知網(wǎng)總庫檢索出的會(huì )議論文著(zhù)錄信息

圖2 論文詳情頁(yè)面給出的會(huì )議論文著(zhù)錄信息

圖3《2017年智能裝備與試驗測試技術(shù)年會(huì )論文集》中國知網(wǎng)詳情頁(yè)面

一般來(lái)說(shuō)，會(huì )議論文集的“出版日期”一般不會(huì )早于“會(huì )議時(shí)間”，否則會(huì )議的吸引力、意義也會(huì )大打折扣。因此，申請人懷疑中國知網(wǎng)所記載的上述論文集的“出版日期”與其真正的“公開(kāi)日期”存在出入。為此，申請人帶著(zhù)疑問(wèn)查閱了上述論文集的紙質(zhì)版，從該會(huì )議論文集的紙質(zhì)版來(lái)看，該論文集的“出版日期”為2017年9月20日(參見(jiàn)圖4、圖5)，這無(wú)疑印證了申請人的猜測。

圖4 《2017年智能裝備與試驗測試技術(shù)年會(huì )論文集》扉頁(yè)截圖

圖5 《2017年智能裝備與試驗測試技術(shù)年會(huì )論文集》封底截圖

此后，通過(guò)提交意見(jiàn)陳述書(shū)，對審查員所認定的上述會(huì )議論文的公開(kāi)日期進(jìn)行了質(zhì)疑，以期否定上述會(huì )議論文用作對比文件的資格。具體地，一方面，申請人結合圖1-3，對上述論文集的“出版日期”、“發(fā)表時(shí)間”存在明顯不同，提出了質(zhì)疑。另一方面，結合上述論文集的掃描件指出，該論文集的“出版日期”應該為2017年9月20日；且據了解，上述會(huì )議的“召開(kāi)時(shí)間”為2017年9月18日至22日，而如前所述，會(huì )議論文集的“出版日期”一般不會(huì )早于會(huì )議的“召開(kāi)時(shí)間”，否則會(huì )議的吸引力、意義也會(huì )大打折扣，由此進(jìn)一步推斷：上述會(huì )議論文的“出版日期”不可能是中國知網(wǎng)所記載的2017年7月，而應該是2017年9月20日。因此，無(wú)論是上述會(huì )議論文的“出版日期”，還是上述會(huì )議論文的宣讀時(shí)間（即在會(huì )議上宣讀、演講），均應晚于上述專(zhuān)利申請的申請日（2017年8月23日），也即，上述會(huì )議論文的“公開(kāi)日期”應晚于上述專(zhuān)利申請的申請日，不能構成該專(zhuān)利申請的現有技術(shù)，故而不能用作對比文件來(lái)評述該專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性。

從如上角度進(jìn)行意見(jiàn)陳述，本案例的專(zhuān)利申請最終被授予專(zhuān)利權。

2、小結

（1）實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中，審查員常會(huì )通過(guò)中國知網(wǎng)等非專(zhuān)利文獻電子數據庫追蹤申請人和/或發(fā)明人自己發(fā)表的論文，申請人在遇到這類(lèi)對比文件時(shí)，應當格外注意核實(shí)審查意見(jiàn)所認定的“公開(kāi)日期”是否準確。

（2）在核實(shí)會(huì )議論文等非專(zhuān)利文獻類(lèi)對比文件的“公開(kāi)日期”時(shí)，除了通過(guò)非專(zhuān)利文獻電子數據庫進(jìn)行線(xiàn)上核實(shí)外，還應注意通過(guò)出版物實(shí)物進(jìn)行線(xiàn)下核實(shí)。

（3）結合會(huì )議論文等非專(zhuān)利文獻的特點(diǎn)及證據，對于審查意見(jiàn)所認定的“公開(kāi)日期”有悖常理之處進(jìn)行舉證及合理質(zhì)疑，此時(shí)舉證責任轉移至審查員[3]，若審查員無(wú)法進(jìn)一步提出更有力的證據、理由，則需承擔舉證不能的不利后果，進(jìn)而不能再用該文獻作為對比文件來(lái)評述新穎性/創(chuàng )造性。

（二）案例2

1、案情簡(jiǎn)介

申請號：20211131××××.6

申請日：2021年11月09日

發(fā)明名稱(chēng)：一種羥基化杜仲膠的制備方法及其應用

在第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)中，審查員引用對比文件1評價(jià)上述專(zhuān)利申請的所有的權利要求均不具備創(chuàng )造性，審查員所認定的對比文件1的基本著(zhù)錄信息如表2所示。

表2 審查員所認定的對比文件1的基本著(zhù)錄信息情況表

經(jīng)核實(shí)發(fā)現，對比文件1系本案發(fā)明人之一的碩士論文，且該碩士論文幾乎公開(kāi)了上述專(zhuān)利申請的所有內容，若該碩士論文構成了上述專(zhuān)利申請的現有技術(shù)，則上述專(zhuān)利申請勢必難以克服審查員所指出的創(chuàng )造性缺陷。

同時(shí)，審查員所認定的對比文件1的“公開(kāi)日期”（2021 年 05 月01日）在上述專(zhuān)利申請的申請日（2021年11月09日）之前。進(jìn)一步登錄中國知網(wǎng)進(jìn)行查詢(xún)，知網(wǎng)所顯示的對比文件1的時(shí)間存在2個(gè)，一個(gè)是中國知網(wǎng)總庫檢索頁(yè)面顯示該會(huì )議論文的“發(fā)表時(shí)間”，為2021年5月1日，參見(jiàn)圖6；另一個(gè)是該碩士論文的詳情頁(yè)面示出的網(wǎng)絡(luò )出版時(shí)間，為2022-08-16~2022-09-15，具體參見(jiàn)圖7。顯然，兩個(gè)時(shí)間存在明顯差異。

圖6 中國知網(wǎng)總庫檢索頁(yè)面截圖

圖7 上述碩士論文的詳情頁(yè)面截圖

申請人下載了上述碩士論文全文，閱讀后發(fā)現，其封面記載的論文答辯日期是2021年5月27日，詳見(jiàn)圖8。

圖8 上述碩士論文封面截圖

通常，學(xué)位論文答辯之后，作者需根據答辯情況對學(xué)位論文進(jìn)行修改后，提交給導師、學(xué)位授予單位審核，審核完畢，才提交至中國知網(wǎng)，甚至此前還需經(jīng)過(guò)教育部抽查，故學(xué)位論文的“發(fā)表日期”通常不可能早于“答辯時(shí)間”。通過(guò)核對經(jīng)學(xué)位授予單位蓋章的答辯申請表后發(fā)現，答辯申請表上明確記載了答辯時(shí)間為2021年5月27日，而碩士論文的“發(fā)表時(shí)間”通常不可能早于答辯時(shí)間，這無(wú)疑說(shuō)明了中國知網(wǎng)所記載的“發(fā)表時(shí)間”與該碩士論文的實(shí)際“公開(kāi)日期”存在出入。

此后，提交意見(jiàn)陳述書(shū)和相關(guān)證據，對審查員所認定的上述碩士論文的“公開(kāi)日期”進(jìn)行了質(zhì)疑，以期否定上述碩士論文用作對比文件的資格。具體地，一方面，申請人在意見(jiàn)陳述書(shū)中，結合圖6和圖7，對上述論文的“出版日期”、“發(fā)表時(shí)間”存在明顯不同，提出了質(zhì)疑；另一方面，結合上述碩士論文中記載的答辯時(shí)間指出，該碩士論文的“發(fā)表日期”應該晚于“答辯時(shí)間”，并提交了上述答辯申請表的電子掃描件作為證明文件。由此進(jìn)一步推斷：上述碩士論文的“公開(kāi)日期”不可能是中國知網(wǎng)所記載的發(fā)表時(shí)間（2021年5月1日），而應該根據碩士電子期刊的出版時(shí)間（2022年8月16日~2022年9月15日）來(lái)認定，具體應該是2022年9月15日。因此，上述碩士論文的“公開(kāi)日期”應晚于上述專(zhuān)利申請的申請日（2021年11月9日），不能構成該專(zhuān)利申請的現有技術(shù)，故而不能用作對比文件來(lái)評述該專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性。最終，本案例的專(zhuān)利申請也順利通過(guò)了審查，被授予了專(zhuān)利權。

2、小結

（1）中國知網(wǎng)等非專(zhuān)利文獻電子數據庫中，學(xué)位論文的“發(fā)表時(shí)間”和“出版日期”可能存在差異，申請人在遇到這類(lèi)對比文件時(shí)，需要格外注意甄別，以確認其真實(shí)的“公開(kāi)日期”。

（2）申請人在核實(shí)學(xué)位論文類(lèi)對比文件的“公開(kāi)日期”時(shí)，除了通過(guò)非專(zhuān)利文獻電子數據庫進(jìn)行核實(shí)外，還可結合學(xué)位論文的全文、答辯公告、答辯申請表等進(jìn)行核實(shí)。

（3）結合學(xué)位論文需要經(jīng)過(guò)答辯、修改、多重審核后再提交、公開(kāi)的特點(diǎn)，申請人可對所認定的“公開(kāi)日期”不符常理之處進(jìn)行質(zhì)疑，并提交相關(guān)證據，以期推導得出其真實(shí)、準確的“公開(kāi)日期”，提高通過(guò)對“公開(kāi)日期”提出異議而通過(guò)審查的成功率。

2、小結

結語(yǔ)

隨著(zhù)社會(huì )的發(fā)展，文獻信息電子化和網(wǎng)絡(luò )化程度越來(lái)越高，發(fā)明專(zhuān)利實(shí)質(zhì)審查意見(jiàn)中出現非專(zhuān)利文獻類(lèi)對比文件的頻次也日趨增多，由于非專(zhuān)利文獻通常會(huì )存在電子出版物和紙質(zhì)出版物，其“發(fā)表時(shí)間”、“出版日期”往往存在多個(gè)，它們的“公開(kāi)日期”的認定難免可能出現差錯。申請人在面對這類(lèi)“對比文件”時(shí)，應當格外注意核實(shí)其“公開(kāi)日期”的認定是否準確，若不準確，則可參考前述總結的策略提出異議并提供相關(guān)證據，以期否定該“對比文件”作為現有技術(shù)評述新穎性/創(chuàng )造性的資格，如此，有可能取得事半功倍的效果，更快地通過(guò)實(shí)質(zhì)審查。

此外，筆者在實(shí)務(wù)中發(fā)現，專(zhuān)利申請的部分或全部技術(shù)方案被申請人或發(fā)明人自己發(fā)表的論文公開(kāi)的情況經(jīng)常出現，建議申請人合理把握論文投遞和專(zhuān)利申請時(shí)機，以盡可能避免出現上述情況。

參考文獻

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（原標題：淺談專(zhuān)利審查意見(jiàn)中有關(guān)非專(zhuān)利文獻公開(kāi)日期的異議）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：胡凌云 長(cháng)沙正奇專(zhuān)利事務(wù)所有限責任公司

凡鳳 長(cháng)沙正奇專(zhuān)利事務(wù)所有限責任公司

王娟 長(cháng)沙正奇專(zhuān)利事務(wù)所有限責任公司

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺談專(zhuān)利審查意見(jiàn)中有關(guān)非專(zhuān)利文獻公開(kāi)日期的異議（點(diǎn)擊標題查看原文）

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