淺析針對日本市場(chǎng)的自由實(shí)施（FTO）分析實(shí)操策略

#本文僅代表作者觀(guān)點(diǎn)，不代表IPRdaily立場(chǎng)，未經(jīng)作者許可，禁止轉載#

“在新產(chǎn)品或新技術(shù)進(jìn)入日本市場(chǎng)前，在日本市場(chǎng)進(jìn)行專(zhuān)利自由實(shí)施（FTO）分析，對企業(yè)具有重要的現實(shí)意義和戰略?xún)r(jià)值?！?br/>

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李穎 北京市柳沈律師事務(wù)所

于春博 北京宣言律師事務(wù)所

自由實(shí)施(FTO)分析是對專(zhuān)利權進(jìn)行評估和防范風(fēng)險的重要手段之一，其主要目的是發(fā)現并解決潛在的侵犯專(zhuān)利權風(fēng)險。FTO分析可以幫助企業(yè)了解相關(guān)技術(shù)的研發(fā)背景、專(zhuān)利布局、技術(shù)發(fā)展趨勢等信息，從而更好地把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和技術(shù)趨勢?？梢园l(fā)現可能存在的專(zhuān)利風(fēng)險，如侵權風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險等，從而及時(shí)采取措施規避風(fēng)險，避免陷入法律糾紛和損失。

基于專(zhuān)利保護的地域性特點(diǎn)，FTO分析往往針對不同的市場(chǎng)開(kāi)展。日本是世界第三大經(jīng)濟體，同時(shí)也是全球最大的高科技生產(chǎn)國之一。日本市場(chǎng)的穩定性和強大的購買(mǎi)力吸引了眾多中國企業(yè)來(lái)此開(kāi)展業(yè)務(wù)。針對日本市場(chǎng)進(jìn)行FTO分析具有重要的實(shí)踐意義。

01  自由實(shí)施(FTO)概述

FTO分析是指專(zhuān)利自由實(shí)施分析，它是一種知識產(chǎn)權分析工具和方法，旨在幫助企業(yè)和個(gè)人了解其專(zhuān)利的自由實(shí)施情況，從而更好地管理和保護其知識產(chǎn)權。

在進(jìn)行FTO分析時(shí)，通過(guò)需要對相關(guān)專(zhuān)利進(jìn)行檢索和分析，了解其保護范圍、權利要求、技術(shù)領(lǐng)域、專(zhuān)利狀態(tài)等信息。然后，需要對競爭對手或行業(yè)內的其他企業(yè)進(jìn)行專(zhuān)利分析，了解其技術(shù)實(shí)力、專(zhuān)利布局、侵權風(fēng)險等情況。還需要考慮專(zhuān)利的自由實(shí)施情況，即該專(zhuān)利是否受到任何限制或約束，是否可以自由地實(shí)施和使用。例如，該專(zhuān)利是否受到任何訴訟、仲裁、糾紛等法律程序的影響，是否受到任何技術(shù)限制、商業(yè)秘密等保密措施的保護等等。

FTO分析可以為企業(yè)提供關(guān)于懲罰性賠償的預警。在很多國家或地區，專(zhuān)利侵權可能會(huì )面臨懲罰性賠償。根據日本《專(zhuān)利法》第102條的規定，懲罰性賠償需要滿(mǎn)足侵權人故意要件，專(zhuān)利權人想實(shí)現懲罰性賠償需要舉證侵權人存在主觀(guān)故意或過(guò)失，則可以超過(guò)專(zhuān)利權人或專(zhuān)用實(shí)施權人所受損害的金額。在日本的司法實(shí)踐中，關(guān)于主觀(guān)惡性的判斷十分重要，只有舉證確定被告存在故意或重大過(guò)失侵權的情況下，法院才可能適用懲罰性賠償[1]。在先進(jìn)行的FTO分析可以在相當程度上證明企業(yè)盡到了合理的注意義務(wù)，沒(méi)有侵權的故意和惡意，從而避免承擔懲罰性賠償的責任。

02  自由實(shí)施(FTO)檢索目標方案的選取

FTO分析通常針對新產(chǎn)品或新技術(shù)，進(jìn)入特定市場(chǎng)的需求場(chǎng)景。當企業(yè)或個(gè)人開(kāi)發(fā)出一種新產(chǎn)品或新技術(shù)，或者產(chǎn)品或技術(shù)要進(jìn)入一個(gè)新市場(chǎng)時(shí)，需要進(jìn)行FTO分析。以評估該產(chǎn)品或技術(shù)是否侵犯了該地域內的現有專(zhuān)利，以及是否有必要尋求自己的專(zhuān)利保護。

當競爭對手的產(chǎn)品申請了多項專(zhuān)利，企業(yè)擔心自己的產(chǎn)品可能侵犯了競爭對手的專(zhuān)利權，也可能需要進(jìn)行FTO分析。以評估自己的產(chǎn)品是否侵犯了這些特定競爭對手的專(zhuān)利權，并且可同時(shí)判斷是否有必要調整本公司的專(zhuān)利保護策略。還有一種情況是，如果企業(yè)或個(gè)人需要從其他公司獲得技術(shù)許可或轉讓?zhuān)部赡苄枰M(jìn)行FTO分析。

在進(jìn)行FTO分析之前，確定目標產(chǎn)品對應的技術(shù)點(diǎn)或風(fēng)險點(diǎn)是非常重要的。首先，需要了解技術(shù)背景，包括相關(guān)技術(shù)的起源、發(fā)展歷程、現狀和未來(lái)趨勢等。這有助于確定技術(shù)方案的起點(diǎn)和重點(diǎn)，為后續的分析提供基礎。其次，確定技術(shù)方案范圍，包括分析技術(shù)方案，確定技術(shù)范圍和邊界。在這個(gè)過(guò)程中，律師必須要和技術(shù)人員進(jìn)行溝通，確定產(chǎn)品所涉及的技術(shù)要點(diǎn)，以便在FTO檢索過(guò)程中更有針對性地關(guān)注相關(guān)細節。最后，挖掘潛在的專(zhuān)利風(fēng)險點(diǎn)，包括：搜索與該技術(shù)方案相關(guān)的專(zhuān)利信息，特別是那些與技術(shù)方案相關(guān)度較高的專(zhuān)利，以及那些可能涉及到侵權風(fēng)險的專(zhuān)利。

03  針對日本市場(chǎng)自由實(shí)施(FTO)的檢索范圍

在FTO分析檢索之前，首先需要確定所使用的專(zhuān)利檢索系統。專(zhuān)利檢索系統大致包括兩類(lèi)，一類(lèi)是面向公眾免費使用的五大專(zhuān)利局專(zhuān)利檢索數據庫，具體是指中國、歐洲、美國、日本和韓國五國的專(zhuān)利局網(wǎng)站上的公共數據庫。其中，中國專(zhuān)利局數據庫側重于國內專(zhuān)利信息的收錄，可以檢索到國內的全部發(fā)明、實(shí)用新型和外觀(guān)設計專(zhuān)利。歐洲專(zhuān)利局數據庫則以歐洲專(zhuān)利為主，收錄了全球大量的歐洲專(zhuān)利信息，以及部分國際專(zhuān)利申請和美國專(zhuān)利申請信息。筆者曾經(jīng)專(zhuān)門(mén)撰寫(xiě)論文，對公共數據庫進(jìn)行對比，經(jīng)對比發(fā)現，歐洲專(zhuān)利局數據庫收錄的國際專(zhuān)利是比較全面的[2]。美國專(zhuān)利商標局數據庫則收錄美國專(zhuān)利和商標信息，同時(shí)也包括部分國際專(zhuān)利申請信息。日本、韓國專(zhuān)利局數據庫則分別主要收錄日本、韓國的全部發(fā)明、實(shí)用新型和外觀(guān)設計專(zhuān)利信息。

另一類(lèi)是商業(yè)購買(mǎi)的檢索數據庫，商業(yè)數據庫例如：德溫特（Derwent）、合享智慧(IncoPat)、黑馬（himmpat）、智慧芽、索意互動(dòng)(Patentics)、大為（innojoy）等。相比于五大局專(zhuān)利數據庫，商業(yè)數據庫檢索入口和界面更友好。一些數據庫可提供例如國外專(zhuān)利的標題、全文翻譯，支持中英文檢索、多語(yǔ)言版本的信息還有助于提高檢索的人工篩選以及查全率，避免遺漏重要信息，還具有多種數據分析功能。

在選定檢索系統后，要對檢索數據范圍做進(jìn)一步限制。在針對日本市場(chǎng)進(jìn)行FTO檢索時(shí)，數據范圍應包括有效的日本專(zhuān)利（包括已公開(kāi)未授權的專(zhuān)利申請，以及已授權且尚在保護期內的日本專(zhuān)利）。此外，為了保證查全率，數據范圍還應包括處于有效期內的PCT國際專(zhuān)利申請，因為上述PCT國際專(zhuān)利申請后續可能會(huì )進(jìn)入日本國家階段。

當需要檢索的產(chǎn)品包括多個(gè)風(fēng)險點(diǎn)位時(shí)，需要對每個(gè)風(fēng)險點(diǎn)位進(jìn)行檢索，這樣才能防范全部侵權風(fēng)險。因此，在確定數據范圍后，需針對每個(gè)風(fēng)險點(diǎn)確定對應的基本檢索要素，選擇合理的分類(lèi)號和關(guān)鍵詞，以此構建對應每個(gè)風(fēng)險點(diǎn)的檢索式。因為專(zhuān)利文獻往往從多個(gè)角度對技術(shù)內容進(jìn)行相關(guān)的描述，在檢索時(shí)需要根據檢索結果不斷調整、擴展，例如還可能結合技術(shù)特征所解決的技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)效果或用途進(jìn)行表述等，所以，針對檢索結果，需要不斷進(jìn)行評估，去除數據噪聲，在保證查全率的前提下，以較快的速度找到與風(fēng)險點(diǎn)位技術(shù)相關(guān)的目標專(zhuān)利。當檢索到目標專(zhuān)利后，需要將風(fēng)險點(diǎn)的技術(shù)方案與目標專(zhuān)利的產(chǎn)品獨立要求進(jìn)行比較。在權利要求書(shū)中，獨立權利要求的數量可能有多個(gè)，此時(shí)需要將每個(gè)獨立權利要求和風(fēng)險點(diǎn)的技術(shù)方案進(jìn)行比較，以確定是否存在侵權風(fēng)險。

04  針對日本市場(chǎng)自由實(shí)施(FTO)的檢索特點(diǎn)

日本專(zhuān)利分類(lèi)有其自身的特點(diǎn)，為了實(shí)現查全率的要求，減小漏檢的可能性，需要針對其特點(diǎn)進(jìn)行檢索。因此，在針對日本市FTO分析的檢索中，日本專(zhuān)利分類(lèi)號的應用顯得尤為重要。

通常，對于發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利，日本專(zhuān)利分類(lèi)號有兩種，一種為FI分類(lèi)號, FI是以IPC為基礎細展開(kāi)的日本國專(zhuān)利廳獨自的分類(lèi)。作為國內專(zhuān)利文獻的搜索鍵被利用，為了對應技術(shù)的進(jìn)展作為適當的搜索鍵發(fā)揮作用，每年在必要的領(lǐng)域進(jìn)行一次修改。FI原則上符合IPC的最新版，但也有一部分符合舊版的IPC，在這樣的地方FI和IPC的組可能不一致。

FT（File Forming Terms）分類(lèi)體系是日本特許廳在IPC分類(lèi)體系和FI分類(lèi)體系的基礎上進(jìn)行再細分。利用FT分類(lèi)體系進(jìn)行檢索，每個(gè)小細分領(lǐng)域反映現有技術(shù)文獻量?jì)H有大約不到100件。FT分類(lèi)體系從技術(shù)的多個(gè)角度進(jìn)行分類(lèi)，如：從發(fā)明目的、用途、種類(lèi)、環(huán)境、功能、參數等方面進(jìn)一步細分某個(gè)特定的技術(shù)領(lǐng)域[3]。FI和FT分類(lèi)號示例如圖1。

圖1 FI和FT分類(lèi)號示例

日本特許廳不僅提供日文版本的FI分類(lèi)表和F-term分類(lèi)表，還提供英文版本的FI分類(lèi)表和F-term分類(lèi)表。若需要獲取英文版本，可進(jìn)入日本特許廳首頁(yè)，在“Patents/Utility Models”欄目下找到“Patent/Utility Model Classification Search(PMGS)”進(jìn)行查詢(xún)，網(wǎng)址為https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p1101，例如圖2。根據筆者經(jīng)驗，確定FI/F-term分類(lèi)號的最快途徑是先確定該技術(shù)產(chǎn)品的IPC分類(lèi)號，然后根據IPC分類(lèi)號，查找到對應的FI分類(lèi)號，進(jìn)而找到與技術(shù)特征更接近的F-term分類(lèi)號。

圖2 日本分類(lèi)號檢索界面

針對日本市場(chǎng)的FTO分析中，利用FI/FT分類(lèi)號進(jìn)行檢索至關(guān)重要。由于語(yǔ)言習慣的不同，日本專(zhuān)利的申請人在技術(shù)語(yǔ)言上與其他國家的專(zhuān)利有顯著(zhù)區別，因此使用關(guān)鍵詞檢索存在較大的漏檢風(fēng)險。而FI/FT分類(lèi)號對技術(shù)領(lǐng)域的劃分非常細致，因此比較容易找到目標技術(shù)方案對應的分類(lèi)號，從而提高檢索的效率。FI/FT分類(lèi)號不僅能在日本特許廳檢索數據庫進(jìn)行檢索，也可以在眾多商業(yè)數據庫進(jìn)行檢索，例如在Incopat數據庫中依據FI分類(lèi)號進(jìn)行檢索，如圖3所示。

圖3 Incopat上利用FI分類(lèi)號進(jìn)行檢索

05  結語(yǔ)

日本高度重視專(zhuān)利保護，日本政府制定了一系列專(zhuān)利法律法規，如《專(zhuān)利法》、《實(shí)用新型法》、《工業(yè)產(chǎn)權法》等，以保護發(fā)明創(chuàng )造、鼓勵技術(shù)創(chuàng )新和促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。日本政府對專(zhuān)利侵權行為進(jìn)行嚴格打擊，近年加大了對侵權者的處罰力度。同時(shí)，日本還設有專(zhuān)門(mén)的知識產(chǎn)權法院，專(zhuān)門(mén)處理專(zhuān)利糾紛案件，提高了專(zhuān)利保護的司法效率。

因此，在新產(chǎn)品或新技術(shù)進(jìn)入日本市場(chǎng)前，在日本市場(chǎng)進(jìn)行專(zhuān)利自由實(shí)施（FTO）分析，對企業(yè)具有重要的現實(shí)意義和戰略?xún)r(jià)值。此種情況下，企業(yè)應采取正確的FTO分析策略，充分利用FTO分析工具，深入了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和競爭對手的專(zhuān)利狀況，規避侵犯專(zhuān)利權的風(fēng)險，并且制定合適的專(zhuān)利策略，以實(shí)現可持續發(fā)展，利用產(chǎn)品和技術(shù)的創(chuàng )新在日本市場(chǎng)建立競爭優(yōu)勢。

參考文獻：
[1] 張棣偉，專(zhuān)利侵權懲罰性賠償研究，中國社會(huì )科學(xué)院研究生院碩士學(xué)位論文，2018年04月24日。
[2] 于春博、李穎，USPTO專(zhuān)利檢索工具PPUBS的功能比較研究，中國發(fā)明與專(zhuān)利（知識產(chǎn)權情報學(xué)學(xué)報），第20卷第3期，第5-15頁(yè)，2023年3月。
[3] 日本特許廳網(wǎng)站：https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p1101

（原標題：淺析針對日本市場(chǎng)的自由實(shí)施(FTO)分析實(shí)操策略）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李穎 北京市柳沈律師事務(wù)所

于春博 北京宣言律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺析針對日本市場(chǎng)的自由實(shí)施（FTO）分析實(shí)操策略（點(diǎn)擊標題查看原文）

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily是全球領(lǐng)先的知識產(chǎn)權綜合信息服務(wù)提供商，致力于連接全球知識產(chǎn)權與科技創(chuàng )新人才。匯聚了來(lái)自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個(gè)國家和地區的高科技公司及成長(cháng)型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權負責人，還有來(lái)自政府、律師及代理事務(wù)所、研發(fā)或服務(wù)機構的全球近100萬(wàn)用戶(hù)（國內70余萬(wàn)+海外近30萬(wàn)），2019年全年全網(wǎng)頁(yè)面瀏覽量已經(jīng)突破過(guò)億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來(lái)自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉載此文章須經(jīng)權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場(chǎng)，如若轉載，請注明出處：“http://qaqi.cn”