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作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻譯：北京思韜知識產(chǎn)權代理有限公司
原標題：SEP與FRAND相關(guān)問(wèn)題研究與思考（二）Optis Wireless 訴 Apple案的判決（一）Optis Wireless 訴 Apple案的判決對 SEP專(zhuān)利侵權損害賠償的意義
近日，Rodney Gilstrap法官發(fā)布了“關(guān)于法官審判以及支持性事實(shí)認定和法律結論的意見(jiàn)和裁定”（下面簡(jiǎn)稱(chēng)為“意見(jiàn)和裁定”）并裁定進(jìn)入最終判決。該意見(jiàn)和裁定讓我們更清楚地了解了針對SEP的損害賠償問(wèn)題，包括針對故意侵權的懲罰性賠償的作用問(wèn)題，但也留下了一些懸而未決的關(guān)鍵問(wèn)題。
“在默默地看著(zhù)游行隊伍經(jīng)過(guò)之后，Apple現在不能抱怨游行隊伍沒(méi)有自行停下來(lái)招待他們?！?nbsp;
——Gilstrap法官
在前面的一篇文章中，我們探討了對于侵犯美國專(zhuān)利的合理許可費與許可標準必要專(zhuān)利（SEP）的公平、合理、無(wú)歧視（FRAND）費率之間的區別。除了這些觀(guān)點(diǎn)外，本文還將討論仍在進(jìn)行中的Optis Wireless Technology, LLC 等訴Apple公司一案，案件號：2:19-cv-00066-JRG（德克薩斯州東區，2020 年 9 月 10 日）。最近，Rodney Gilstrap法官發(fā)布了“關(guān)于法官審判以及支持性事實(shí)認定和法律結論的意見(jiàn)和裁定”（下面簡(jiǎn)稱(chēng)為“意見(jiàn)和裁定”）并裁定進(jìn)入最終判決。該意見(jiàn)和裁定讓我們更清楚地了解了針對SEP的損害賠償問(wèn)題，包括針對故意侵權的懲罰性賠償的作用問(wèn)題，但也留下了一些懸而未決的關(guān)鍵問(wèn)題。
起訴狀和駁回請求動(dòng)議
在Optis第一次修訂后的訴狀中，Optis 在其中的“第八項”請求一項宣告性判決，即原告沒(méi)有違反FRAND原則或競爭法（參見(jiàn)Gilstrap法官的事實(shí)認定（“FF”）[FF3]和 [FF10]）。在答辯之前，Apple提交了一項駁回請求動(dòng)議，以法庭缺乏管轄權為由，請求駁回第八項訴訟請求。對此，法庭部分支持、部分駁回了該動(dòng)議，具體地說(shuō)，動(dòng)議中關(guān)于第八項訴訟請求涉及外國法律、外國專(zhuān)利或Apple可能在外國司法管轄區提出的任何FRAND抗辯的部分被法庭支持，動(dòng)議中涉及美國專(zhuān)利和美國法律的部分被法庭駁回（參見(jiàn)[FF11]）。然而，法庭指出，“原告是否能夠充分證明這些指控，從而足以讓本法庭發(fā)布宣告性救濟是一個(gè)單獨的問(wèn)題，其更適合根據法56條或在審判中進(jìn)行評判?！?這為第八項訴訟請求可能最終失敗埋下了伏筆，法庭還補充指出法庭：“保留‘持續審查 [法庭] 管轄權的基礎的義務(wù)’，如果在法庭上沒(méi)有可審理的爭議，則法庭不會(huì )發(fā)表咨詢(xún)意見(jiàn) ?！?（參見(jiàn)[FF12]）。
Apple稍后提出了另一項駁回請求動(dòng)議，以法庭缺乏管轄權為由，請求駁回第八項訴訟請求，該動(dòng)議的摘要被大量刪節，但Gilstrap法官沒(méi)有就此動(dòng)議作出裁決，而是在沒(méi)有提到任何FRAND問(wèn)題的情況下裁定由陪審團審理專(zhuān)利侵權訴訟請求，并且之后由法官審判 FRAND 問(wèn)題。
判定 FRAND 問(wèn)題的管轄權問(wèn)題被駁回，但Apple的 FRAND 挑戰也沒(méi)有成功
由于Optis一直以來(lái)只提供全球許可，而且從來(lái)沒(méi)有僅就其美國專(zhuān)利向Apple發(fā)出要約，因此法庭得出結論，即法庭不能“發(fā)布宣告性判決，以提供關(guān)于就一組假設的事實(shí)，法律將如何規定的咨詢(xún)意見(jiàn)”。（參見(jiàn)Gilstrap法官的法律結論（“CL”）[CL1]、[CL4] 和 [CL7]）。進(jìn)一步地，法庭駁回了 Optis 試圖從其全球報價(jià)中得出美國費率，將此類(lèi)試圖描述為“事后歸因的花招”。由于法庭拒絕行使管轄權，使得Optis爭辯稱(chēng)Apple因其在談判過(guò)程中的行為而不能提出 FRAND 抗辯的主張也失敗了，該主張與第八項訴訟請求相互交錯（關(guān)于這一爭辯，參見(jiàn)Apple公司的擬議事實(shí)認定和法律結論，第127頁(yè)，CL69 段）。
針對 Apple 提出的關(guān)于陪審團裁決不符合 FRAND 原則的反對意見(jiàn)（參見(jiàn)Apple公司的擬議事實(shí)認定和法律結論，第122頁(yè)，CL55 段：“陪審團裁定的 5.062 億美元的損害賠償不 FRAND”），然而，法庭裁定 Apple 已經(jīng)放棄了質(zhì)疑陪審團裁決與 Optis 的 FRAND 義務(wù)不一致的權利，因為 Apple 沒(méi)有就 Optis的FRAND義務(wù)提出任何反訴，也沒(méi)有提出任何基于 FRAND 的積極性抗辯（參見(jiàn)意見(jiàn)和裁定 [CL8] – [CL11]）。具體而言，法庭指出，由于 Apple 沒(méi)有提出任何此類(lèi)反訴或積極性抗辯，因此本案中唯一涉及FRAND問(wèn)題的地方是Optis的第八項訴訟請求，法庭裁定此項由法官進(jìn)行審理，Apple對此并未提出反對。因此，法庭裁定：如果現在允許 Apple以陪審團不了解FRAND問(wèn)題為由對本裁決提出質(zhì)疑，這是不公平的。在其中一個(gè)較幽默的法律腳注中，法庭添加了以下內容：“在默默地看著(zhù)游行隊伍經(jīng)過(guò)之后，Apple 現在不能抱怨游行隊伍沒(méi)有自行停下來(lái)招待他們?！?（參見(jiàn)意見(jiàn)和裁定 [CL12] – [CL13]）。
在意見(jiàn)和裁定 [CL12] 的另一個(gè)腳注中，法庭推測了 Apple 策略的動(dòng)機，即不讓陪審團審理有關(guān)惡意或反向劫持的指控：
盡管在開(kāi)庭時(shí)以及在開(kāi)庭前，Apple并未反對這一裁決。雖然法庭只能推測Apple未尋求將FRAND問(wèn)題提交陪審團裁定的動(dòng)機，但值得注意的是，Optis的第八項訴訟請求將 Optis 自身聲稱(chēng)符合FRAND原則與對Apple 的各種不良行為和惡意的指控交錯在一起。Optis自己也指出，“只有在A(yíng)pple表示 [Optis] 需要提出 FRAND損害賠償請求而 [Optis的]該請求不是 FRAND損害賠償的情況下，關(guān)于惡意的問(wèn)題才將由陪審團審理。除此之外，該事項不會(huì )由陪審團審理。該事項將由法官審理?！?（案件號. 435，于54:12–16）。通過(guò)默許 Optis請求第八項訴訟請求由法官審理的請求，對 Apple的惡意或反向劫持的嚴重指控將不會(huì )呈遞給陪審團（同上，于56:25–57:4, 62:8–13）。在此緊要關(guān)頭Apple的戰略性沉默有效地保護了他們免受呈遞給陪審團任何與惡意行為相關(guān)證據的影響。鑒于他們的沉默和未能反對 Optis 讓法官審理的請求，鑒于陪審團對Optis的裁決，Apple現在爭辯說(shuō) FRAND 問(wèn)題應該呈遞給陪審團審理，是特別不公平的。
這對于SEP損害賠償意味著(zhù)什么？
盡管法庭沒(méi)有判定Apple是否會(huì )因惡意或反向劫持而喪失提出 FRAND 抗辯的權利，但法庭不讓陪審團審理FRAND問(wèn)題的做法，加上其拒絕重新考慮陪審團的裁決，導致了針對涉案SEP判定了超越FRAND的損害賠償（至少根據 Apple 的說(shuō)法）?？梢酝茰y，這意味著(zhù)對于SEP損害賠償沒(méi)有固有的FRAND限制，而是將負擔加在那些尋求FRAND聲明保護的人的肩上，他們在尋求限制損害賠償或其他補救措施時(shí)需要提出相關(guān)反訴或積極性抗辯。關(guān)于FRAND 設置“對損害賠償的附加合同限制”的觀(guān)點(diǎn)，法庭在[CL10]的腳注中提到了以下內容：
Apple就Optis及其前身對FRAND承諾的保護提出的任何主張都需要積極性事實(shí)認定，包括ETSI 和三星、LG 和松下是否意圖讓 Apple成為FRAND承諾的第三方受益人。參見(jiàn)First Bank v. Brumitt, 519 S.W.3d 95, 102 (得克薩斯州，2017)（對只有合同的一方可以起訴違約的“一般規則的例外情形”，“如果非合同任一方的人符合第三方受益人，則允許其起訴以尋求因違約而造成的損害賠償?！保?；TCT Mobile Europe等 v. Koninklijke Philips NV, 19/02085, 352J-W-B7DCPCIX（巴黎民事法庭）（2020 年 2 月 6 日）（注意，FRAND承諾可以被視為“stipulation pour autrui”，這是一項第三方受益的法國法律盟約，其可以由第三方實(shí)施）。在A(yíng)pple沒(méi)有提出任何積極性的救濟請求的情況下，法庭和陪審團都不會(huì )對FRAND承諾下的問(wèn)題進(jìn)行任何分析。
值得注意的是，這一結果似乎與Bataillon法官在Godo Kaisha IP Bridge 1 v. TCL Communication Technology Holdings Limited等, 案件號15-634-JFB（特拉華州，2019 年 4 月 24 日）一案中所做的聲明相違背，即“SEP專(zhuān)利必須以公平、合理、無(wú)歧視的費率進(jìn)行許可”，該聲明是為了回應IP Bridge針對陪審團的裁決的論點(diǎn)而做出的，并且持續的專(zhuān)利許可費的裁決應該乘三倍，以懲罰 TCL 的反向劫持。
德克薩斯州法庭在其最終判決中對 Apple 采取了寬容的態(tài)度，但得出的結論是，盡管陪審團的事實(shí)認定為故意，但不會(huì )提高損害賠償金額。具體而言，法庭指出，提高損害賠償通常只留給“具有應受懲罰行為的極端惡劣案件”。不幸的是，鑒于對本案中的起訴狀和動(dòng)議材料進(jìn)行了刪節，我們無(wú)法確定法庭認為Apple的哪些行為沒(méi)有達到極端惡劣的程度。
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6、SEP與FRAND相關(guān)問(wèn)題研究與思考（一）│專(zhuān)利侵權損害賠償與FRAND許可費率
來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻譯：北京思韜知識產(chǎn)權代理有限公司
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：SEP與FRAND相關(guān)問(wèn)題研究與思考（二）│Optis Wireless 訴 Apple案的判決對SEP專(zhuān)利侵權損害賠償的意義（點(diǎn)擊標題查看原文）
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