基于實(shí)務(wù)視角淺析實(shí)用新型專(zhuān)利的保護客體

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作者：張豐豪 中國貿促會(huì )專(zhuān)利商標事務(wù)所

原標題：基于實(shí)務(wù)視角淺析實(shí)用新型專(zhuān)利的保護客體

實(shí)用新型專(zhuān)利因其不需要經(jīng)歷實(shí)質(zhì)審查、審查周期短、授權相對容易、花費較少卻具有顯著(zhù)的實(shí)用價(jià)值而受到申請人的青睞。然而，與發(fā)明專(zhuān)利相比，實(shí)用新型專(zhuān)利保護的客體卻受到一定的限制。在本文，筆者基于自身工作經(jīng)驗并結合部分案例對一些具有代表性的實(shí)用新型保護客體問(wèn)題進(jìn)行探討和梳理，以期能夠給讀者帶來(lái)些許幫助或啟發(fā)。

引言

實(shí)用新型專(zhuān)利因其不需要經(jīng)歷實(shí)質(zhì)審查、審查周期短、授權相對容易、花費較少卻具有顯著(zhù)的實(shí)用價(jià)值而受到申請人的青睞。然而，與發(fā)明專(zhuān)利相比，實(shí)用新型專(zhuān)利保護的客體卻受到一定的限制?！秾?zhuān)利法》第2條第3款：“實(shí)用新型，是指對產(chǎn)品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案”?！秾?zhuān)利審查指南2021》（下文簡(jiǎn)稱(chēng)《專(zhuān)利審查指南》）在其第一部分第二章第6.1節中進(jìn)一步明確指出：“實(shí)用新型專(zhuān)利只保護產(chǎn)品。所述產(chǎn)品應當是經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)方法制造的，有確定形狀、構造且占據一定空間的實(shí)體”，并且還指出：“一切方法以及未經(jīng)人工制造的自然存在的物品不屬于實(shí)用新型專(zhuān)利保護的客體”。

在實(shí)務(wù)中，對于明顯只涉及形狀、構造或者其組合的產(chǎn)品（例如，具有確定形狀、構造且占據一定空間的機械裝置等），一般不存在保護客體上的爭議。然而，隨著(zhù)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，出現了越來(lái)越多依賴(lài)于計算機程序來(lái)實(shí)現其部分或全部功能的產(chǎn)品、或者結合有機械結構和功能模塊、方法特征、材料特征等類(lèi)型的產(chǎn)品。此類(lèi)產(chǎn)品是否屬于實(shí)用新型專(zhuān)利的保護客體往往不那么容易判斷，需要針對每個(gè)具體產(chǎn)品的具體特征基于《專(zhuān)利法》和《專(zhuān)利審查指南》的相應規定來(lái)進(jìn)行具體分析。由于不同個(gè)體對《專(zhuān)利法》和《專(zhuān)利審查指南》的相關(guān)規定和每個(gè)產(chǎn)品的具體技術(shù)特征在理解上經(jīng)常存在偏差，導致此類(lèi)產(chǎn)品的保護客體問(wèn)題在實(shí)務(wù)中存在很多爭議，并因此增加了分析與判斷的難度。在本文，筆者基于自身工作經(jīng)驗并結合部分案例對一些具有代表性的實(shí)用新型保護客體問(wèn)題進(jìn)行探討和梳理，以期能夠給讀者帶來(lái)些許幫助或啟發(fā)。

1.涉及方法特征的實(shí)用新型保護客體問(wèn)題

《專(zhuān)利審查指南》在其第一部分第二章第6.1節中明確指出：不屬于實(shí)用新型專(zhuān)利保護客體的方法”包括產(chǎn)品的制造方法、使用方法、通訊方法、處理方法、計算機程序以及將產(chǎn)品用于特定用途等”。特別地，《專(zhuān)利審查指南》指出：（1）權利要求中可以使用已知方法的名稱(chēng)限定產(chǎn)品的形狀、構造，但不得包含方法的步驟、工藝條件等；（2）如果權利要求中既包含形狀、構造特征，又包含對方法本身提出的改進(jìn)，則不屬于實(shí)用新型專(zhuān)利保護的客體。

1.1）關(guān)于“權利要求中可以使用已知方法的名稱(chēng)限定產(chǎn)品的形狀、構造，但不得包含方法的步驟、工藝條件等”

對于《專(zhuān)利審查指南》的該條規定，“使用已知方法的名稱(chēng)限定產(chǎn)品的形狀、構造”通常較為容易理解，即：在權利要求中可以使用一些已知的方法名稱(chēng)（例如，焊接、鉚接等）來(lái)限定產(chǎn)品的形狀和構造。然而，如何理解“不得包含方法的步驟、工藝條件等”則可能存在爭議。第一種觀(guān)點(diǎn)認為基于該規定，權利要求中不能包含任何涉及方法步驟、工藝條件等的表述，即便這些方法步驟、工藝條件等屬于公知的步驟、工藝條件也不行。第二種觀(guān)點(diǎn)則認為“不得包含方法的步驟、工藝條件等”是針對“限定產(chǎn)品的形狀、構造”的限定方式而言的，即：其強調是“不得以包含方法的步驟、工藝條件等來(lái)限定產(chǎn)品的形狀、構造”，而不是規定實(shí)用新型的權利要求中不能出現方法的步驟、工藝條件等[1]。

對于上述爭議，筆者認為第二種觀(guān)點(diǎn)相較于第一種觀(guān)點(diǎn)在理論上更具合理性。第二種觀(guān)點(diǎn)的持有者認為[1]：《專(zhuān)利法》第2條第3款僅指明了實(shí)用新型所保護的是產(chǎn)品的形狀、構造或其組合，而并未就權利要求中是否不能以方法的步驟、工藝條件等方法特征進(jìn)行限制；《專(zhuān)利審查指南》中就實(shí)用新型保護客體的規定是基于《專(zhuān)利法》第2條第3款規定的細化解讀，這種細化解讀當然應在《專(zhuān)利法》規定的范圍內而進(jìn)行，而不應被解讀為在《專(zhuān)利法》規定之外再對實(shí)用新型保護客體進(jìn)行進(jìn)一步的限制，筆者對此深表贊同。相反，如果基于第一種觀(guān)點(diǎn)對《專(zhuān)利審查指南》的該條規定解讀，那么相當于在《專(zhuān)利法》規定之外進(jìn)一步限制了實(shí)用新型專(zhuān)利的保護客體范圍。

在實(shí)務(wù)中，北京市高級人民法院（2018）京行終807號行政判決[2]支持了上述第二種觀(guān)點(diǎn)。在該行政判決中涉案專(zhuān)利的權利要求7-8限定了如下技術(shù)特征：

“7. 如權利要求1所述的利用副產(chǎn)二氧化碳氣體對煤鎖進(jìn)行充泄壓的加煤系統，其特征在于，煤鎖采用壓力高于氣化爐壓力至少3bar的氣體充壓，充壓時(shí)間為120～150秒。

8. 如權利要求1所述的利用副產(chǎn)二氧化碳氣體對煤鎖進(jìn)行充泄壓的加煤系統，其特征在于，煤鎖的泄壓分一次泄壓和二次泄壓兩個(gè)階段進(jìn)行，一次泄壓時(shí)間為180～240秒，二次泄壓管線(xiàn)上設置抽射器，用低壓氮氣驅動(dòng)，二次泄壓時(shí)間為120～180秒”。

案件上訴人認為權利要求7-8指向了操作方法，不屬于實(shí)用新型保護的客體。對于該問(wèn)題，北京市高級人民法院認為：本專(zhuān)利的權利要求1是產(chǎn)品權利要求，盡管權利要求7-8中的附加技術(shù)特征含有對煤鎖壓力的具體參數和充壓時(shí)間范圍、或二次泄壓的時(shí)間范圍等工藝特征進(jìn)行的限定，但其仍是產(chǎn)品權利要求，屬于實(shí)用新型的保護客體。

由上述判決的結論來(lái)看，在解讀《專(zhuān)利審查指南》中所規定的“但不得包含方法的步驟、工藝條件等”時(shí)遵循第二種觀(guān)點(diǎn)更為合適，而如果遵循第一種觀(guān)點(diǎn)“權利要求中不能包含任何涉及方法的步驟、工藝條件等表述”，那么將會(huì )縮小或限制實(shí)用新型的保護客體范圍。

1.2）關(guān)于“如果權利要求中既包含形狀、構造特征，又包含對方法本身提出的改進(jìn)，則不屬于實(shí)用新型專(zhuān)利保護的客體

對于《專(zhuān)利審查指南》的該條規定，有一些觀(guān)點(diǎn)認為此處對于“形狀、構造特征”并未提及“改進(jìn)”，因此其所針對的是如下場(chǎng)景，即：權利要求中的形狀、構造特征并非是改進(jìn)的特征，而存在改進(jìn)的特征僅僅在于方法特征。在此基礎上，這些觀(guān)點(diǎn)的持有者認為該條規定僅僅是將那些以現有的產(chǎn)品特征為包裝、但僅具有方法特征改進(jìn)的方案排除于實(shí)用新型的保護客體之外[1]。換言之，這些觀(guān)點(diǎn)的持有者認為，《專(zhuān)利審查指南》的該條規定僅排除了“結構上無(wú)改進(jìn)、而僅對方法進(jìn)行了改進(jìn)”的技術(shù)方案，而那些“不僅對產(chǎn)品的結構進(jìn)行了改進(jìn)、同時(shí)也對方法進(jìn)行了改進(jìn)”的技術(shù)方案應當仍符合實(shí)用新型專(zhuān)利的保護客體。

對于上述觀(guān)點(diǎn)，筆者持懷疑態(tài)度。在目前的實(shí)務(wù)中尚未發(fā)現支持該觀(guān)點(diǎn)的案例，因此可以認為該觀(guān)點(diǎn)至少在目前的實(shí)務(wù)中是不被接受的。換言之，在目前的實(shí)務(wù)中，不管權利要求中是否存在對產(chǎn)品的形狀、構造或者其組合的改進(jìn)，只要該權利要求中存在對方法的改進(jìn)，則其通常被認為不屬于實(shí)用新型專(zhuān)利的保護客體。

因此，至少在目前，實(shí)用新型的權利要求應盡量避免包含對方法進(jìn)行改進(jìn)的特征。而且，對于權利要求中存在的方法技術(shù)特征、或者可能會(huì )被認為是方法技術(shù)特征的特征，申請人在撰寫(xiě)和審查過(guò)程中可能還需要主動(dòng)提供證據來(lái)證明這些技術(shù)特征屬于公知常識或其可以通過(guò)已知方法實(shí)現。

包含方法特征的權利要求目前在涉及電學(xué)領(lǐng)域的產(chǎn)品、或者涉及利用控制或處理模塊來(lái)解決相應技術(shù)問(wèn)題的機械產(chǎn)品的實(shí)用新型專(zhuān)利中尤為常見(jiàn)。在此，筆者結合幾個(gè)案例來(lái)粗淺地探討此類(lèi)產(chǎn)品在實(shí)務(wù)中的處理。

案例1涉及一種輸液裝置，其涉及使用一些操作參數對輸液裝置進(jìn)行堵塞檢測。

其獨立權利要求1限定了：一種輸液裝置，所述輸液裝置包括：A機械部件；B機械部件；和處理裝置，所述處理裝置被構造為分析輸液裝置測量值并確定輸液裝置測量值何時(shí)滿(mǎn)足預定度量。

在審查意見(jiàn)中，審查員認為獨立權利要求1中的處理裝置的功能需要借助于計算機程序來(lái)實(shí)現，因此，包含了對方法本身提出的改進(jìn)，不屬于實(shí)用新型的保護客體。

針對該審查意見(jiàn)，在答復思路上，筆者認為可以結合說(shuō)明書(shū)記載內容證明獨立權利要求1的技術(shù)方案與現有技術(shù)相比存在著(zhù)機械結構上的改進(jìn)，且該機械結構上的改進(jìn)是用于解決其技術(shù)問(wèn)題的關(guān)鍵所在；其次可以結合說(shuō)明書(shū)記載內容來(lái)表明獨立權利要求1僅對處理裝置進(jìn)行了功能性限定，且這些功能性限定可以通過(guò)本技術(shù)領(lǐng)域公知的方法來(lái)實(shí)現，從而證明獨立權利要求1的技術(shù)方案不涉及對方法的改進(jìn)、屬于實(shí)用新型保護的客體。

案例1涉及的是較為典型的包含了機械裝置和功能性模塊（比如，處理或控制模塊）的產(chǎn)品。隨著(zhù)計算機和信息技術(shù)的發(fā)展，此類(lèi)產(chǎn)品越來(lái)越多地出現。在利用實(shí)用新型進(jìn)行保護時(shí)，由于此類(lèi)產(chǎn)品的權利要求無(wú)論是主題名稱(chēng)還是具體內容都具有明顯的產(chǎn)品特征，一些申請人或者代理人可能會(huì )忽視權利要求中的處理或控制模塊有可能被認定為屬于“對方法本身提出的改進(jìn)”的問(wèn)題。實(shí)際上，即便權利要求中以功能性特征來(lái)限定處理或控制模塊，其仍有很大可能被審查員認為存在著(zhù)對方法的改進(jìn)。因此，對于此類(lèi)產(chǎn)品的實(shí)用新型申請，往往在撰寫(xiě)階段就需要考慮到該問(wèn)題，并在說(shuō)明書(shū)中給予充分的論述和/或證據來(lái)表明涉及的功能性限定至少可以采用已知的方法實(shí)現。

在電學(xué)領(lǐng)域，一些裝置的權利要求往往只包含多個(gè)功能性模塊，每個(gè)功能性模塊均用功能性特征來(lái)限定。對于此類(lèi)裝置，通常難以證明每個(gè)功能性模塊均可以采用已知的方法實(shí)現，因此，在實(shí)務(wù)中還可以從硬件角度入手，表明或證明每個(gè)功能性模塊至少能夠通過(guò)硬件而非軟件來(lái)實(shí)現。下文結合案例2[3]來(lái)對此進(jìn)行說(shuō)明。

案例2涉及一種圖像寬動(dòng)態(tài)范圍壓縮裝置，其獨立權利要求1限定了：

“所述裝置包括：

計算模塊，用于接收圖像像素，并計算所述圖像像素的原始亮度值的局域均值；

轉換函數模塊，與所述計算模塊連接，用于根據所述局域均值計算得到所述圖像像素的轉換函數；

壓縮模塊，與所述轉換函數模塊連接，用于接收輸入的所述圖像像素，并根據所述轉換函數對所述圖像像素暗區的原始亮度值進(jìn)行增強，對所述圖像像素亮區的原始亮度值進(jìn)行衰減，得到將所述原始亮度值進(jìn)行壓縮后的第一亮度值；

……”

可見(jiàn)，案例2的獨立權利要求1采用了典型的功能性模塊的撰寫(xiě)方式，并因此被以不屬于實(shí)用新型專(zhuān)利的保護客體為由提出了無(wú)效。

在無(wú)效決定中，專(zhuān)利復審委員會(huì )認為：“權利要求1中已對所請求保護的裝置的組成結構進(jìn)行了限定。而對于上述各功能模塊的實(shí)現，說(shuō)明書(shū)0087段明確描述了：計算模塊、轉換函數模塊、壓縮模塊等可分別采用低通濾波器、函數生成電路、函數轉換電路等來(lái)實(shí)現，并在圖7中示出了一具體的電路實(shí)現圖。同時(shí)，說(shuō)明書(shū)0005段還提出了本專(zhuān)利提供的是便于集成電路硬件實(shí)現的圖像寬動(dòng)態(tài)范圍壓縮系統。因此，權利要求1的方案屬于實(shí)用新型的保護客體”。

基于案例2可以看到：盡管權利要求采用了功能性模塊的撰寫(xiě)方式，但是通過(guò)在權利要求中限定各個(gè)功能性模塊的連接關(guān)系或組成結構、并在說(shuō)明書(shū)中提供必要的證據來(lái)表明各個(gè)功能性模塊的功能可以通過(guò)硬件來(lái)實(shí)現，那么其仍會(huì )被認定為屬于實(shí)用新型的保護客體。

2.涉及材料特征的實(shí)用新型保護客體問(wèn)題

關(guān)于材料特征，《專(zhuān)利審查指南》在其第一部分第二章第6.2節中指出：（1）權利要求中可以包含已知材料的名稱(chēng)，即可以將現有技術(shù)中的已知材料應用于具有形狀、構造的產(chǎn)品上；（2）如果權利要求中既包含形狀、構造特征，又包含對材料本身提出的改進(jìn)，則不屬于實(shí)用新型專(zhuān)利保護的客體。

對于上述兩條規定，比較明確的是可以將現有技術(shù)中的已知材料應用于具有形狀、構造的產(chǎn)品上，且權利要求中不能包含對材料本身提出的改進(jìn)。然而，在實(shí)務(wù)中，經(jīng)常會(huì )遇到權利要求中涉及比較復雜的材料特征的問(wèn)題，不同個(gè)體對于這些權利要求的技術(shù)方案是否屬于實(shí)用新型的保護客體也經(jīng)常存在不同的看法。

比如，對于包含單種已知材料的權利要求通常不存在爭議，然而，包含多種已知材料的混合物的權利要求是否屬于實(shí)用新型的保護客體呢？一種觀(guān)點(diǎn)認為實(shí)用新型的權利要求中不應出現混合物、或混合物的組分和配比，因為混合物的存在意味著(zhù)對物質(zhì)組分的限定，其屬于對材料本身的改進(jìn)。在實(shí)務(wù)中，很多審查員似乎也保持著(zhù)這種觀(guān)點(diǎn)、并因此發(fā)出了很多涉及混合物不屬于實(shí)用新型的保護客體的審查意見(jiàn)。

筆者傾向于認為這種觀(guān)點(diǎn)是不妥的?！秾?zhuān)利審查指南》排除的是“包含對材料本身提出的改進(jìn)”的技術(shù)方案，因此，判斷一個(gè)技術(shù)方案是否屬于實(shí)用新型的保護客體需要將重點(diǎn)放在是否對材料本身進(jìn)行了改進(jìn)上，而不是一刀切地排除所有包含混合物的技術(shù)方案。對于涉及混合物等材料特征的技術(shù)方案，如果能夠證明該混合物或者混合物的組分和配比是屬于已知的，那么該技術(shù)方案就應當屬于實(shí)用新型的保護客體。在一些情況下，由于證明混合物或混合物的組分和配比屬于已知材料較為困難，因此很多申請人通常會(huì )選擇刪除這些材料特征而加快審查進(jìn)度。然而，這不應被解讀為在實(shí)用新型的權利要求中不允許出現混合物、或者混合物的成分和配比。

盡管如此，在實(shí)用新型申請中，對于包含混合物等材料特征的技術(shù)方案仍需慎重，以免出現難以獲得授權的情況。另一方面，相對于權利要求中明顯存在混合物的情況，在實(shí)務(wù)中還需要特別注意隱含包括混合物的情況。比如，有時(shí)候會(huì )出現每個(gè)權利要求表面上只限定了一種由已知材料限定的技術(shù)特征，然而從屬權利要求的技術(shù)方案基于其引用關(guān)系卻隱含地包含了混合物的技術(shù)方案。對于這種情況下也需要非常慎重。案例3涉及一種裝置，其獨立權利要求1限定了在裝置的第一部件上浸漬有一種以已知材料名稱(chēng)限定的化合物，從屬權利要求2限定了在裝置的第二部件上浸漬有鐵。從表面上看，權利要求1和2分別包含了一種以已知材料限定的第一部件和第二部件，似乎毫無(wú)疑義地屬于實(shí)用新型的保護客體。然而，結合說(shuō)明書(shū)的描述可知，設置于第一部件上的化合物在設置于第二部件上的鐵的催化作用下能夠發(fā)生反應而釋放出氣體。因此，權利要求2實(shí)質(zhì)上隱性地包含了由化合物和鐵構成的混合物。對于這種情況，至少需要在說(shuō)明書(shū)中澄清或者事后證明該混合物是公知的，否則權利要求2的技術(shù)方案將會(huì )被認為包含對材料的改進(jìn)而不屬于實(shí)用新型保護的客體。而且，如果該專(zhuān)利的發(fā)明點(diǎn)主要集中于針對這種混合物進(jìn)行的改進(jìn)，那么在遞交前就提醒申請人以發(fā)明專(zhuān)利進(jìn)行申請將會(huì )是更好地選擇。

另外，在實(shí)務(wù)中有可能被忽視的另一個(gè)問(wèn)題是權利要求中可能會(huì )無(wú)意識地包含利用功能性特征限定的材料特征。比如，在權利要求中包含“某一元件由柔性材料制成”等表述。在目前的實(shí)務(wù)中，包含這種材料特征的技術(shù)方案通常也是不被允許的。案例4涉及一種用于呼吸療法的鼻件，其在權利要求中限定了第一部件的材料選自耐磨材料、肖氏硬度小于60的材料、或柔性材料。審查員在審查意見(jiàn)中認為這些材料為性能參數的限定，并不確定指的是具體何種材料，因此有可能會(huì )包含非已知材料而導致該技術(shù)方案不屬于實(shí)用新型的保護客體。筆者認為審查員的該意見(jiàn)具備一定的合理性，因此，至少在目前的實(shí)務(wù)中應當在實(shí)用新型的權利要求中避免出現這樣的材料特征。

3.關(guān)于產(chǎn)品的形狀和/或構造

根據《專(zhuān)利法》第2條第3款的規定，實(shí)用新型應當是針對產(chǎn)品的形狀和/或構造所提出的改進(jìn)。申請人或代理人一般非常清楚實(shí)用新型只能保護產(chǎn)品、也知曉實(shí)用新型的技術(shù)方案中不能包含對方法或材料的改進(jìn)，然而，一些申請人或代理人在實(shí)務(wù)中卻忽視了對“產(chǎn)品的形狀和/或構造”本身進(jìn)行描述或限定，導致權利要求的技術(shù)方案被認定為不是針對產(chǎn)品的形狀和/或構造所提出的改進(jìn)、從而被認定為不屬于實(shí)用新型的保護客體。

在最高人民法院（2019）最高法知行終138號行政判決書(shū)[4]中，涉案專(zhuān)利要求保護一種新型條形碼，其獨立權利要求1限定了：

“一種新型條形碼，其特征在于，包括條形碼，所述條形碼從左往右依次設有起始符（1）、左側數據區（2）、分隔符（3）、右側數據區（4）、檢驗符（5）、中間分隔區（6）、時(shí)間數據區（7）和終止符（8）”。

在審查過(guò)程中，國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利局認為其權利要求限定的技術(shù)方案不屬于實(shí)用新型保護的客體而駁回了該專(zhuān)利申請。申請人不服該決定而一直上訴至最高人民法院。

最高人民法院在判決書(shū)中認為：“實(shí)用新型專(zhuān)利所保護的產(chǎn)品，應是具有確定形狀和構造的實(shí)體。產(chǎn)品的形狀是指產(chǎn)品所具有的并可以從外部觀(guān)察到的確定的空間形狀。本案中，本申請要求保護一種新型條形碼。根據本申請的說(shuō)明書(shū)及其附圖內容可知，本申請要求保護的條形碼由符、數據區、分割區組成，其本質(zhì)仍為通過(guò)將寬度不等的多個(gè)黑白相間的條紋，按照一定的編碼規則排列而成的平行線(xiàn)圖案。雖然其相對于現有條形碼的改進(jìn)在于加入了時(shí)間數據區，但該部分的改進(jìn)并不能使所述條形碼產(chǎn)生確定的空間形狀，因此本申請所涉及的條形碼不屬于專(zhuān)利法意義上的產(chǎn)品，不屬于專(zhuān)利法規定的實(shí)用新型的保護客體”。

對于該案例，筆者認為其參考意義并不在于指導性地判定是否所有的“條形碼”均不屬于專(zhuān)利法意義上的產(chǎn)品，而在于指導性地判定在專(zhuān)利的說(shuō)明書(shū)或權利要求書(shū)中是否需要明確體現所要求保護的“條形碼”是具有確定空間形狀的產(chǎn)品。實(shí)際上，目前存在著(zhù)大量的涉及“條形碼”的實(shí)用新型專(zhuān)利，且《專(zhuān)利審查指南》也明確指出“對產(chǎn)品形狀所提出的改進(jìn)可以是對產(chǎn)品的二維形態(tài)所提出的改進(jìn)”。而該申請所要求保護的“條形碼”之所以被駁回，更多是由于其在撰寫(xiě)過(guò)程中存在的缺陷導致的。該申請的撰寫(xiě)只關(guān)注了對條形碼的各個(gè)功能區域的描述而忽視了對承載這些功能區域的“載體”的記載，導致這些功能區域因脫離了“載體”而只是被認定為“二維圖案”，從而無(wú)法被稱(chēng)為產(chǎn)品，自然也就不屬于實(shí)用新型的保護客體。

這種在撰寫(xiě)中因忽視“載體”而導致所要求保護的技術(shù)方案被認定為不屬于實(shí)用新型的保護客體的情況并非個(gè)例。同樣的案例還出現在北京市高級人民法院（2018）京行終5541號行政判決書(shū)中[5]。該行政判決書(shū)中的涉案專(zhuān)利要求保護一種針對無(wú)人機提供鑒權服務(wù)的鑒權中心，其權利要求限定了：

“一種針對無(wú)人機提供鑒權服務(wù)的鑒權中心，包括鑒權中心通信單元、鑒權中心中央處理器、鑒權判決單元和鑒權中心存儲器，所述鑒權中心中央處理器與所述鑒權判決單元、所述鑒權中心通信單元能夠雙向通信，所述鑒權中心存儲器連接所述鑒權中心中央處理器和所述鑒權判決單元……”

同樣地，在審查過(guò)程中，國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利局認為其權利要求限定的技術(shù)方案不屬于實(shí)用新型保護的客體而駁回了該專(zhuān)利申請。申請人不服該決定而一直上訴至北京市高級人民法院。

北京市高級人民法院在判決書(shū)認為：“雖然權利要求1限定了所述鑒權中心中央處理器與所述鑒權判決單元、所述鑒權中心通信單元能夠雙向通信，所述鑒權中心存儲器連接所述鑒權中心中央處理器和所述鑒權判決單元，且進(jìn)一步限定了……，但權利要求1所限定的技術(shù)方案并未就承載該技術(shù)方案的產(chǎn)品的形狀、構造或者其結合方面作出限定，而僅是由包含計算機軟件的功能模塊構成。無(wú)論其對各部件之間的功能作出何種限定，均未落實(shí)到具體的產(chǎn)品形狀、構造上，當然也沒(méi)有落實(shí)到形狀和構造的結合上”。因此，北京市高級人民法院認為涉案專(zhuān)利的各權利要求所保護的技術(shù)方案均不屬于實(shí)用新型專(zhuān)利的保護客體。

該“鑒權中心”的案例實(shí)質(zhì)上涉及的是與上文的“條形碼”案例類(lèi)似的缺陷，即：不管是在說(shuō)明書(shū)還是在權利要求書(shū)中，均過(guò)于注重對產(chǎn)品的核心功能模塊的記載而忽視或拋棄了承載這些功能模塊的“載體”，從而導致僅由這些功能模塊構成的技術(shù)方案無(wú)法落實(shí)到具體的產(chǎn)品形狀、構造或其組合上。另一方面，該案例的主題名稱(chēng)“鑒權中心”可能也難以被認定為是常規意義上的具有空間形狀的產(chǎn)品，從而進(jìn)一步導致該申請難以被認定為屬于實(shí)用新型專(zhuān)利的保護客體。這兩個(gè)案例提醒我們在實(shí)用新型專(zhuān)利（特別是電學(xué)領(lǐng)域產(chǎn)品）的撰寫(xiě)過(guò)程中，不能完全忽視產(chǎn)品的形狀或構造的描述而至少要在說(shuō)明書(shū)中對其進(jìn)行適當的記載。這樣，至少在被質(zhì)疑時(shí)，能夠存在修改或爭辯的余地。

結語(yǔ)

本文結合具體案例對實(shí)用新型保護客體問(wèn)題中的一些難點(diǎn)或爭議進(jìn)行了梳理和探討。參考這些案例，可以更客觀(guān)地理解實(shí)用新型的保護客體，以避免因無(wú)意引入了不屬于實(shí)用新型保護客體的技術(shù)方案而導致實(shí)用新型不能獲得授權、或者因輕易放棄了本屬于實(shí)用新型保護客體的技術(shù)方案而限制了實(shí)用新型專(zhuān)利可進(jìn)行保護的范圍而給申請人或專(zhuān)利權人所帶來(lái)的損失。

參考文獻：

[1]王寶筠，“淺談實(shí)用新型的保護客體”，https://zhuanlan.zhihu.com/p/274316246，最后訪(fǎng)問(wèn)時(shí)間2021年12月16日。

[2]北京市高級人民法院（2018）京行終807號行政判決書(shū)。

[3]第37153號無(wú)效宣告請求審查決定書(shū)。

[4]中華人民共和國最高人民法院（2019）最高法知行終138號行政判決書(shū)。

[5]北京市高級人民法院（2018）京行終5541號行政判決書(shū)中。

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張豐豪 中國貿促會(huì )專(zhuān)利商標事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：基于實(shí)務(wù)視角淺析實(shí)用新型專(zhuān)利的保護客體（點(diǎn)擊標題查看原文）

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