上海市普陀區人民法院知識產(chǎn)權保護十大案例

上海市普陀區人民法院知識產(chǎn)權保護十大案例

● 典型案例一 ●

對比廣告足以引人誤解的構成虛假宣傳

——車(chē)王訴“瓜子”二手車(chē)不正當競爭糾紛案

案情簡(jiǎn)介：

原告車(chē)王公司系一家從事二手車(chē)經(jīng)營(yíng)的公司，在全國設有30余家實(shí)體店。其主要經(jīng)營(yíng)模式為傳統模式，即規?；徣攵周?chē)，翻新后出售給消費者。被告車(chē)好多公司同為二手車(chē)經(jīng)營(yíng)公司，其通過(guò)“瓜子二手車(chē)直賣(mài)網(wǎng)”等平臺，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中高頻次使用“沒(méi)有中間商賺差價(jià)”、“比車(chē)商多賣(mài)XX元”等宣傳用語(yǔ)，引起較大社會(huì )關(guān)注。車(chē)王公司認為，車(chē)好多公司將其運營(yíng)的瓜子二手車(chē)平臺與包括車(chē)王公司在內的經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行片面的對比宣傳，“無(wú)差價(jià)”、“多賣(mài)XX元”等宣傳用語(yǔ)并無(wú)事實(shí)依據，易造成誤導，使消費者相信在瓜子平臺上可以實(shí)現“車(chē)主多賣(mài)錢(qián)，買(mǎi)家少花錢(qián)”的雙贏(yíng)局面，嚴重影響了消費者對二手車(chē)交易渠道的判斷和選擇，貶損了包括原告在內的傳統車(chē)商在消費者心目中的形象與聲譽(yù)，導致原告流失了大量二手車(chē)車(chē)源和顧客群體，構成虛假宣傳。故原告訴請要求被告停止侵權并賠償經(jīng)濟損失1,000萬(wàn)元及合理開(kāi)支6.8萬(wàn)元。被告車(chē)好多公司則認為，其從事的是二手車(chē)經(jīng)紀服務(wù)，作為平臺方，僅提供居間服務(wù)，促成交易后按照比例收取服務(wù)費，該模式與原告模式不同，故“沒(méi)有中間商賺差價(jià)”是對其自身商業(yè)模式的客觀(guān)描述；“多賣(mài)XX元”亦來(lái)源于相關(guān)大數據分析，不屬于虛假宣傳，且相關(guān)宣傳并未指向車(chē)王公司，亦未對車(chē)王公司造成損失，故損害賠償等訴請并無(wú)事實(shí)和法律依據。

裁判理由：

法院認為，根據《反不正當競爭法》及相關(guān)司法解釋的規定，經(jīng)營(yíng)者不得對其商品的性能、功能、質(zhì)量、銷(xiāo)售狀況、用戶(hù)評價(jià)、曾獲榮譽(yù)等作虛假或者引人誤解的商業(yè)宣傳，欺騙、誤導消費者；對商品作片面的宣傳或者對比可以認定為引人誤解的虛假宣傳行為。具體而言，首先，判定對比廣告是否構成虛假宣傳，應分析該對比廣告本身是否有事實(shí)依據，是否構成虛假陳述以及其是否達到引人誤解的程度，是否會(huì )影響消費者的判斷，進(jìn)而影響公平競爭的秩序和其他經(jīng)營(yíng)者、消費者的合法權益。其次，虛假宣傳并不以被侵權人受到直接損害為構成要件，泛主體有權提起訴訟；但對于損害賠償的認定，仍應以其是否遭受直接損失為判斷標準。

本案中，被告提供二手車(chē)居間服務(wù)，廣告語(yǔ)“沒(méi)有中間商賺差價(jià)”基本符合其商業(yè)模式，不屬于虛假陳述。對于一個(gè)商業(yè)主體而言，其在進(jìn)行宣傳推廣時(shí)必然會(huì )趨向于選擇最能體現其商業(yè)模式、產(chǎn)品、服務(wù)最大優(yōu)勢的表述方式，法律并未要求其在與其他商業(yè)主體進(jìn)行對比宣傳時(shí)，必須全面展示自己商業(yè)模式、產(chǎn)品、服務(wù)的所有優(yōu)缺點(diǎn)，并與他方逐一進(jìn)行比較說(shuō)明。只要該宣傳沒(méi)有明顯超出合理范圍，未達到引人誤解的程度，即不具有法律上的可苛責性。汽車(chē)不同于生活中一般的低值易耗品，相關(guān)消費者在進(jìn)行交易時(shí)，必然會(huì )對交易條件、交易平臺、交易對象、交易安全施以更全面、更審慎的合理注意義務(wù)，一般也不會(huì )將“沒(méi)有中間商賺差價(jià)”誤解為瓜子平臺系提供免費服務(wù)。故上述宣傳用語(yǔ)尚未達到“引人誤解”的程度，不構成虛假宣傳。而廣告語(yǔ)“比車(chē)商多賣(mài)XX元”，逐車(chē)精確到數字，被告卻無(wú)法提供相關(guān)數據的來(lái)源，在宣傳時(shí)亦未標明系采取比較同時(shí)段、同類(lèi)型二手車(chē)交易數據的方式，基于二手車(chē)一車(chē)一價(jià)的特性，可能使消費者誤解系同一輛二手車(chē)在不同平臺的詢(xún)價(jià)結果，構成虛假宣傳?；诖?，車(chē)王公司作為泛主體具備訴訟資格，得以就被告的虛假宣傳行為提出停止侵權的訴請。但對于其損害賠償的主張，由于其未能舉證證明其合法權益因該虛假宣傳行為受到直接損害，故對該訴請不予支持。據此，法院判令車(chē)好多公司立即停止使用“比車(chē)商多賣(mài)XX元”宣傳用語(yǔ)的不正當競爭行為，并賠償車(chē)王公司合理費用6.8萬(wàn)元，駁回車(chē)王公司的其他訴請。

專(zhuān)家點(diǎn)評：

本案系一起涉及知名對比廣告是否構成虛假宣傳之不正當競爭行為的典型案件，社會(huì )關(guān)注度較高。該判決通過(guò)多維度且細致深入的分析對比，明確《反不正當競爭法》所規制的行為主體所具有的廣義性特征，確認了泛主體在虛假宣傳訴訟中作為原告的適格性。針對司法實(shí)踐中存在較多爭議的“引人誤解”之虛假宣傳行為的判定標準，判決準確適用《廣告法》、《反不正當競爭法》及其相應司法解釋?zhuān)瑢](méi)有超出合理范圍、尚未達到引人誤解程度的廣告宣傳行為排除在虛假宣傳行為之外。此外，該判決還對損害后果與虛假宣傳行為構成要件和損害賠償責任承擔之間的關(guān)系予以梳理，明確損害后果雖非虛假宣傳行為構成要件但影響損害賠償責任之承擔。整篇文書(shū)事實(shí)查明客觀(guān)詳實(shí)、論證理由充分嚴謹、邏輯推理清晰嚴密、適用法律全面準確，不但為廣告行業(yè)的有序競爭進(jìn)行了積極的司法指引，也對今后虛假宣傳類(lèi)案糾紛的司法裁判起到了典型的示范作用，充分展現了上海法院知產(chǎn)法官對此類(lèi)反不正當競爭案件審理的專(zhuān)業(yè)水準。

（點(diǎn)評人：王靜，三級高級法官，上海市高級人民法院知識產(chǎn)權庭審判長(cháng)）

● 十大案例二●

著(zhù)作權許可使用范圍需結合各方因素綜合判定

——“鳳姐設局”煙標著(zhù)作權侵權糾紛案

案情簡(jiǎn)介：

劉旦宅先生系中國畫(huà)大師，其繪制的“金陵十二釵”系列畫(huà)作影響巨大。上世紀八十年代，南京卷煙廠(chǎng)曾向社會(huì )征集“金陵十二釵”煙標設計，后因中標設計涉嫌抄襲周汝昌先生詩(shī)作而引發(fā)訴訟，由于該中標設計還涉嫌抄襲劉旦宅先生畫(huà)作，因此機緣，劉旦宅先生與南京卷煙廠(chǎng)達成意向，將其“金陵十二釵”畫(huà)作作“煙標”使用，其中一幅為《鳳姐設局》。劉旦宅先生去世后，原告王微粼等作為繼承人，有權就侵犯劉旦宅先生著(zhù)作權的行為主張權利。原告發(fā)現，南京卷煙廠(chǎng)改制為被告江蘇中煙公司，其在香煙的所有包裝，包括一包煙、一條煙、一箱煙的包裝上均有使用《鳳姐設局》畫(huà)作。原告認為，雖當年就畫(huà)作作“煙標”使用達成協(xié)議，但“煙標”僅指一包煙的煙盒包裝，被告擅自擴大畫(huà)作使用范圍的行為構成侵權，訴請要求被告停止侵權、消除影響并賠償經(jīng)濟損失50萬(wàn)元。被告則認為，相關(guān)授權許可并非僅限于煙盒上使用，故不構成侵權。

裁判理由：

法院認為，著(zhù)作權許可使用范圍要結合雙方合意、一般公眾認知、合同訂立過(guò)程及簽訂目的等因素綜合判定。參考適用法律解釋方法中的文義解釋、邏輯解釋、系統解釋、目的解釋和歷史解釋。原、被告對于劉旦宅先生曾與南京卷煙廠(chǎng)就涉案畫(huà)作有過(guò)許可使用合意并無(wú)異議，但就許可使用范圍卻各執一詞。法院從南京卷煙廠(chǎng)發(fā)布的《征稿啟示》入手，結合征稿初衷、中標稿件、題詩(shī)紛爭、雙方合意、單個(gè)人物畫(huà)作與各式包裝的匹配程度、一般公眾對煙標的認知理解、十二釵人物組合時(shí)的常見(jiàn)排序等多方面因素進(jìn)行綜合分析，認為劉旦宅先生所表述的“煙標”僅指向煙盒包裝，故被告將涉案畫(huà)作用于一條煙和一箱煙的包裝，超出了劉旦宅先生許可使用的范圍，構成著(zhù)作權侵權，應停止侵權并賠償經(jīng)濟損失50萬(wàn)元。

專(zhuān)家點(diǎn)評：

由于知識產(chǎn)權意識不夠、歷史遺留問(wèn)題等多方面原因，造成一些知識產(chǎn)權訴訟經(jīng)常要回到歷史深處，探求當時(shí)各方真意。本案看似一樁著(zhù)作權許可引發(fā)的侵權訴訟，但撥開(kāi)歷史的迷霧，可以發(fā)現本案之前還有“舊案”——在20世紀80年代有人剽竊了劉旦宅先生的“金陵十二釵”畫(huà)作（其中一幅為《鳳姐設局》），提供給南京卷煙廠(chǎng)作為煙標，事后經(jīng)過(guò)一番波折，南京卷煙廠(chǎng)在1988年與劉旦宅先生達成和解，但雙方當時(shí)未就畫(huà)作在煙草制品上的使用范圍作出明確的約定，導致現在“舊案”復燃、“舊傷”復發(fā)，不僅令人感嘆，也對今日方興正艾的文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)敲響了警鐘。

當前，文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展的新亮點(diǎn)，成為驅動(dòng)轉型發(fā)展的新引擎。創(chuàng )意設計與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結合，以獨特的品牌、品質(zhì)和品位，彰顯產(chǎn)品的差異化，賦予產(chǎn)品以附加值。文化創(chuàng )意企業(yè)在發(fā)展壯大的過(guò)程中，不僅需要提升原創(chuàng )的設計能力，也需要引進(jìn)外部的設計成果，這其中必然牽涉到著(zhù)作權等知識產(chǎn)權的風(fēng)險管理及許可交易。本案表明，企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中要注意和加強知識產(chǎn)權的合規管理，包括在產(chǎn)品設計環(huán)節注意排查知識產(chǎn)權權屬風(fēng)險和侵權風(fēng)險，在許可交易過(guò)程中注意簽署嚴密的知識產(chǎn)權合同，防止類(lèi)似的風(fēng)險再次發(fā)生，甚至演化為一個(gè)持久的歷史遺留問(wèn)題。

（點(diǎn)評人：袁真富，副教授、博士，上海大學(xué)知識產(chǎn)權學(xué)院副院長(cháng)）

● 十大案例三●

超出指示性使用的合理范圍構成商標侵權

——“樂(lè )高”商標侵權及不正當競爭糾紛案

案情簡(jiǎn)介：

樂(lè )高集團是源于丹麥的全球知名玩具公司，僅在上海一地就有十幾家經(jīng)合法授權的樂(lè )高活動(dòng)中心。原告系樂(lè )高集團旗下的公司，在第41類(lèi)的“教育、培訓等”服務(wù)上擁有 “LEGO”、“樂(lè )高”等注冊商標，同時(shí)也是lego.com和lego.com.cn域名的所有者。原告發(fā)現被告開(kāi)設兩家“樂(lè )高活動(dòng)中心”，并在兩中心的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和對外宣傳中使用樂(lè )高系列商標。被告運營(yíng)www.legosh.com作為其提供服務(wù)的官方網(wǎng)站，除在域名名稱(chēng)中直接使用“l(fā)ego上海（sh）”外，還在網(wǎng)站的頁(yè)面設計、宣傳、文章中大量使用涉案樂(lè )高商標。除此以外，被告還在宣傳中自稱(chēng)其為原告授權的“樂(lè )高活動(dòng)中心”，采用樂(lè )高教育獨特的裝飾裝修風(fēng)格和教學(xué)材料。原告認為被告的行為構成商標侵權及虛假宣傳，主張“樂(lè )高活動(dòng)中心”構成知名產(chǎn)品特有名稱(chēng)，故訴請要求被告立即停止侵權，注銷(xiāo)相關(guān)域名并賠償損失。被告則認為，其已獲得第三方授權可以銷(xiāo)售樂(lè )高品牌玩具，由于樂(lè )高玩具屬益智類(lèi)玩具，其設立的樂(lè )高活動(dòng)中心，實(shí)為提供產(chǎn)品售后配套指導服務(wù)，其對樂(lè )高商標的使用未超出授權范圍，因此不存在商標侵權和虛假宣傳的行為。

裁判理由：

法院認為，商標指示性使用的邊界判定需要考慮使用者的使用意圖、使用方式、使用結果等多重因素。超出商標指示性使用的合理范圍構成商標侵權。判斷被告所獲授權范圍與實(shí)際行為的邊界是本案審理的重點(diǎn)。本案中，被告不僅在店鋪招牌等處使用樂(lè )高標識，還在員工服飾、宣傳冊、網(wǎng)站等處使用了與原告商標相同的標識，顯然超出了指示所銷(xiāo)售商品必需使用的范圍。綜合判斷被告的使用意圖和使用方式，其行為超越了商標指示性使用的保護邊界。且被告在使用上述標識時(shí)，并未附加其他標識來(lái)區分服務(wù)來(lái)源，足以造成公眾混淆。由此認定被告在店鋪裝修、官方網(wǎng)站等處的樂(lè )高標識使用行為均構成商標侵權，并認定備案主體為被告的涉案域名構成對原告“LEGO”商標的侵權。同時(shí)被告的域名與原告域名主體部分“l(fā)ego”相似，足以引人誤認，亦構成不正當競爭。被告在與原告并無(wú)授權關(guān)系的情況下，在宣傳中試圖建立與原告之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，從而獲得相關(guān)競爭優(yōu)勢的行為，構成虛假宣傳。對原告要求認定“樂(lè )高活動(dòng)中心”構成知名產(chǎn)品特有名稱(chēng)的訴請，因基于同一侵權事實(shí)，原告不能享有實(shí)體法上的兩個(gè)獨立請求權，且原告在本案中以商標侵權為由提起訴訟，所以在法律適用上應采用專(zhuān)門(mén)法即商標法予以保護，故駁回該訴請。綜上，法院判令被告立即停止侵權行為，立即注銷(xiāo)www.legosh.com域名，賠償原告經(jīng)濟損失及合理支出合計50萬(wàn)元。

專(zhuān)家點(diǎn)評：

本案案情雖不很復雜，但涉及法律問(wèn)題卻較繁復，一審判決因之提綱挈領(lǐng)，條分縷析，作出了對號入座，恰如其分的裁判。一審判決書(shū)列明了本案爭議的四大焦點(diǎn)，其中尤其三方面的裁判可圈可點(diǎn)。

一是對所稱(chēng)“指示性使用”范圍的依法界分，即童匯公司獲得樂(lè )高品牌產(chǎn)品銷(xiāo)售及售后服務(wù)的普通再授權之合理使用范圍的界定。童匯公司在店招、員工服飾、宣傳冊、網(wǎng)站等處濫用樂(lè )高公司商標標識，又未附加區別商業(yè)標識，該樂(lè )高商標使用行為已超普通銷(xiāo)售再授權之“指示性使用”界限，看來(lái)童匯公司想藉以誤導消費者認為其為樂(lè )高品牌專(zhuān)賣(mài)店或直銷(xiāo)商。一審判決遂依法認定童匯公司超“指示性使用”的使用行為構成商標侵權。

二是對所稱(chēng)“域名侵權”行為的依法認定。根據樂(lè )高公司相應的注冊商標權合法有效、而“童匯公司域名構成對樂(lè )高注冊商標相同或近似并足以造成誤認、童匯公司對該域名或其主要部分不享有權益、該域名注冊與使用具有惡意”等四大要件的分析認定，一審判決認定童匯公司注冊與使用相關(guān)域名的行為侵犯了樂(lè )高公司相應的注冊商標權。

三是依法不認定“樂(lè )高活動(dòng)中心”為知名產(chǎn)品特有名稱(chēng)。原告的樂(lè )高品牌已在華獲準了相關(guān)領(lǐng)域的注冊商標，還要不要保護帶樂(lè )高標識的“知名產(chǎn)品特有名稱(chēng)”？其實(shí)商標法保護的是注冊商標權這一已經(jīng)類(lèi)型化的知識產(chǎn)權民事權利，而反不正當競爭法是旨在維護市場(chǎng)公共秩序的構架下，通過(guò)制裁那些侵害未注冊之知名商業(yè)標識權益的行為給予補充保護。一審判決遂認為“在法律適用上應當采用專(zhuān)門(mén)法的商標法予以保護，而非適用反不正當競爭法”，進(jìn)而駁回了樂(lè )高公司關(guān)于認定“樂(lè )高活動(dòng)中心”為“知名商品特有名稱(chēng)”的訴訟請求?！皹?lè )高品牌典型案，庖丁解牛精華判。疑難問(wèn)題勇克堅，依法析理善分辨?！?/p>

（點(diǎn)評人：陶鑫良，教授、博士生導師，上海大學(xué)知識產(chǎn)權學(xué)院名譽(yù)院長(cháng)）

● 十大案例四●

提起確認不侵權之訴需以多重條件為前提

——“驢媽媽”訴伊莎貝拉確認不侵害商標權糾紛案

案情簡(jiǎn)介：

原告景域公司成立于2007年，其經(jīng)營(yíng)的旅游服務(wù)網(wǎng)站“驢媽媽旅游網(wǎng)”，在業(yè)內具有一定知名度。原告于2010年起自主開(kāi)發(fā)設計“驢媽媽”手機客戶(hù)端軟件，并取得“驢媽媽”iPhone客戶(hù)端軟件的著(zhù)作權。2013年4月7日，原告經(jīng)核準注冊了第10506137號“”商標，核準范圍在第42類(lèi)：計算機軟件設計等。2014年，“驢媽媽”被推薦為上海名牌。被告伊莎貝拉公司成立于2009年，主要從事紡織品、服裝鞋帽等商品的線(xiàn)下及網(wǎng)上銷(xiāo)售， 2013年12月28日，被告經(jīng)核準注冊了第11276092號“驢媽媽”商標，核準范圍在第9類(lèi)：電腦軟件（錄制好的）等，但未實(shí)際使用該商標。自2010年起，原告在蘋(píng)果應用商店推出提供旅游相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)的應用程序，在程序圖標中使用了“雙頭驢”，內容介紹中出現“驢媽媽旅游”、“自在游天下，就找驢媽媽”等宣傳文字。2015年9月，被告向蘋(píng)果應用商店投訴稱(chēng)，原告在其應用程序中使用“驢媽媽”標識，侵犯其商標權，要求予以下架處理，后被告一直未就此向法院提起訴訟。原告認為，其并未將“驢媽媽”作為商標使用，被告惡意搶注商標后對原告合理使用行為進(jìn)行投訴，嚴重影響原告公司正常經(jīng)營(yíng)，遂向法院起訴，請求確認原告不侵犯被告在第11276092號商標上享有的商標權。被告辯稱(chēng)，在涉案應用程序上線(xiàn)之前，被告已取得第11276092號商標權，原告改變其注冊商標的結構與方式，在與被告商標相同的類(lèi)別上使用同被告商標近似的標識，易造成公眾混淆，侵犯被告的商標權，應駁回原告訴請。

裁判理由：

法院認為，首先，結合最高院關(guān)于審理專(zhuān)利權糾紛司法解釋中對確認不侵權之訴受理條件的規定可知，確認不侵權糾紛的受理條件，不僅要符合民訴法關(guān)于普通民事糾紛的起訴條件，還具備特定的前提，即：原告受到了內容明確的侵權警告；權利人未在合理期間內啟動(dòng)爭議解決程序；由于不啟動(dòng)爭議解決程序致使爭議法律關(guān)系狀態(tài)不明；該不明法律狀態(tài)導致原告合法權益受到或可能受到損害。

本案中，原告“驢媽媽”APP因被告投訴被蘋(píng)果公司下架，此后被告僅通過(guò)電子郵件和原告協(xié)商商標轉讓一事，并未在合理期限內啟動(dòng)糾紛解決程序，使原告陷入不確定的法律狀態(tài)，因此原告提起確認不侵權之訴符合條件。

其次，關(guān)于原告行為是否構成商標侵權。雖然本案中，原告的APP應用程序與被告商標在類(lèi)別上構成類(lèi)似，且原告使用的“驢媽媽”字樣與被告商標構成近似，但在公眾混淆可能性方面，本院審查了原告對“驢媽媽”字樣的使用方式、APP的受眾、市場(chǎng)知名度、品牌發(fā)展情況和主觀(guān)狀態(tài)等因素，結合原告在先權利使用情況及被告的商標使用情況，認為原告的行為不會(huì )導致相關(guān)公眾混淆誤認，不構成對被告商標的侵害。據此，判決確認原告不侵犯被告商標權。

專(zhuān)家點(diǎn)評：

在日益激烈的商業(yè)競爭中，知識產(chǎn)權并不只是一種單純的法律權利，而更是一種可以廣泛運用的競爭工具和法律籌碼。一些權利人基于競爭或獲利的目的，不時(shí)以知識產(chǎn)權為武器攻擊競爭對手或合法經(jīng)營(yíng)者，其重要表現就是發(fā)送侵權警告或提出侵權指控，從而讓對方處于利益不安定的狀態(tài)，危及其正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。為了防止權利人濫用知識產(chǎn)權，破壞正常的市場(chǎng)競爭秩序，知識產(chǎn)權確認不侵權之訴應運而生，允許被控侵權人主動(dòng)向法院提起訴訟，請求確認其不侵犯他人的知識產(chǎn)權，從而消除對自己的危險狀態(tài)或不安影響。

在司法實(shí)踐中，一般認為，權利人向他人發(fā)出侵權警告或有類(lèi)似于侵權警告的行為，又未在合理時(shí)間內啟動(dòng)爭議解決糾紛程序，是知識產(chǎn)權確認不侵權之訴的事實(shí)前提。本案中，被告向蘋(píng)果應用商店投訴原告侵犯其商標權，要求對原告的應用程序予以下架處理，且一直未就此向法院提起訴訟，滿(mǎn)足了“原告受到了內容明確的侵權警告，權利人未在合理期間內啟動(dòng)爭議解決程序”的事實(shí)前提，因為該投訴與原告有直接的利害關(guān)系，其必然使原告的利益受到影響。本案進(jìn)一步廓清了確認不侵權糾紛的受理條件，并結合APP受眾、品牌發(fā)展情況和主觀(guān)狀態(tài)等因素，否定了原告與被告商標之間的混淆可能性，從而消除了原告利益的不安定狀態(tài)，有利于維護企業(yè)經(jīng)營(yíng)的正當權益，有利于營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境。

（點(diǎn)評人：袁真富，副教授、博士，上海大學(xué)知識產(chǎn)權學(xué)院副院長(cháng)）

● 十大案例五●

轉換性使用構成著(zhù)作權法上的合理使用

——美影廠(chǎng)訴新影年代公司等著(zhù)作權侵權糾紛案

案情簡(jiǎn)介：

原告美影廠(chǎng)系“葫蘆娃”“黑貓警長(cháng)”形象美術(shù)作品的著(zhù)作權人,相關(guān)動(dòng)畫(huà)片創(chuàng )作于上世紀八十年代,享有盛譽(yù)。電影《80后的獨立宣言》由被告新影年代公司出品。電影海報中突出部分為男女主角人物形象及主演姓名，背景則零散分布著(zhù)諸多美術(shù)形象，包括“葫蘆娃”、“黑貓警長(cháng)”卡通形象；身著(zhù)白綠校服的少先隊員參加升旗儀式等情景；黑白電視機等家電用品；縫紉機等日用品；鉛筆盒等文教用品；鐵皮青蛙等玩具。其中“葫蘆娃”、“黑貓警長(cháng)”分別居于男女主角的左右兩側。諸多背景圖案與男女主角形象相較，比例顯著(zhù)較小，“葫蘆娃”、“黑貓警長(cháng)”美術(shù)形象與其他背景圖案大小基本相同。原告認為，該海報未經(jīng)其許可，使用了涉案美術(shù)作品，侵犯了復制權、發(fā)行權等著(zhù)作權，起訴要求被告停止侵權、消除影響并賠償損失。被告則認為，“葫蘆娃”、“黑貓警長(cháng)”屬于80后一代集體記憶，和其他具特定年代感的美術(shù)要素結合，均是為了說(shuō)明電影主人公年齡特點(diǎn)，且在海報中使用比例較小，屬合理使用，故不構成侵權。

裁判理由：

法院認為，根據著(zhù)作權法及實(shí)施條例的相關(guān)規定，“適當引用”是構成合理使用的一種情形，它是指為介紹、評論某一作品或者說(shuō)明某一問(wèn)題，在作品中適當引用他人已經(jīng)發(fā)表的作品，該使用不得影響該作品的正常使用，也不得不合理地損害著(zhù)作權人的合法利益。因此判斷對他人作品的使用是否屬于合理使用，應當綜合考慮被引用作品是否已經(jīng)公開(kāi)發(fā)表、引用他人作品的目的、被引用作品占整個(gè)作品的比例、是否會(huì )對原作品的正常使用或市場(chǎng)銷(xiāo)售造成不良影響等因素予以認定。

本案中，涉案美術(shù)作品創(chuàng )作完成于上世紀八十年代，和海報背景中的其他美術(shù)要素，皆屬80后成長(cháng)記憶中具有代表性的人、物、景，這些元素相組合后確具較強的時(shí)代帶入感，在電影海報中引用涉案美術(shù)作品不是單純再現其藝術(shù)美感和功能，而是反映八十年代的時(shí)代年齡特征，該種引用在電影海報中具有了新的價(jià)值、意義和功能，其原有的藝術(shù)價(jià)值功能發(fā)生轉換，且轉換性程度較高，屬于我國著(zhù)作權法規定的為了說(shuō)明某一問(wèn)題的情形；從其占整個(gè)海報比例來(lái)看，系作為背景使用，占海報面積較小，并未突出顯示，僅為輔助、從屬地位，屬于適度引用；電影海報的使用方式不至于吸引對涉案兩個(gè)美術(shù)作品有特定需求的受眾，從而放棄對涉案作品的選擇使用，因此該使用方式不會(huì )產(chǎn)生替代性作用，不會(huì )影響權利人的正常使用；本案中的海報創(chuàng )作屬特殊情況，不具有普遍性，隨著(zhù)電影播映期的消逝，該電影海報的影響也會(huì )逐步減小，因此不會(huì )不合理地損害權利人的合法利益。綜上，被告使用涉案美術(shù)作品的方式構成著(zhù)作法意義上的合理使用，不構成侵權。據此，判決駁回原告全部訴訟請求。

專(zhuān)家點(diǎn)評：

在“美影廠(chǎng)訴新影年代公司等著(zhù)作權侵權糾紛案”，被告在電影海報中將“葫蘆娃”、“黑貓警長(cháng)”與其他反映80年代少年兒童成長(cháng)經(jīng)歷的道具共同作為背景使用，屬于對美術(shù)作品的復制。該未經(jīng)許可的行為是否構成侵權，取決于其能否被認定為合理使用?！吨?zhù)作權法》雖然規定了“合理引用”，但涉案行為是否屬于“為介紹、評論某一作品或者說(shuō)明某一問(wèn)題，在作品中適當引用他人已經(jīng)發(fā)表的作品”，無(wú)法在立法和司法解釋中找到清晰的回答。

對此，法院借鑒了美國版權判例所創(chuàng )設的“轉換性使用”，也就是考慮對原作品的使用是否并非單純地再現原作品本身的文學(xué)、藝術(shù)價(jià)值或者實(shí)現其內在功能或目的，而是通過(guò)增加新的美學(xué)內容、新的視角、新的理念或通過(guò)其他方式，使原作品在被使用過(guò)程中具有了新的價(jià)值、功能或性質(zhì)，從而改變了其原先的功能或目的。法院指出，涉案電影海報中的“葫蘆娃”、“黑貓警長(cháng)”形象是“80后”群體閃亮的童年記憶，年代特征的結合度較高，與其他作為背景的道具皆屬80后成長(cháng)記憶中具有代表性的元素，具有較強的時(shí)代帶入感，其使用是為了說(shuō)明某一問(wèn)題，即涉案電影主角的年齡特征。同時(shí)，兩個(gè)動(dòng)漫形象在海報中處于輔助、配角、從屬的背景地位，所占面積很小，屬于適度的引用。因此，法院認定對涉案動(dòng)漫形象的使用屬于合理使用。

法院實(shí)際上是認定“葫蘆娃”和“黑貓警長(cháng)”美術(shù)作品在電影海報中功能與目的發(fā)生了轉換，不是吸引受眾欣賞其動(dòng)漫造型，而是生動(dòng)地展示電影中主角的年齡特征和時(shí)代背景，再加之其很小的尺寸和比例，具有較強的轉換性。本案對“轉換性使用”的借鑒和結合具體案情的合理應用，為“適當引用”的判斷帶來(lái)了新的思路，為審理同類(lèi)案件提供了有益的參考。

（點(diǎn)評人：王遷，華東政法大學(xué)教授、博士生導師）

● 十大案例六●

在先權利抗辯的審查標準

——涉維多利亞秘密公司商標侵權糾紛案

案情簡(jiǎn)介：

慶鵬公司經(jīng)批準獲得“Secret charm”的注冊商標專(zhuān)用權后，將該商標授權原告斯科塞斯公司進(jìn)行品牌管理和維護。原告發(fā)現被告吉詩(shī)美公司在上海來(lái)福士商場(chǎng)銷(xiāo)售來(lái)源于被告萬(wàn)事達公司進(jìn)口的標有“SECRET  CHARM”標識的“維多利亞的秘密”的化妝品。原告認為，兩被告進(jìn)口、銷(xiāo)售的涉案商品上使用的“SECRET  CHARM”標識與涉案商標“Secret charm”相比，僅存在字母大小寫(xiě)的區別，構成商標相同，兩被告的行為共同構成商標侵權。訴請要求兩被告停止侵權并賠償損失。兩被告針對原告的訴訟主張提出了在先權利的正當使用、非商標性使用、不構成混淆、合法來(lái)源等多方面的抗辯意見(jiàn)。針對在先權利抗辯，兩被告認為，涉案化妝品的生產(chǎn)商維多利亞的秘密商店品牌管理公司（Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.，以下簡(jiǎn)稱(chēng)維密公司）對于包含“SECRET CHARM”在內的產(chǎn)品包裝美術(shù)設計享有在先的著(zhù)作權，系對在先合法權利的正當使用，并未侵犯“Secret charm”的注冊商標專(zhuān)用權。

裁判理由：

法院認為，在先權利的認定需要考慮是否擁有合法的在先權利基礎；基于合法的權利基礎，使用方式和行為性質(zhì)是否具有正當性。商標法規定的“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利”，不僅是對申請注冊商標所提的要求，也賦予了在先權利人的抗辯權。商標法雖未對“在先權利”的種類(lèi)予以界定，但從法理和司法實(shí)踐來(lái)看，應包括外觀(guān)設計專(zhuān)利權、著(zhù)作權、企業(yè)名稱(chēng)權、姓名權等。本案兩被告提出的“在先權利”抗辯實(shí)質(zhì)上就是對于包含“SECRET CHARM”在內的產(chǎn)品包裝美術(shù)設計所享有的在先著(zhù)作權抗辯。由于中美均為《保護文學(xué)和藝術(shù)作品伯爾尼公約》成員國，維密公司作為一家在美國創(chuàng )設的企業(yè)，其所創(chuàng )作的作品受到我國著(zhù)作權法保護。且根據他院已生效判決，維密公司創(chuàng )作使用在先，慶鵬公司申請注冊商標在后。因此兩被告擁有合法的在先權利基礎。涉案產(chǎn)品只在維密專(zhuān)賣(mài)店內進(jìn)行銷(xiāo)售，產(chǎn)品上完整使用了維密公司擁有著(zhù)作權的“Secret Charm產(chǎn)品包裝設計”美術(shù)作品，且清晰標注了主商標，不會(huì )造成消費者混淆誤認。因此，維密公司的使用方式和行為性質(zhì)具有正當性。此外，原告及其關(guān)聯(lián)公司在2001至2016年間大量申請注冊包括“維多密碼”、“Victoria's code”等商標，在文字組成、呼叫等方面與維密公司系列品牌相同或近似。原告無(wú)法對此作出合理解釋?zhuān)湫袨橐嚯y謂善意。根據誠實(shí)信用、維護公平競爭和保護在先權利等處理原則，兩被告的在先權利抗辯成立，其進(jìn)口、銷(xiāo)售維密公司使用上述美術(shù)作品包裝的商品不構成對原告主張的“Secret charm”注冊商標專(zhuān)用權的侵犯，故判決駁回原告所有訴訟請求。

專(zhuān)家點(diǎn)評：

長(cháng)期以來(lái)，我國存在著(zhù)大量商標申請人，其使用他人具有在先權利的作品、外觀(guān)設計、姓名、商號、知名名稱(chēng)包裝裝潢等進(jìn)行商標注冊，并以注冊商標向在先權利人主張商標專(zhuān)用權。為規制這一類(lèi)商標搶注行為，我國《商標法》在商標申請審查、異議和無(wú)效（撤銷(xiāo)）等行政確權程序中作出了明確規定，“申請注冊的商標，不得與他人在先取得的合法權利相沖突”（第9條），“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利”（第32條），2019年修改商標法增加規定了“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回”（第4條）。這些規定的確能從商標注冊申請的源頭上遏制商標搶注行為，但對以與在先權利沖突的注冊商標為權利基礎提起的侵權訴訟，被告能否主張在先權利抗辯，商標法并未作出明確規定（我國商標法中僅作出了正當使用抗辯和先用權抗辯）。顯然，與在先權利沖突的注冊商標，不僅在申請行為上違背誠實(shí)信用原則，而且在使用行為上也同樣違背誠實(shí)信用原則，應當予以規制。

本案就是一件典型的與在先著(zhù)作權沖突的注冊商標侵權訴訟案。首先，法院基于誠實(shí)信用原則，認為“商標法規定的‘申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利’，不僅是對申請注冊商標所提的要求，也賦予了在先權利人的抗辯權”，明確了在先權利抗辯在商標侵權訴訟中的適用。其次，法院明確了在先權利抗辯的司法審查考量因素，包括在先權利基礎的合法性、使用方式和行為性質(zhì)的正當性以及注冊商標申請的主觀(guān)狀態(tài)。本案對在先權利抗辯的適用及其考量因素的明確，對于規制商標權利沖突，特別是遏制不以使用為目的的惡意商標注冊具有較大司法政策價(jià)值，對在先權利抗辯的司法認定與審理具有借鑒意義。

（點(diǎn)評人：許春明，教授、博士生導師，上海大學(xué)法學(xué)院副院長(cháng)兼知識產(chǎn)權學(xué)院院長(cháng)）

● 十大案例七●

被授權人超出授權出版發(fā)行構成侵犯復制權、發(fā)行權

——葉肇鑫與湖南音像出版社等著(zhù)作權侵權糾紛案

案情簡(jiǎn)介：

原告葉肇鑫經(jīng)長(cháng)期構思創(chuàng )作完成以“細說(shuō)昆曲”為主題的昆曲藝術(shù)講解紀錄片《昆曲百種 大師說(shuō)戲》。后又以該紀錄片為藍本，改編五輯配套圖書(shū)《說(shuō)戲》。原告以自費出版的方式，與被告浦睿公司簽訂《出版協(xié)議》，約定由浦睿公司負責《說(shuō)戲》圖書(shū)的出版和發(fā)行等工作，并約定圖書(shū)上需標注“岳麓書(shū)社”字樣。后通過(guò)全球預定模式，浦睿公司委托被告湖南音像出版社出版發(fā)行圖書(shū)共計1300余套。之后，原告在湖南音像出版社淘寶店中購得一套簡(jiǎn)版《說(shuō)戲》，該套產(chǎn)品封面處多了“國家出版基金項目”標識，署名的出版社少了“岳麓書(shū)社”。原告認為，湖南音像出版社未經(jīng)原告許可，超出原限定發(fā)行數量，擅自再版、發(fā)行《戲說(shuō)》產(chǎn)品，構成侵害作品復制權、發(fā)行權。浦睿公司作為原告出版發(fā)行事務(wù)的受托人，系侵權行為的共同實(shí)施者，應承擔連帶侵權責任。訴請要求確認被告的行為構成著(zhù)作權侵權并需賠禮道歉。

裁判理由：

法院認為，從涉案作品的署名及合同履行相關(guān)情況來(lái)看，原告就作品享有著(zhù)作權。原告通過(guò)授權鏈委托被告進(jìn)行出版發(fā)行事宜，行使復制權、發(fā)行權。根據原告與被告浦睿公司的約定，原告系自費出版，有權限定涉案圖書(shū)數量，實(shí)際發(fā)行采用預購方式。盡管合同設定有期限，期間未以書(shū)面方式明確發(fā)行總數，且在結算中使用了階段性財務(wù)決算的表述，具一定模糊性。但結合合同履行過(guò)程中的發(fā)行指南、日程表安排等，已表明發(fā)行數量以預購截止為準；且雙方已通過(guò)決算紀要的形式，就發(fā)行銷(xiāo)售全部完畢，并無(wú)庫存進(jìn)行了明確，可以認定原告以預購截止的方式限定了出版發(fā)行的圖書(shū)數量。出版單位超出合同授權范圍擅自出版發(fā)行的，構成對著(zhù)作權人復制權、發(fā)行權的侵犯。被告湖南音像出版社作為出版機構，明知被告浦睿公司僅為轉授權人，卻未對著(zhù)作權人與轉授權人間的權利約定盡審慎注意義務(wù)，仍超越合同授權權限，自行加印并再版發(fā)行涉案圖書(shū)，侵犯原告著(zhù)作權。被告浦睿公司在轉授權后，實(shí)際全面參與預購發(fā)行、版權基金申報等工作，其未對湖南音像出版社是否按約履行合同進(jìn)行合理的、基本的提示和督促，作為利益共享方與湖南音像出版社構成共同侵權。據此，認定浦睿公司、湖南音像出版社構成侵害原告作品復制權、發(fā)行權。

專(zhuān)家點(diǎn)評：

在“葉肇鑫訴湖南音像出版社等案”中，原、被告對于被告在履行圖書(shū)出版合同時(shí)，是否超數量發(fā)行存在爭議。本案的特殊性在于，合同雖然約定可以限定發(fā)行總量，但并未實(shí)際確定數量，而原告指稱(chēng)被告超量發(fā)行的時(shí)間，又在合同約定的期限之內。這就需要結合考慮締約目的、交易習慣、合同其他條款的表述及履行方式，對合同作出合理解釋。這對法官的專(zhuān)業(yè)素養提出了較高的要求。

在本案中，原告系自費出版，自費出版的作者一般不拿稿費或只有固定的稿費，出版者增加印量也不會(huì )按碼洋比例給作者增加稿費，因此自費出版的作者往往只要求印刷、發(fā)行約定的數量，在約定不明的情況下應作出對作者有利的解釋。同時(shí)，涉案作品是以“按需定制”的方式發(fā)行的，即有多少人訂購就印刷發(fā)行多少套，根據訂購數量發(fā)行完畢后就不再印刷；而且在合同期限尚未屆滿(mǎn)之時(shí)，雙方就已經(jīng)進(jìn)行了決算，形成了紀要，其中明確說(shuō)明之前按需印刷的作品已經(jīng)全部發(fā)行銷(xiāo)售完畢，并無(wú)庫存，財務(wù)決算的結論至此也全部完成。法院綜合考慮這些因素，認定印刷發(fā)行的數量應當限定為“按需定制”形成的數量，出版者擅自加印超出了出版合同對復制權和發(fā)行權的許可范圍，構成侵權。這一對合同的解釋合理合法，值得贊許。

（點(diǎn)評人：王遷，華東政法大學(xué)教授、博士生導師）

● 十大案例八●

知識產(chǎn)權訴訟賠償認定中證據披露及妨礙舉證規則的適用

——“蜀門(mén)”商標侵權及不正當競爭糾紛案

案情簡(jiǎn)介：

原告云蟾公司系“蜀門(mén)”系列商標的專(zhuān)用權人，核定使用類(lèi)別主要包括游戲，其將商標使用在其自行開(kāi)發(fā)和營(yíng)運的游戲上，該款游戲具有較高的知名度。原告正值將該款游戲移植入手游端并大力宣傳之際，發(fā)現被告貪玩公司開(kāi)始運營(yíng)一款名為“絕世蜀門(mén)”的手游，并在多個(gè)平臺發(fā)布宣傳信息及提供下載通道。原告認為，被告侵犯了其注冊商標專(zhuān)用權，訴請要求被告立即停止侵權、消除影響，并賠償經(jīng)濟損失等1000萬(wàn)元。被告則認為，“絕世蜀門(mén)”只是作為游戲名稱(chēng)使用，并未發(fā)揮識別游戲來(lái)源的商標作用。審理過(guò)程中，原告向法院申請調查被告的游戲收入情況，但調取的支付寶、微信后臺收入數據無(wú)法直接對應涉案游戲?？紤]到被告同時(shí)運營(yíng)多款游戲，法院經(jīng)釋明后要求被告就涉案游戲的收入進(jìn)行舉證。但被告僅提供若干非涉案游戲的收入證據，認為已完全覆蓋調取的收入數據，據此證明涉案游戲并未實(shí)際獲利。

裁判理由：

法院認為，游戲名稱(chēng)本身具有個(gè)性化特征，可與開(kāi)發(fā)商、運營(yíng)商等形成對應聯(lián)系，其實(shí)質(zhì)是將游戲名稱(chēng)作為商業(yè)標識使用，從而實(shí)現游戲名稱(chēng)權益商標權化。這種方式在文創(chuàng )領(lǐng)域較為常見(jiàn)，如將游戲、小說(shuō)等名稱(chēng)注冊為商標。在兩者趨同的情形下，被控侵權標識“絕世蜀門(mén)”、“蜀門(mén)傳奇”、“蜀門(mén)情緣”的使用實(shí)質(zhì)上發(fā)揮了區分游戲來(lái)源的商標性功能。原告恰值將其享有美譽(yù)的“蜀門(mén)”客戶(hù)端游戲移植入手游端的宣傳之際，被告使用上述標識，與涉案商標構成近似，且易致混淆誤認，構成商標侵權。原告通過(guò)調取支付寶、微信后臺收入數據的方式就被告游戲獲利情況進(jìn)行舉證，但由于被告公司實(shí)際運營(yíng)多款游戲，后臺數據無(wú)法直接對應涉案游戲。經(jīng)釋明，被告在理應掌握游戲收入數據的情況下，未提供涉案游戲收入證據，取而代之的是通過(guò)提供其他游戲的收入數據以反向證明涉案游戲無(wú)實(shí)際收入或收入極低，但相關(guān)數據已大大超過(guò)支付寶及微信平臺的調取數據。法院有理由相信，這些數據即便真實(shí)，其來(lái)源也并不限于支付寶及微信支付渠道，因此難以認定已達成被告的證明目的。因被告拒不提供相關(guān)證據，故對其作出不利推定。在具體適用時(shí)，仍結合游戲知名度、侵權時(shí)間段、盈利周期、商標貢獻度、多款游戲收入混合等因素，未全額支持權利人主張，但在法定賠償范圍內頂格判賠300萬(wàn)元。

專(zhuān)家點(diǎn)評：

“舉證難、賠償低”一直是我國知識產(chǎn)權司法保護中難題，影響了知識產(chǎn)權保護對創(chuàng )新的激勵保障功能的充分發(fā)揮。為破解這一難題，近年來(lái)，我國在立法和司法上不斷完善，立法上表現為完善舉證規則、提高法定賠償上限、增加懲罰性賠償等，司法上表現為加大適用舉證釋明、證據出示令等，上海市高院還在司法政策上確立“有利于權利保護”原則。知識產(chǎn)權侵權賠償不足的根本原因在于權利人對主張賠償數額的舉證困難。盡管法律明確規定了以實(shí)際損失、侵權所得或許可費合理倍數確定賠償數額，但這需要權利人舉證證明。尤其是在相關(guān)的賬簿、資料主要由侵權人掌握的情況下，權利人難于取得證據，無(wú)法舉證侵權所得。即使是法定賠償，也需要由法院根據侵權行為的情節確定。因此，在司法中適用證據披露及妨礙舉證規則顯得尤為必要和重要。

本案中，在原告初步舉證被告收入的情況下，法院對被告進(jìn)行舉證釋明，要求被告提供涉案游戲收入證據，因被告理應掌握游戲收入數據而拒不提供相關(guān)證據，法院對其作出不利推定。法院并未參考權利人的主張全額支持賠償數額，在對被告作出不利推定的前提下，結合游戲知名度、侵權時(shí)間段、盈利周期、商標貢獻度、多款游戲收入混合等因素，在法定賠償范圍內頂格判賠。本案中，法院既合理適用證據披露及妨礙舉證規則，又結合侵權行為情節頂格適用法定賠償，為司法中破解“舉證難、賠償低”難題，合理判定賠償數額，提供了有益的思路，對于知識產(chǎn)權司法實(shí)踐中侵權損害賠償數額的確定具有借鑒意義。

（點(diǎn)評人：許春明，教授、博士生導師，上海大學(xué)法學(xué)院副院長(cháng)兼知識產(chǎn)權學(xué)院院長(cháng)）

● 十大案例九●

商城管理人對內部銷(xiāo)假行為明知且作用巨大的構成主犯

——李某某、萬(wàn)某某銷(xiāo)售假冒注冊商標的商品案

案情簡(jiǎn)介：

被告人李某某系韓城公司股東及實(shí)際控制人，在負責上海韓城服飾禮品廣場(chǎng)（下稱(chēng)“淘寶城”）經(jīng)營(yíng)管理期間，明知“淘寶城”內商鋪售假活動(dòng)高發(fā)且多次被查處并判決，仍利用其在“淘寶城”的控制地位，長(cháng)期提供場(chǎng)所，放縱、容留商戶(hù)售假。為規避工商檢查，其不再采取簽訂書(shū)面合同的方式，而按內部記錄以個(gè)人收取現金不入帳的方式收取費用，并授意向“黃?！笔杖〈髲d花車(chē)高額租金，對不交錢(qián)的黃牛予以驅趕。另，其向商鋪經(jīng)營(yíng)者收取推廣費524萬(wàn)余元，對外支付導游費388萬(wàn)余元，專(zhuān)門(mén)吸引外國團隊入“淘寶城”消費，并在“淘寶城”商場(chǎng)廣播，通知商戶(hù)有公安、工商檢查。此外，李某某指使杜某某為其“淘寶城”2樓9號店鋪雇傭營(yíng)業(yè)員及聯(lián)系店鋪裝修事宜。杜按李某某指示，聯(lián)系萬(wàn)某某對該店鋪進(jìn)行裝修，并安排營(yíng)業(yè)員進(jìn)行銷(xiāo)售。被告人萬(wàn)某某明知“淘寶城”內多家店鋪銷(xiāo)假，先后為多家店鋪裝修用于藏匿及暗中銷(xiāo)售假冒注冊商標的商品的暗格。公訴機關(guān)認為，李某某明知他人侵犯知識產(chǎn)權犯罪而為其提供經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，且明知是假冒注冊商標的商品仍予以銷(xiāo)售，待售金額巨大，其在部分犯罪事實(shí)中起次要作用；萬(wàn)某某明知他人銷(xiāo)售假冒注冊商標的商品仍為其提供裝修幫助，其在共同犯罪中起輔助作用。二者皆應以銷(xiāo)售假冒注冊商標的商品罪追究刑事責任，系從犯，應從輕或者減輕處罰。兩被告人對銷(xiāo)售部分的商品已著(zhù)手實(shí)施犯罪，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯從輕或者減輕處罰。李某某辯稱(chēng)，其雖知道很多店鋪售假，但已盡管理責任，增收擴大經(jīng)營(yíng)費是為了提高商鋪經(jīng)營(yíng)成本讓其不再售假；擴大經(jīng)營(yíng)費雖在其個(gè)人銀行卡內，但卡由他人保管，后期已準備轉型，并向工商局遞交轉型報告；關(guān)于2樓9號店鋪，其不認可為自己經(jīng)營(yíng)，稱(chēng)系租給杜某某，不知杜售假。萬(wàn)某某辯稱(chēng)，沒(méi)有證據證明涉案店鋪查獲的假冒商品是從暗格內查出的，不能對被告人指控犯罪。

裁判理由：

法院認為，幫助行為在正犯行為中作用巨大的，構成主犯。非以公司名義及決議做出犯罪行為，且違法所得未歸單位所有的，不構成單位犯罪。

被告人李某某作為韓城公司股東和實(shí)際控制人，就韓城公司違法的財務(wù)管理、記賬方式及店鋪出租、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)等管理模式起決定性作用，對“淘寶城”內售假活動(dòng)主觀(guān)明知。李某某利用其控制地位，為商戶(hù)提供租賃場(chǎng)所，容留商鋪售假，放任商鋪藏匿假貨，并向商鋪預先提供消息以逃避查處，對“淘寶城”內售假頻發(fā)、裝修藏匿、“黃?！崩?、導游帶團的不良業(yè)態(tài)有直接責任。李某某明知他人實(shí)施銷(xiāo)售假冒注冊商標商品的犯罪，待售金額巨大，而為其提供便利條件及幫助，構成共犯，應對 “淘寶城”內店鋪售假行為承擔共同犯罪的刑事責任。根據其在共同犯罪中的作用，不能認定為從犯。李某某明知商鋪存在售假情況，向店鋪收取擴大經(jīng)營(yíng)費，變相從商鋪售假行為中牟利，其違法所得應予追繳。其犯罪行為既非單位決議，亦非為單位謀取利益，屬個(gè)人犯罪，不構成單位犯罪。另，李某某明知是假冒注冊商標的商品仍自行經(jīng)營(yíng)店鋪予以銷(xiāo)售，待售金額巨大，該行為亦構成假冒注冊商標的商品罪。被告人萬(wàn)某某明知他人銷(xiāo)售假冒注冊商標的商品，仍為其提供裝修幫助用于藏匿假冒商品、逃避查處，構成銷(xiāo)售假冒注冊商標的商品罪，應承擔共同犯罪的刑事責任。根據其在共同犯罪中的作用，可認定為從犯。據此，判決被告人李某某犯銷(xiāo)售假冒注冊商標的商品罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元，追繳其違法所得；被告人萬(wàn)某某犯銷(xiāo)售假冒注冊商標的商品罪，判處有期徒刑一年十一個(gè)月，緩刑一年十一個(gè)月，并處罰金人民幣兩萬(wàn)元；扣押在案的假冒注冊商標的商品，依法予以沒(méi)收。

專(zhuān)家點(diǎn)評：

上海最大的“仿冒名牌商品集散地、侵犯注冊商標重災區”一度有“前有襄陽(yáng)路，后有淘寶城”之稱(chēng)。此案發(fā)生于已取締了襄陽(yáng)路仿冒市場(chǎng)之后；發(fā)生在地處靜安區上海最繁華之南京西路上的“淘寶城”。犯罪人李某某是“淘寶城”商城經(jīng)營(yíng)管理者韓城公司的實(shí)際控制人，其濫用權力，非法操縱管理著(zhù)“淘寶城”商城之商業(yè)模式、經(jīng)營(yíng)規則、店鋪租賃、財務(wù)運作包括記賬方式等實(shí)際運行。其在“淘寶城”內容留商鋪售假，放任商鋪藏匿假貨，向商鋪通風(fēng)報信以逃避查處，從而直接引發(fā)“淘寶城”內售假頻發(fā)、裝修藏匿、“黃?！崩?、導游帶團等不良業(yè)態(tài)與犯罪行為。譬如其曾向入駐“淘寶城”內各店鋪收取所謂的“推廣費”524萬(wàn)元，進(jìn)而將其中388萬(wàn)元轉發(fā)給諸多來(lái)上海的外國旅游團體之導游，誘導導游帶領(lǐng)外國游客來(lái)“淘寶城”購買(mǎi)仿冒名牌商品。此外，案發(fā)前李某某已開(kāi)始親自經(jīng)營(yíng)“淘寶城”2樓9號店鋪銷(xiāo)售假冒名牌眼鏡；并指使萬(wàn)某某為其進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)為藏匿假貨的店鋪裝修。

本案經(jīng)指定管轄普陀區人民法院審理，由靜安區人民檢察院指派檢察官出庭支持公訴。本案主要焦點(diǎn)與審判特色在于：

第一，李某某的上述犯罪行為既非單位決議，亦非為單位謀取利益，不構成單位犯罪，屬于其個(gè)人犯罪。

第二，李某某濫用落入其手中的“淘寶城”實(shí)際管理權力，為銷(xiāo)售侵犯注冊商標、仿冒名牌商品的犯罪活動(dòng)提供便利條件及幫助，已構成銷(xiāo)售假冒注冊商標商品罪的共犯并且是主犯。

第三、2樓9號店案發(fā)前李某某已開(kāi)始親自經(jīng)營(yíng)“淘寶城”2樓9號店鋪銷(xiāo)售假冒名牌眼鏡，構成直接商標侵權犯罪。第四，為李某某與其他“淘寶城”店鋪進(jìn)行專(zhuān)門(mén)藏匿假貨裝修工程的萬(wàn)某某，為商標侵權犯罪活動(dòng)提供便利條件及幫助，也已構成銷(xiāo)售假冒注冊商標商品罪的共犯但是從犯?！凹倜袄铣蔡詫毘?，架橋鋪路李某人，犯罪共犯系主犯，依法審判當嚴懲”。

（點(diǎn)評人：陶鑫良，教授、博士生導師，上海大學(xué)知識產(chǎn)權學(xué)院名譽(yù)院長(cháng)）

● 十大案例十●

非替代關(guān)系產(chǎn)品市場(chǎng)下可將侵權人獲利認定為犯罪金額

——于某某、萬(wàn)某公司等侵犯商業(yè)秘密案

案情簡(jiǎn)介：

被害單位恩某某公司經(jīng)關(guān)聯(lián)方授權，獲得涉案汽車(chē)天窗相關(guān)技術(shù)信息用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并采取的相應的保密措施。經(jīng)鑒定，上述技術(shù)信息屬于不為公眾所知悉的技術(shù)信息。2012年4月至2014年2月被告人于某某在恩某某公司擔任產(chǎn)品工程師，參與天窗項目工作，曾接觸上述技術(shù)信息。2014年3月其離職后入職被告單位萬(wàn)某公司，負責全景天窗的研發(fā)工作。期間，于某某借從境外個(gè)人處購買(mǎi)天窗技術(shù)圖紙之名，違反與恩某某公司之間的保密約定，向萬(wàn)某公司提供了帶有恩某某公司標識及項目代號的技術(shù)信息資料，用于產(chǎn)品研發(fā)。萬(wàn)某公司在應知可能存在非法披露他人技術(shù)秘密的情況下，仍未予以謹慎審查，即將相關(guān)技術(shù)信息資料用于相關(guān)汽車(chē)天窗產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)銷(xiāo)售。于某某、萬(wàn)某公司法定代表人賈某某還以共同研發(fā)人身份，對部分技術(shù)申請實(shí)用新型專(zhuān)利。經(jīng)鑒定，萬(wàn)某公司部分汽車(chē)天窗產(chǎn)品、實(shí)用新型專(zhuān)利及計算機內部分電子數據與涉案技術(shù)信息實(shí)質(zhì)相同或具有同一性，2015年9月至2018年6月期間銷(xiāo)售上述相關(guān)天窗產(chǎn)品凈利潤為1298余萬(wàn)元。

公訴機關(guān)指控，被告人于某某、被告單位萬(wàn)某公司及其實(shí)際經(jīng)營(yíng)負責人賈某某構成侵犯商業(yè)秘密罪。于某某及其辯護人作無(wú)罪辯護，對指控的犯罪事實(shí)及罪名均表示異議。萬(wàn)某公司及賈某某對指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，但認為計算犯罪金額時(shí)應考慮技術(shù)信息貢獻度和占比，進(jìn)行相應折算。審理期間，萬(wàn)某公司、賈某某與恩某某公司就侵犯商業(yè)秘密達成和解協(xié)議，共計賠償778.8萬(wàn)元，并獲恩某某公司諒解。

裁判理由：

法院認為，鑒定意見(jiàn)就涉案技術(shù)的查新范圍和鑒定方法合理，涉案技術(shù)信息屬于不為公眾所知悉的信息，具備價(jià)值性、實(shí)用性的特征，且權利人采取了相應的保密措施，構成商業(yè)秘密。于某某接觸涉案技術(shù)秘密，違反與權利人的保密約定，披露、使用、允許萬(wàn)某公司使用其所掌握的商業(yè)秘密，屬于侵犯商業(yè)秘密的行為。萬(wàn)某公司雖有向案外人購買(mǎi)圖紙之名，但獲取來(lái)源為競爭對手的前員工，實(shí)際交易狀態(tài)中合同簽訂、付款方式等均不符合一般商業(yè)慣例，商業(yè)秘密載體包含競爭對手商業(yè)標識，可認定其應知于某某的侵權行為，仍獲取、使用及披露涉案商業(yè)秘密，主觀(guān)上具有明顯故意，亦構成侵犯商業(yè)秘密的行為。

本案中，被告單位將權利人商業(yè)秘密申請了相關(guān)專(zhuān)利，致使商業(yè)秘密淪為公眾知悉的信息而喪失秘密性，勢必給權利人造成了損失，但因涉案技術(shù)秘密本身具有技術(shù)迭代升級的特性，較難準確評估其自身價(jià)值，因此采取從權利人損失或侵權人獲利的角度評價(jià)犯罪數額，更具客觀(guān)性、合理性?？紤]到該案的商業(yè)場(chǎng)景，未有證據顯示萬(wàn)某公司的客戶(hù)與權利人的客戶(hù)具有重合交叉關(guān)系，汽車(chē)天窗產(chǎn)品的供應市場(chǎng)亦非權利人獨占，因此認定侵權產(chǎn)品與權利人產(chǎn)品未形成非此即彼的直接替代關(guān)系，故采取侵權人獲利的計算方式更為客觀(guān)。該案中，被告單位在非法使用技術(shù)秘密之前，并不具有生產(chǎn)相應天窗產(chǎn)品的能力，因此可以認定該技術(shù)秘密構成體現天窗產(chǎn)品技術(shù)功能和效果的關(guān)鍵部件，處于產(chǎn)品核心地位。審計鑒定并非指向整車(chē)，而是已剝離出天窗部分凈利潤，作為整體天窗成品，僅作整體銷(xiāo)售，并不會(huì )脫離關(guān)鍵部件而拆分并單獨銷(xiāo)售玻璃、封條、線(xiàn)束等零部件。經(jīng)鑒定侵權天窗產(chǎn)品已覆蓋全部機械組技術(shù)秘點(diǎn)，因此以侵權天窗產(chǎn)品整體凈利潤1200余萬(wàn)元計算犯罪數額，不再考慮貢獻度及占比而進(jìn)行比例折算。

法院以侵犯商業(yè)秘密罪判處于某某有期徒刑五年，并處罰金五十萬(wàn)元；以侵犯商業(yè)秘密罪判處萬(wàn)某公司罰金四百萬(wàn)元；以侵犯商業(yè)秘密罪判處賈某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三十五萬(wàn)元；違法所得依法予以追繳。

專(zhuān)家點(diǎn)評：

本案法律適用方面的價(jià)值主體表現在兩個(gè)方面：

一是侵犯商業(yè)秘密罪“共同犯罪”的認定。根據我國刑法第二十五條的規定，二人以上共同故意犯罪構成共同犯罪。本案中，被告人于某某違反與原公司的保密協(xié)議，虛構從境外人員處購買(mǎi)技術(shù)圖紙的名義，向被告單位萬(wàn)某公司出售原公司技術(shù)秘密圖紙并非法獲利，侵犯商業(yè)秘密的直接故意十分明顯；而被告單位萬(wàn)某公司及其實(shí)際經(jīng)營(yíng)負責人賈某某明知于某某曾在權利人公司任職，且所購買(mǎi)的技術(shù)資料帶有權利人公司標識及項目代號的情況下，仍予以購買(mǎi)并用于產(chǎn)品研發(fā)，具有放任犯罪結果發(fā)生的間接故意。本案裁判表明，直接故意和間接故意的行為人在侵犯商業(yè)秘密罪刑事案件中可以構成共同犯罪，為今后處理同類(lèi)法律問(wèn)題提供了現實(shí)案例的支撐。

二是侵犯商業(yè)秘密罪“重大損失”的認定。侵犯商業(yè)秘密罪“重大損失”一般參照商業(yè)秘密民事侵權損失計算方法予以認定，遵循權利人損失、侵權人獲利以及秘密被公開(kāi)時(shí)研發(fā)成本等方法依序適用。本案因權利人產(chǎn)品在市場(chǎng)上具有替代品，侵權人銷(xiāo)售一定數量產(chǎn)品未必代表權利人必然銷(xiāo)售同等數量產(chǎn)品，且產(chǎn)品的銷(xiāo)售并不代表著(zhù)秘密的公開(kāi)，故以侵權人獲利計算更為妥當。而涉案技術(shù)秘點(diǎn)構成了侵權產(chǎn)品利潤的主要來(lái)源，故以其產(chǎn)品銷(xiāo)售凈利潤作為獲利依據并無(wú)不當，可以作為同類(lèi)案件審理時(shí)的參考。

（點(diǎn)評人：唐震，三級高級法官，上海市高級人民法院知識產(chǎn)權庭副庭長(cháng)）

來(lái)源：“浦江天平”公眾號、上海市普陀區人民法院

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

點(diǎn)擊圖片，查看專(zhuān)題詳情！

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily是具有全球影響力的知識產(chǎn)權媒體，致力于連接全球知識產(chǎn)權與科技創(chuàng )新人才。匯聚了來(lái)自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個(gè)國家和地區的高科技公司及成長(cháng)型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權負責人，還有來(lái)自政府、律師及代理事務(wù)所、研發(fā)或服務(wù)機構的全球近100萬(wàn)用戶(hù)（國內70余萬(wàn)+海外近30萬(wàn)），2019年全年全網(wǎng)頁(yè)面瀏覽量已經(jīng)突破過(guò)億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來(lái)自“浦江天平”公眾號、上海市普陀區人民法院并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉載此文章須經(jīng)權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場(chǎng)，如若轉載，請注明出處：“http://qaqi.cn/”