美國審查中認定現有技術(shù)的方法

在《美國發(fā)明法案》（America Invents Act，簡(jiǎn)稱(chēng)AIA）中，關(guān)于現有技術(shù)的規定在35 U.S.C. 102中。以下，筆者先粗淺地解讀102中關(guān)于現有技術(shù)的規定，再根據該規定總結一個(gè)簡(jiǎn)便的判定流程，以便于在實(shí)際的OA答復工作中快速準確地進(jìn)行判斷。

首先，35 U.S.C. 102(a)中規定了總的現有技術(shù)。

102(a)(1)規定“在有效申請日之前已經(jīng)獲得專(zhuān)利，或在出版物中有描述，或公開(kāi)使用，或銷(xiāo)售，或以其他形式為公眾所知”為現有技術(shù)。

102(a)(2)規定“在有效申請日之前由他人有效遞交的專(zhuān)利或已公開(kāi)或已視為公開(kāi)的專(zhuān)利申請”為現有技術(shù)。

注意，在以上規定中，都是在認定現有技術(shù)，只要是現有技術(shù)即可以評述新穎性也可以評述創(chuàng )造性。因此，在美國沒(méi)有“抵觸申請”的概念，由他人遞交的“申請在先公開(kāi)在后”的美國專(zhuān)利申請（類(lèi)似中國的“抵觸申請”）是現有技術(shù)，是可以評述創(chuàng )造性的。在中國是由任何人遞交的“申請在先公開(kāi)在后”的專(zhuān)利申請是“抵觸申請”，只能用于評述新穎性。這一點(diǎn)來(lái)看，美國專(zhuān)利法比中國專(zhuān)利法對發(fā)明人要苛刻一些。

另外還要注意，102(a)(2)的“專(zhuān)利”或“專(zhuān)利申請”指的是美國專(zhuān)利或美國的專(zhuān)利申請。如果是PCT申請，應該是指定美國的公開(kāi)的PCT申請。

35 U.S.C. 102(b)中規定了幾項不被認定為現有技術(shù)的例外情況，第（1）部分涉及到“在本發(fā)明的有效申請日前1年及1年內做出的公開(kāi)”。

102(b)(1)(A)規定，在有效申請日一年內由發(fā)明人或直接從發(fā)明人處獲知的其他人披露的對比文件不是現有技術(shù)。因此美國的寬限期為一年，而中國為6個(gè)月。而且美國對披露形式?jīng)]有規定，而中國嚴格規定了披露形式（例如規定的展會(huì )或學(xué)術(shù)會(huì )議等）。

102(b)(1)(B)規定，對于某對比文件D，如果在D的公開(kāi)日之前，由發(fā)明人或直接從發(fā)明人或聯(lián)合發(fā)明人處獲知的其他人進(jìn)行了披露，則對比文件D不是現有技術(shù)。

綜上，美國判斷一個(gè)公開(kāi)文件是不是適用“寬限期”，最重要的因素有兩點(diǎn)：（1）公開(kāi)文件的公開(kāi)時(shí)間是否在寬限期內；（2）公開(kāi)文件的公開(kāi)人是不是和本發(fā)明的發(fā)明人相同或直接從發(fā)明人得知。

也就是說(shuō)，即便發(fā)明人的申請日比另一個(gè)相同發(fā)明的申請日晚，只要該發(fā)明人在寬限期內先進(jìn)行了披露，則另一個(gè)對比文件不是現有技術(shù)。從這一點(diǎn)來(lái)講，美國的規定比中國的更有利于發(fā)明人。

相比而言，在中國只要申請日在后，則會(huì )因“抵觸申請”而喪失新穎性。因此，美國的專(zhuān)利法鼓勵發(fā)明人做出發(fā)明后盡快公開(kāi)，只要在一年內提出申請都不喪失新創(chuàng )性，而且可以對抗他人在這個(gè)一年內的公開(kāi)，寬限期的權利更接近優(yōu)先權。發(fā)明人也可以利用寬限期的時(shí)間來(lái)檢驗其發(fā)明是否在社會(huì )上有價(jià)值，是否值得申請專(zhuān)利，并有充分時(shí)間準備專(zhuān)利申請文件。

在35 U.S.C. 102(b)規定的不屬于現有技術(shù)的例外情況的第（2）部分涉及到“在美國專(zhuān)利申請和專(zhuān)利中出現的公開(kāi)”。

102(b)(2)(A)規定，如果對比文件是美國專(zhuān)利申請或專(zhuān)利，且其公開(kāi)的內容直接或間接來(lái)自發(fā)明人或聯(lián)合發(fā)明人，則不是現有技術(shù)。

102(b)(2)(B)規定，如果對比文件是美國專(zhuān)利申請或專(zhuān)利，且其公開(kāi)的內容被發(fā)明人或聯(lián)合發(fā)明人或從發(fā)明人直接或間接得知的其他人在對比文件的有效申請日之前公開(kāi)，則該對比文件不是現有技術(shù)。這一點(diǎn)類(lèi)似102(b)(1)(B)，只不過(guò)在此處對比文件的類(lèi)型限定為專(zhuān)利或專(zhuān)利申請。

102(b)(2)(C)規定，如果對比文件是美國專(zhuān)利申請或專(zhuān)利，且該對比文件與本發(fā)明在有效申請日之前由相同人所擁有，或轉讓至相同人，則對比文件不是現有技術(shù)。這里規定的“被披露的主題和要求保護的發(fā)明都已經(jīng)歸為同一人所有或者負有向同一人轉讓的義務(wù)”是指對要求保護的發(fā)明根據某種合作研究協(xié)議而具有共同所有權，因而，該情形實(shí)際上是指，合作研究協(xié)議下其他方所作出的披露，不構成現有技術(shù)。最為常見(jiàn)的情形是：本專(zhuān)利申請的發(fā)明人是甲，受讓人是A公司，如果在本專(zhuān)利申請的申請日前，該專(zhuān)利已經(jīng)被另外一個(gè)發(fā)明人乙的專(zhuān)利所公開(kāi)，但是，只要發(fā)明人乙在本專(zhuān)利申請的申請日前，也將專(zhuān)利轉讓給公司A，則發(fā)明人乙的專(zhuān)利并不構成本專(zhuān)利申請的現有技術(shù)。

注意，102.b.2.C只適用于對比文件是美國申請，且其有效申請日在本發(fā)明的有效申請日之前，且其公開(kāi)日在本發(fā)明的有效申請日之后。如果其公開(kāi)日在本發(fā)明的有效申請日之前，則該對比文件適用102.a.1,是現有技術(shù)。

在35 U.S.C. 102(c)中規定了如何認定102(b)(2)(C)中所謂的“共同擁有”。

102(c)(1),(2),(3)規定，如果是合作研發(fā)協(xié)議是在本發(fā)明的有效申請日當天或之前生效，且對比文件和本發(fā)明由合作研發(fā)協(xié)議中的1方或多方開(kāi)發(fā)，且本發(fā)明在聯(lián)合研發(fā)協(xié)議的范圍內，且本發(fā)明的申請公開(kāi)了合作研發(fā)協(xié)議的各方的名字，則屬于共同擁有。

在35 U.S.C. 102(d)中規定了如何認定專(zhuān)利或已公開(kāi)申請的有效申請日。

102(d)(1)中規定，如果該專(zhuān)利或申請被有效遞交美國，且該專(zhuān)利或申請沒(méi)有要求優(yōu)先權或其他權益，則其有效申請日為實(shí)際美國申請日。

102(d)(2)中規定，如果該專(zhuān)利或申請被有效遞交美國，且該專(zhuān)利或申請要求了優(yōu)先權，則其有效申請日為優(yōu)先權日，如果該專(zhuān)利或申請被有效遞交美國，且該專(zhuān)利或申請要求了較早的美國申請日（例如母案的申請日），則其有效申請日為較早的美國申請日。

根據以上分析，雖然法條的規定非常詳盡，但是實(shí)際操作中，根據法條判斷一個(gè)對比文件是否可以作為現有技術(shù)需要考慮多個(gè)因素，例如公開(kāi)日、有效申請日、發(fā)明人、是否在先披露、寬限期、是否是專(zhuān)利文件等。操作起來(lái)難免顧此失彼，而且法條之間的邏輯非常嚴密，若單獨按照某一款來(lái)進(jìn)行判斷很可能會(huì )出現失誤。為了快速準確的判斷對比文件是否為現有技術(shù)，筆者根據102的規定構造了一個(gè)流程圖，希望能夠以較好操作的方法來(lái)全面的判斷現有技術(shù)。

下圖示出了一種判斷對比文件D是否是專(zhuān)利申請A的現有技術(shù)的方法。

圖  判斷對比文件D是否是專(zhuān)利申請A的現有技術(shù)的方法

注意，102只規定了“現有技術(shù)”，沒(méi)有“抵觸申請”的概念。只要被認定為是現有技術(shù)，則既可以評述新穎性也可以評述創(chuàng )造性。如果不是現有技術(shù)，則既不能評述新穎性，也不能評述創(chuàng )造性。

此圖只用于識別文檔類(lèi)型的對比文件，沒(méi)有涉及“公開(kāi)銷(xiāo)售”“公開(kāi)使用”“以其他形式為公眾所知”的現有技術(shù)。

上圖中每個(gè)判斷步驟之間其實(shí)沒(méi)有嚴格的順序，筆者只是提取了一種思路，可能不是最佳判斷流程，目的只在于按圖索驥能夠準確判斷。由于個(gè)人理解膚淺，經(jīng)驗有限，上圖可能會(huì )有錯誤或遺漏的判斷事項，請各位同事多多指教。