《商標法》第三十二條對在先姓名權的保護是否以商品相同或類(lèi)似為前提？

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原標題：《商標法》第三十二條對在先姓名權的保護是否以商品相同或類(lèi)似為前提？——評“Brunello Cucinelli”商標無(wú)效宣告案件

1. 案件簡(jiǎn)介

“Brunello Cucinelli”品牌是意大利的世界頂級服裝品牌。該品牌源自創(chuàng )始人Brunello Cucinelli先生的姓名，在世界時(shí)裝行業(yè)享有盛譽(yù)，被稱(chēng)為“山羊絨之王”。

一家中國臺州公司在第9類(lèi)“眼鏡；眼鏡盒；太陽(yáng)鏡”等商品上注冊申請了“Brunello Cucinelli”商標。受權利人Brunello Cucinelli公司及Brunello Cucinelli先生共同委托，某代理機構對該商標提交了無(wú)效宣告申請。在無(wú)效宣告申請中，某代理機構提出了以下主張：爭議商標的注冊和使用損害了時(shí)裝界知名傳奇品牌的創(chuàng )始人“Brunello Cucinelli”先生的姓名權和“Brunello Cucinelli”商標的聲譽(yù)；爭議商標與權利人在其他類(lèi)別上已在先注冊的商標構成類(lèi)似商品上的近似商標；爭議商標注冊人大量抄襲他人商標，擾亂了正常的商標注冊管理秩序；爭議商標屬于以“其他不正常手段取得注冊”的情形。

最終商標評審委員會(huì )依據《商標法》第44條1款宣告爭議商標無(wú)效。在無(wú)效宣告請求的裁定書(shū)中，商評委認定：“提交的在案證據可以證明‘Brunello Cucinelli’系同名品牌創(chuàng )始人姓名，具有較強的獨創(chuàng )性。爭議商標與申請人具有較強獨創(chuàng )性的商標完全相同，難謂巧合。同時(shí)，除本案爭議商標以外，被申請人在第9類(lèi)上申請注冊多枚‘H&M’、‘Teeniv Weeniv’、‘cosme decorte’等與他人具有較強顯著(zhù)性的商標構成相同或近似的商標。且被申請人未對上述相關(guān)商標的設計創(chuàng )作來(lái)源作出合理解釋說(shuō)明。由此，可以認定被申請人申請注冊爭議商標的行為具有明顯的復制、抄襲他人高知名度商標的故意，其行為擾亂了正常的商標注冊管理秩序，有損于公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境，故被申請人申請注冊爭議商標的行為已構成了《商標法》第四十四條第一款所指的以‘其他不正當手段’取得注冊的情形?！?/p>

2. 要點(diǎn)評析

本案中，商評委雖然認可了爭議商標“Brunello Cucinelli”系申請人創(chuàng )始人的姓名，具有較強的獨創(chuàng )性。但是并未支持我方依據《商標法》第32條所提出的“爭議商標侵犯了Brunello Cucinelli先生的姓名權”的主張，理由是：“提交的證據尚不足以證明申請人的姓名權已在爭議商標核定使用的眼鏡等商品上在先使用并具有一定知名度，故難以認定爭議商標在其核定使用商品上的注冊會(huì )給申請人主張的姓名權造成或者可能造成損害。因此，爭議商標的注冊申請未違反《商標法》第三十二條所指的‘損害他人在先權利’之商號權、姓名權的情形?！?/p>

對商評委以上認定，筆者存在不同觀(guān)點(diǎn)?！渡虡朔ā返谌l規定“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標?！薄渡虡藢徖順藴省吩陉P(guān)于“損害他人姓名權”的適用要件中規定“認定系爭商標是否損害他人姓名權，應當以相關(guān)公眾容易將系爭商標在其注冊使用的商品上指向姓名權人或者與姓名權人建立對應聯(lián)系為前提?！倍诮衲觐C布的《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》中第16.12條規定“相關(guān)公眾容易認為標有訴爭商標的商品與該自然人存在許可等特定聯(lián)系的，可以認定屬于商標法第三十二條規定的情形?！庇缮峡芍?，《商標法》、《商標審理標準》以及法院司法政策均沒(méi)有將“商品相同或者類(lèi)似”作為認定損害他人姓名權的前提，而是將“產(chǎn)生特定聯(lián)系”作為認定損害姓名權與否的標準。本案中，爭議商標所包含的文字“Brunello Cucinelli”并非常用英文單詞，而是在時(shí)裝行業(yè)享有很高知名度的設計師的姓名。該姓名很難讓中國消費者將之與申請人之外的主體產(chǎn)生聯(lián)系。而且“眼鏡、太陽(yáng)鏡”等產(chǎn)品屬于常見(jiàn)的時(shí)尚服飾商品，為很多服裝品牌同時(shí)經(jīng)營(yíng)，對此，商評委和法院曾經(jīng)在很多案例中認定了第9類(lèi)“眼鏡”和第25類(lèi)“服裝”構成類(lèi)似商品。例如在“GAP”商標異議復審案件的再審判決中，最高院就認定：“‘太陽(yáng)鏡、眼鏡框’和‘服裝’商品的功能用途、銷(xiāo)售渠道、消費群體具有較大的關(guān)聯(lián)性，尤其對于時(shí)尚品牌而言，公司經(jīng)營(yíng)同一品牌的服裝和眼鏡等配飾是普遍現象?！?span style="color: rgb(0, 112, 192);">【1】由此可見(jiàn)，“眼鏡”和“服裝”在現實(shí)生活中不可謂沒(méi)有關(guān)聯(lián)。因此，相關(guān)中國公眾很容易把和“服裝”相關(guān)聯(lián)的商品“眼鏡”上使用的、由在“服裝”上享有較高知名度的申請人創(chuàng )始人的姓名構成的品牌和申請人聯(lián)系起來(lái)，從而損害了申請人的姓名權。因此商評委關(guān)于本案爭議商標未損害申請人的姓名權的認定部分有待商榷。

不過(guò)，盡管如此，商評委在認定爭議商標違反《商標法》第44條1款的時(shí)候，酌情考慮了爭議商標和申請人具有較高獨創(chuàng )性的姓名和商標雷同的事實(shí)，并最終認定“被申請人申請注冊爭議商標的行為具有明顯的復制、抄襲他人高知名度商標的故意，其行為擾亂了正常的商標注冊管理秩序，有損于公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境?！?由此可見(jiàn)，對于被申請人搶注他人商標的惡意比較明顯的情況下，即便在對于《商標法》第32條不予認可的情況下，商評委在使用第44條1款這一“兜底條款”的時(shí)候，仍然會(huì )將被申請人注冊申請爭議商標的惡意作為考量要素，這也反映了商標主管機關(guān)目前對于打擊商標惡意注冊的強勢態(tài)度，令人拍手稱(chēng)快。

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【1】 最高人民法院（2012）行提字第10號判決書(shū)

來(lái)源：林達劉知識產(chǎn)權

作者：郜宇 商標部

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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