知識產(chǎn)權公司董事、監事、高層是否屬于《商標法》十九條的商標代理機構？

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作者： 康艷麗 集佳知識產(chǎn)權

原標題：知識產(chǎn)權公司董監高是否屬于《商標法》十九條的商標代理機構？

《商標法》第十九條第四款規定：“商標代理機構除對其代理服務(wù)申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標。”

《商標法實(shí)施條例》第八十四條規定：“商標法所稱(chēng)商標代理機構，包括經(jīng)工商行政管理部門(mén)登記從事商標代理業(yè)務(wù)的服務(wù)機構和從事商標代理業(yè)務(wù)的律師事務(wù)所。”

2018年發(fā)布的《商標代理機構備案辦理須知》對于備案主體的規定如下：可以向商標局備案的商標代理機構包括經(jīng)工商行政管理部門(mén)登記從事商標代理業(yè)務(wù)的服務(wù)機構以及從事商標代理業(yè)務(wù)的律師事務(wù)所。經(jīng)工商登記的商標代理機構，其經(jīng)營(yíng)范圍中應當含有“商標代理”、“知識產(chǎn)權代理”、“商標代理服務(wù)”或者“知識產(chǎn)權服務(wù)”項目。

自此，認定商標代理機構以商標申請人的經(jīng)營(yíng)范圍為準，即只要經(jīng)營(yíng)范圍中包含“商標代理”、“知識產(chǎn)權代理”、“商標代理服務(wù)”或者“知識產(chǎn)權服務(wù)”，不論是否在商標局進(jìn)行代理機構備案，均會(huì )被認定為商標代理機構。此類(lèi)商標申請人如果在其代理服務(wù)以外申請商標注冊，則依據《商標法》第十九條第四款規定，不予注冊。

因上述規定對于《商標法》十九條的商標代理機構作出了明確限定，試圖規避上述規定的商標申請人就開(kāi)始以更為隱蔽的方式進(jìn)行商標申請。近日，筆者接觸到一起以知識產(chǎn)權公司監事名義進(jìn)行商標申請的案件。

2017年03月17日，李楠、李紀軍在第20類(lèi)申請注冊第23202287號“飛雕”商標，2017年12月06日在1578號《商標公告》初審公告，異議期內，該商標被提出異議。

2019年，《商標異議決定書(shū)》認為：李楠為咸陽(yáng)無(wú)憂(yōu)知網(wǎng)知識產(chǎn)權代理有限公司的監事，其申請注冊商標的行為違反了《商標法》第十九條第四款之規定，依據《商標法》第十九條第四款規定，決定第23202287號“飛雕”商標不予注冊。

本案中，申請人之一李楠作為知識產(chǎn)權代理公司的監事，為商標代理機構的高層管理人員，理應了解《商標法》十九條對于商標代理機構的限定，但其為了規避商標申請階段的審查，采用了以個(gè)人名義進(jìn)行商標注冊的方式。面對實(shí)務(wù)中層出不窮、不斷變化的更加隱蔽的商標搶注行為，司法機關(guān)在實(shí)踐中也作了進(jìn)一步的規范。2019年4月24日，北京市高級人民法院知識產(chǎn)權庭發(fā)布《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》，其中，14.1對于【商標代理機構的認定】規定為：已經(jīng)備案的從事商標代理業(yè)務(wù)的主體、工商營(yíng)業(yè)執照中記載從事商標代理業(yè)務(wù)的主體、以及雖未備案但實(shí)際從事商標代理業(yè)務(wù)的主體，屬于商標法第十九條第四款規定的“商標代理機構”，一般工商營(yíng)業(yè)執照記載的經(jīng)營(yíng)事項不能作為排除認定“商標代理機構”的依據。

“飛雕”商標異議案中，李楠以個(gè)人名義進(jìn)行商標申請，在商標申請時(shí)提供的個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執照經(jīng)營(yíng)范圍中無(wú)商標代理等服務(wù)，從而使其順利規避了《商標法》十九條的審查，予以初審公告。在異議案件中，通過(guò)工商查詢(xún)獲悉，李楠為咸陽(yáng)無(wú)憂(yōu)知網(wǎng)知識產(chǎn)權代理有限公司的監事，其作為公司的監事，是知識產(chǎn)權公司的高層管理人員，負責知識產(chǎn)權公司的管理經(jīng)營(yíng)，對于公司的決策、運營(yíng)以及商標行業(yè)的相關(guān)規定理應具有相應的認知水平，對于這種惡意規避《商標法》的搶注行為，在適用《商標法》第十九條時(shí)，應對商標代理機構做擴大解釋，本案中的監事應作為廣義上的“商標代理機構”，由此可推，商標代理機構的董事、監事以及其他高層管理人員也應屬于廣義上的“商標代理機構”。同時(shí)，該情形亦符合《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》中“……雖未備案但實(shí)際從事商標代理業(yè)務(wù)的主體，屬于商標法第十九條第四款規定的‘商標代理機構’，一般工商營(yíng)業(yè)執照記載的經(jīng)營(yíng)事項不能作為排除認定‘商標代理機構’的依據”的規定。

以商標代理組織董監高名義進(jìn)行商標申請是一種更為隱蔽的商標搶注方式，官方在審查階段較難發(fā)現，這就需要商標權人及時(shí)進(jìn)行商標監測，發(fā)現搶注商標，再通過(guò)商標異議、無(wú)效宣告等程序撤銷(xiāo)商標。實(shí)踐中，商標搶注的方式多種多樣，但萬(wàn)變不離其宗，在商標維權之路上，穩定及時(shí)的商標監測，細致深入的案件分析是企業(yè)商標維權的基礎工作，也是最為核心的工作。

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作者：康艷麗 集佳知識產(chǎn)權

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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