三步法在員工離職專(zhuān)利權屬爭議中的適用

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作者：陳軍 汪翰章  安徽天禾律師事務(wù)所

原標題：三步法在員工離職專(zhuān)利權屬爭議中的適用

【摘要】我國專(zhuān)利法將職務(wù)發(fā)明定義為執行本單位任務(wù)或主要利用本單位物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng )造，而《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第十二條進(jìn)一步明確了何謂“執行本單位任務(wù)完成的發(fā)明創(chuàng )造”，其中第三項作有如下表述：“退休、調離原單位后或者勞動(dòng)、人事關(guān)系終止后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng )造?！比欢?，由于該條款并未明確如何認定訴爭專(zhuān)利與原單位技術(shù)之間存在相關(guān)性，故而在專(zhuān)利權屬糾紛案件中，對該條款的適用面臨著(zhù)種種現實(shí)的問(wèn)題。本文將結合相關(guān)司法案例，嘗試對專(zhuān)利權屬爭議中的技術(shù)相關(guān)性問(wèn)題進(jìn)行解析，并就該問(wèn)題的解決提出意見(jiàn)與思路。

【關(guān)鍵詞】專(zhuān)利權屬糾紛 職務(wù)發(fā)明 技術(shù)相關(guān)性 三步法

一、專(zhuān)利權屬爭議中的技術(shù)相關(guān)性問(wèn)題

我國《專(zhuān)利法》第六條規定：“執行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng )造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng )造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng )造申請專(zhuān)利的權利屬于該單位；申請被批準后，該單位為專(zhuān)利權人?！倍覈秾?zhuān)利法實(shí)施細則》第十二條第三項針對《專(zhuān)利法》所述職務(wù)發(fā)明有如下規定：“專(zhuān)利法第六條所稱(chēng)執行本單位的任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng )造，是指:（三） 退休、調離原單位后或者勞動(dòng)、人事關(guān)系終止后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng )造?！?br/>

然而在司法實(shí)踐中，由于《專(zhuān)利法實(shí)施細則》并未明確何謂“與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)”，故對于該條款的適用標準并不統一，該條款的適用也因此面臨著(zhù)現實(shí)的問(wèn)題。

二、審判實(shí)踐對技術(shù)相關(guān)性問(wèn)題的觀(guān)點(diǎn)

（一）認定標準應當低于專(zhuān)利侵權認定標準

盡管司法實(shí)踐中各地法院對于認定是否存在技術(shù)相關(guān)性的標準并不統一，但各地法院在司法實(shí)踐中普遍認可，認定存在技術(shù)相關(guān)性的標準應當低于認定構成專(zhuān)利侵權之標準，即不要求用人單位的技術(shù)方案已經(jīng)包含了訴爭專(zhuān)利的全部技術(shù)特征。究其原因，主要在于發(fā)明創(chuàng )造通常表現為一個(gè)持續不斷的過(guò)程，如果在認定技術(shù)相關(guān)性時(shí)采用與認定專(zhuān)利侵權相同的嚴苛標準，則會(huì )將部分主要基于原單位的技術(shù)方案與物質(zhì)投入，但在員工離職之后方才形成的技術(shù)成果排除在職務(wù)發(fā)明的范圍之外。而從《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第十二條第三項在員工離職后仍然給予用人單位1年的期限來(lái)看，立法本意在于平衡用人單位與員工之間的利益，保障用人單位對技術(shù)方案研發(fā)的投入可以有切實(shí)的產(chǎn)出與收益，如果以認定專(zhuān)利侵權之標準作為認定技術(shù)相關(guān)性的標準，則與立法本意明顯相悖。[1]

（二）訴爭專(zhuān)利技術(shù)特征與用人單位技術(shù)方案基本相同——關(guān)于技術(shù)相關(guān)性認定標準的核心爭議

審判實(shí)踐中，關(guān)于技術(shù)相關(guān)性認定標準的爭議，往往圍繞訴爭專(zhuān)利技術(shù)特征與用人單位技術(shù)方案是否基本相同這一要素展開(kāi)。

1、持二要素觀(guān)點(diǎn)的人民法院認為，認定存在技術(shù)相關(guān)性，僅要求具備以下兩點(diǎn)要素：（1）被告原本職工作與訴爭專(zhuān)利相關(guān)。（2）訴爭專(zhuān)利與原告產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域相同。

如上海市高級人民法院在（2014）滬高民三（知）終字第112號民事判決書(shū)中就相關(guān)問(wèn)題作有如下分析：“本案中雙方的爭議焦點(diǎn)即在于，涉案已獲專(zhuān)利權的發(fā)明創(chuàng )造，是否與胡松磊在鑫百勤公司任職期間的本職工作相關(guān)。從本案已查明的事實(shí)看，胡松磊在鑫百勤公司期間擔任副總經(jīng)理，其職責中即有負責管理技術(shù)部，且附有生產(chǎn)樣圖的多份銷(xiāo)售合同均有胡松磊簽名，故胡松磊在鑫百勤公司的本職工作與技術(shù)相關(guān)。而上訴人錦農公司亦認為鑫百勤公司所從事的業(yè)務(wù)，與涉案專(zhuān)利技術(shù)屬相同或相似業(yè)務(wù)?！秾?zhuān)利法實(shí)施細則》所規定的與原單位本職工作有關(guān)，并非要求系爭發(fā)明創(chuàng )造系在發(fā)明人于原單位任職期間即已完成，而是將發(fā)明人離職后1年內作出的與原單位本職工作有關(guān)的發(fā)明創(chuàng )造的權利強制性規定歸屬于原單位，其主要目的在于保護原單位的合法利益。本案中，涉案專(zhuān)利與胡松磊在鑫百勤公司任職期間的本職工作顯然有關(guān)，且涉案專(zhuān)利的申請在胡松磊從鑫百勤公司離職1年內即提出，其專(zhuān)利權依法應歸屬于鑫百勤公司?！?strong>[2]

又如山東省煙臺市人民法院在（2017）魯06民初11號民事判決書(shū)就該問(wèn)題作有如下表述：“二是涉案專(zhuān)利的發(fā)明創(chuàng )造與馬鳳埠的本職工作有關(guān)、亦與金道成公司分配的任務(wù)有關(guān)。作為金道成公司的員工，馬鳳埠主要負責機械設備的技術(shù)研發(fā)和質(zhì)量審核等工作。涉案專(zhuān)利產(chǎn)品作為金道成公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品之一，馬鳳埠對該產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)本身就屬于本職工作。另外，馬鳳埠對涉案產(chǎn)品的研發(fā)也與其具體執行金道成公司分配的工作任務(wù)有關(guān)。金道成公司自2015年1月起就對ZLP630高處作業(yè)吊籃進(jìn)行研發(fā)立項并明確該項目的負責人為馬鳳埠，2015年11月和2016年3月，金道成公司將研發(fā)成功的ZLP630高處作業(yè)吊籃產(chǎn)品向有關(guān)第三方企業(yè)進(jìn)行了銷(xiāo)售。而涉案專(zhuān)利產(chǎn)品，同樣作為一款高空作業(yè)的檢修平臺，與金道成公司已研發(fā)生產(chǎn)的其他類(lèi)型檢修平臺同屬一類(lèi)產(chǎn)品，無(wú)論是產(chǎn)品功能、用途、基本結構都十分相近，其技術(shù)方案的來(lái)源、設計構思、修改完善、技術(shù)經(jīng)驗等必然會(huì )受前述已研發(fā)產(chǎn)品的重要影響，涉案專(zhuān)利的發(fā)明創(chuàng )造與金道成公司制定的開(kāi)發(fā)立項任務(wù)密切相關(guān)?！?strong>[3]

2、持三要素觀(guān)點(diǎn)的人民法院認為，在二要素觀(guān)點(diǎn)的基礎之上，還應審查技術(shù)方案是否相同，即認定存在技術(shù)相關(guān)性應當滿(mǎn)足以下條件：（1）被告原本職工作與訴爭專(zhuān)利相關(guān)。（2）訴爭專(zhuān)利與原告產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域相同。（3）訴爭專(zhuān)利技術(shù)特征與用人單位技術(shù)方案基本相同。

三要素觀(guān)點(diǎn)亦已在審判實(shí)踐中得到了部分法院的認可，如上海知識產(chǎn)權法院在（2017）滬73民初18號民事判決書(shū)內作有如下分析：“職務(wù)發(fā)明認定所涉爭議發(fā)明創(chuàng )造的技術(shù)特征與發(fā)明人在原單位履行本職工作所接觸技術(shù)方案并不要求相同，只要具有一定的關(guān)聯(lián)性即可，在此關(guān)聯(lián)性判斷需綜合考慮兩者是否屬于同一技術(shù)領(lǐng)域、解決的技術(shù)問(wèn)題是否相同、技術(shù)手段是否具有傳承性等因素，而非簡(jiǎn)單判斷兩者技術(shù)方案相比是否具有專(zhuān)利授權意義上的創(chuàng )造性，亦無(wú)需進(jìn)行技術(shù)特征的一一比對。涉案專(zhuān)利技術(shù)系通過(guò)微創(chuàng )介入手術(shù)放置心臟瓣膜的輸送裝置的一個(gè)部件，屬于醫療器械領(lǐng)域，該輸送裝置旨在通過(guò)內外管的配合移動(dòng)來(lái)實(shí)現瓣膜的穩定連接和快速準確釋放，通過(guò)手柄能夠分別控制內管和外管的移動(dòng)，其中涉案專(zhuān)利技術(shù)所涉該輸送裝置上的內管移動(dòng)機構與內管、手柄相配合，實(shí)現對內管的快速準確移動(dòng)操作。本院注意到，原告提供的多份證據顯示其研發(fā)的經(jīng)導管主動(dòng)脈瓣膜輸送系統包括導管和手柄，瓣膜可與內管相連，外管可移動(dòng)包裹內管和瓣膜，操作手柄可實(shí)現外管的前進(jìn)和后退；原告申請號為XX的“植入體輸送系統”發(fā)明專(zhuān)利申請技術(shù)同樣亦旨在通過(guò)旋轉和推送兩種手柄操作方式控制外管的前進(jìn)和回撤。即涉案專(zhuān)利技術(shù)與被告王海山參與的原告公司的經(jīng)導管主動(dòng)脈瓣膜輸送系統技術(shù)均屬微創(chuàng )治療心臟瓣膜技術(shù)領(lǐng)域，旨在解決的技術(shù)問(wèn)題亦相同，均是實(shí)現快速、穩定、準確地植入心臟瓣膜，所采用的技術(shù)手段亦是通過(guò)手柄的控制實(shí)現內外管或外管的移動(dòng)，故應認定涉案專(zhuān)利技術(shù)與王海山在原告處的本職工作具有較強的相關(guān)性?！?strong>[4]

而北京知識產(chǎn)權法院在其作出的（2016）京73民初79號民事判決書(shū)內則有如下表述：“關(guān)于原告北汽福田公司的電機控制器開(kāi)發(fā)項目與涉案專(zhuān)利申請之間的關(guān)聯(lián)性。原告北汽福田公司SVN數據庫中的文件表明，北汽福田公司2013年8月6日形成的MIDI項目電機控制器零部件子系統技術(shù)規范，2013年10月29日形成的電機控制器硬件系統需求文檔和2013年10月30日形成的MCU系統圖均涉及涉案專(zhuān)利申請的主要內容，足以認定涉案專(zhuān)利申請是和北汽福田公司分配給張君鴻的工作任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng )造。

作為解決雙方當事人之間權屬民事糾紛的程序，本案遵循民事訴訟高度蓋然性的證明標準，即如果經(jīng)審查并結合相關(guān)事實(shí)，確信待證事實(shí)的存在具有高度可能性的，應當認定該事實(shí)存在，而并不要求一方當事人提交的證據完整地展現涉案專(zhuān)利申請的全部?jì)热?。如上所述，原告北汽福田公司提交的證據能夠證明涉案電機控制器開(kāi)發(fā)項目系張君鴻在北汽福田公司本職工作中的工作任務(wù)，該項目中形成的技術(shù)方案涉及涉案專(zhuān)利申請的主要內容，且涉案專(zhuān)利申請的申請日在張君鴻自北汽福田公司離職后的一年內?！?strong>[5]

三、對于技術(shù)相關(guān)問(wèn)題的進(jìn)一步思考——探索一種具有較強可操作性的三步法認定路徑

筆者同意三要素的司法觀(guān)點(diǎn)，盡管《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第十二條的立法目的在于給予用人單位一定的傾向性保護，但對于技術(shù)相關(guān)性的認定標準如過(guò)于寬松，則勢必會(huì )挫傷員工離職后進(jìn)行發(fā)明創(chuàng )造的積極性。在二要素的司法觀(guān)點(diǎn)中，僅要求員工原本質(zhì)工作與訴爭專(zhuān)利相關(guān)，且訴爭專(zhuān)利與用人單位技術(shù)方案所屬的技術(shù)領(lǐng)域相同，事實(shí)上無(wú)法排除將員工自行研發(fā)的技術(shù)成果錯誤地認定為職務(wù)發(fā)明的可能性，盡管相關(guān)法律法規確定了1年的期限，但基于發(fā)明的多樣性，該期限勢必不足以支撐二要素觀(guān)點(diǎn)下的寬松標準。

因此，為了在標注過(guò)于嚴苛與標準過(guò)于寬松之間尋求平衡，亦為了進(jìn)一步平衡用人單位與員工的利益，對用人單位的技術(shù)方案與訴爭專(zhuān)利進(jìn)行比對有著(zhù)現實(shí)的必要性。但針對比對結果，則無(wú)需適用認定專(zhuān)利侵權的嚴苛標準，而僅要求用人單位技術(shù)方案與訴爭專(zhuān)利基本相同即可。

而為了進(jìn)一步提高技術(shù)相關(guān)性認定標準的可操作性，即為了更為準確的適用一個(gè)相對統一的認定標準，筆者認為，認定存在技術(shù)相關(guān)性可以遵循如下的三步法步驟進(jìn)行：

第一步：自訴爭專(zhuān)利中剔除員工離職之后的發(fā)明點(diǎn)。

如前所述，《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第十二條表達了一種傾向保護用人單位研發(fā)收益的立法目的，且技術(shù)或產(chǎn)品的研發(fā)往往是一個(gè)持續不斷的過(guò)程。員工為形成訴爭專(zhuān)利，而在用人單位技術(shù)方案的基礎上進(jìn)行了何種創(chuàng )造，不在技術(shù)相關(guān)性的審查范圍之內。因此，訴爭專(zhuān)利中存在著(zhù)何種發(fā)明點(diǎn)，無(wú)法用于認定是否存在技術(shù)相關(guān)性，應當對其予以剔除。當然，如果該發(fā)明點(diǎn)恰與用人單位的技術(shù)研發(fā)成果相同，此時(shí)可直接認定訴爭專(zhuān)利歸屬用人單位。

第二步：自訴爭專(zhuān)利與用人單位技術(shù)方案中進(jìn)一步剔除訴爭專(zhuān)利申請日之前的公知技術(shù)。

由于用人單位技術(shù)方案的形成同樣基于本領(lǐng)域公知技術(shù)，對于公知技術(shù)用人單位不具有壟斷權，而訴爭專(zhuān)利在形成的過(guò)程中同樣會(huì )參考非專(zhuān)屬于用人單位的公知技術(shù)。因此，在確定用人單位的技術(shù)研發(fā)成果是否為訴爭專(zhuān)利所覆蓋之前，必須對訴爭專(zhuān)利申請日之前的公知技術(shù)予以剔除，從而準確界定用人單位技術(shù)方案與訴爭專(zhuān)利之中，哪些技術(shù)特征可以用以確定用人單位的技術(shù)研發(fā)成果是否為訴爭專(zhuān)利所覆蓋。

需要說(shuō)明的是，上述公知技術(shù)不包括訴爭專(zhuān)利申請日前，用人單位已公開(kāi)的技術(shù)研發(fā)成果。

第三步：著(zhù)重考量員工離職前用人單位的技術(shù)研發(fā)成果是否為訴爭專(zhuān)利所覆蓋。

在完成前述步驟之后，訴爭專(zhuān)利的余下部分即為其形成所依據的公知技術(shù)之外的技術(shù)方案。用人單位技術(shù)方案的余下部分為員工離職時(shí)所可能獲取的有人單位技術(shù)研發(fā)成果，該技術(shù)研發(fā)成果性質(zhì)包括兩類(lèi)，其一技術(shù)研發(fā)成果尚未公開(kāi)；其二技術(shù)研發(fā)成果已公開(kāi)。

對于第一類(lèi)尚未公開(kāi)的技術(shù)研發(fā)成果，如果訴爭專(zhuān)利余下技術(shù)方案與之相同，此時(shí)認定訴爭專(zhuān)利權屬歸用人單位較好理解，因兩者具有極強的技術(shù)相關(guān)性。對于第二類(lèi)已公開(kāi)的技術(shù)研發(fā)成果，如果訴爭專(zhuān)利余下技術(shù)方案與之相同，雖然員工有權使用，但鑒于保護用人單位的立法本意，此時(shí)仍認定兩者具有相關(guān)性。當然，離職后一年內的限制，一定程度上平衡了用人單位與員工的利益。

【參考文獻】

[1]范靜波.公司高級管理人員離職后所做發(fā)明創(chuàng )造的權屬認定

[2]上海市高級人民法院.（2014）滬高民三（知）終字第112號民事判決書(shū)

[3]山東省煙臺市人民法院.（2017）魯06民初11號民事判決書(shū)

[4]上海知識產(chǎn)權法院.（2017）滬73民初18號民事判決書(shū)

[5] 北京知識產(chǎn)權法院.（2016）京73民初79號民事判決書(shū)

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作者：陳軍 汪翰章  安徽天禾律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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