產(chǎn)品出口「知識產(chǎn)權風(fēng)險」排查及規避

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作者：余穎  騰龍三期

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權研究院

原標題：原創(chuàng )：產(chǎn)品出口知識產(chǎn)權風(fēng)險排查及規避之上篇、下篇

隨著(zhù)國內企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、自主創(chuàng )新能力和產(chǎn)品質(zhì)量管控能力的提升，國產(chǎn)品牌在國際上的競爭力越來(lái)越強，在國外市場(chǎng)上攻城略地的同時(shí)，也引來(lái)了競爭對手和非運營(yíng)實(shí)體（NPE）的覬覦。在過(guò)去的十年中，我國一些實(shí)力較強的大型企業(yè)已經(jīng)在國外遭遇了一些知識產(chǎn)權訴訟，其中有丟兵棄甲的，也有頑強抗爭的，對于后者而言，無(wú)論最后結局如何，總歸是吸取了一定教訓，積累了一些寶貴經(jīng)驗。但由于各種原因，這些用巨額學(xué)費換來(lái)的實(shí)戰知識和經(jīng)驗始終未能進(jìn)入公眾視野，供大家借鑒和學(xué)習，媒體報道的事件和總結的“經(jīng)驗”也浮于表面，實(shí)踐指導意義不足。

筆者有幸在工作當中經(jīng)歷了多次海外知識產(chǎn)權訴訟，其中有曠日持久且足以摧毀筆者所在企業(yè)整個(gè)海外市場(chǎng)的事例，也有小到可以在一兩個(gè)月內用幾萬(wàn)美元解決的案件，在本文中，筆者梳理和總結了通過(guò)這些案件積累到的關(guān)于產(chǎn)品出口知識產(chǎn)權風(fēng)險排查及規避相關(guān)經(jīng)驗，在被允許揭示的范圍內形成簡(jiǎn)短的文字，與同業(yè)者們分享。

一、資源準備

1.擬出口國家相關(guān)法律法規和司法實(shí)踐

從筆者的經(jīng)驗來(lái)看，產(chǎn)品出口前的法律準備比技術(shù)和生產(chǎn)準備更為重要：產(chǎn)品做不好，結果無(wú)非是客戶(hù)和營(yíng)收少，但如果不做法律風(fēng)險防范而盲目出口，結果無(wú)異于赤膊上陣，不僅之前若干辛苦和努力付之一炬，還會(huì )因巨額賠償而給企業(yè)造成致命的打擊。相反，如果充分了解了目標市場(chǎng)的知識產(chǎn)權相關(guān)法律法規并有針對性地做好法律風(fēng)險評估和規避措施，就能極大降低產(chǎn)品扣押、侵權賠償和禁售的風(fēng)險，為產(chǎn)品出口保駕護航。

法律準備因目標國家的司法體系不同而有所差異。對于成文法系國家，重點(diǎn)是熟悉現有的法律法規，尤其是關(guān)于知識產(chǎn)權案件的民刑性質(zhì)劃分、關(guān)于管轄權的規定、案件審理時(shí)長(cháng)、臨時(shí)禁令和永久禁令的頒發(fā)條件、侵權賠償額度的計算方法、遭遇錯誤執行的救濟渠道等。對于普通法系國家，除了了解有限的法律規定外，更多的精力則應相關(guān)法律議題的已有判決結果和法官的裁判思路。

值得一提的是，近年來(lái)兩大法系一直在相互借鑒和吸收，成文法國家法官發(fā)揮自由裁量權審判的案例正在逐漸填補僵硬和粗線(xiàn)條的法律條款所覆蓋不到的空白，加之一些“約定俗成”的規則不會(huì )在法律條文中體現，但往往在案件審理過(guò)程中發(fā)揮重要作用，因此案例研究同樣應當作為成文法系國家法律研究的重點(diǎn)。例如德國杜塞爾多夫法院在審理華為訴中興專(zhuān)利侵權一案中，曾就“標準必要專(zhuān)利許可談判中何為善意”這一法律條文尚未解決的問(wèn)題請示歐盟法院的意見(jiàn)，后者答復后，在隨后的Sisvel訴海爾一案中，德國杜塞爾多夫法院就將歐盟法院的思路作為準繩，給出了預見(jiàn)性很強的裁判結果。

如果產(chǎn)品出口前未就該案件做研究，而僅根據自己的見(jiàn)解對法律條文規定的“善意”做判斷，恐怕會(huì )造成不可估量的法律后果。筆者之所以強調案例研究重要性的另一個(gè)典型案例是華為訴Unwired Planet一案，通常業(yè)內人士對標準必要專(zhuān)利許可的“無(wú)歧視”原則較為一致的認識是：專(zhuān)利權人對不同的被許可人提出的要求應當一致，但英格蘭和威爾士高等法院對該案作出的裁決卻是：專(zhuān)利權人對某被許可人給出更低的許可費率并不一定造成“歧視”，除非費率的區別影響了兩個(gè)被許可人之間的競爭。如果在產(chǎn)品出口到英國前不了解該判決結果，而仍按常理對“無(wú)歧視”原則進(jìn)行理解，從而武斷拒絕專(zhuān)利權人的許可要求或提取低額度的專(zhuān)利風(fēng)險準備金，則被判禁令或懲罰性賠償的幾率就會(huì )大大提高。

2.內部資源

（1）技術(shù)人員

要判斷擬出口產(chǎn)品是否侵權，首先要了解自身產(chǎn)品的設計思路或構造，如果產(chǎn)品是企業(yè)內部技術(shù)人員設計的，則其便成為侵權判斷或專(zhuān)利規避的關(guān)鍵。但需要注意的是，由于技術(shù)人員只了解技術(shù)層面的內容，并沒(méi)有專(zhuān)利侵權判斷的知識和經(jīng)驗，因此不應該向技術(shù)人員提出“產(chǎn)品是否侵權”這樣的疑問(wèn)，更不要把專(zhuān)利文件給技術(shù)人員看，而是應當事先總結風(fēng)險專(zhuān)利的關(guān)鍵技術(shù)特征，再據此詢(xún)問(wèn)技術(shù)人員擬出口產(chǎn)品相應部件的設計思路、工作方法或結構特征，再由專(zhuān)利工程師做專(zhuān)業(yè)的侵權分析。筆者在與技術(shù)人員交流的過(guò)程中，就曾有這樣的體會(huì )：如果事先把專(zhuān)利文件出示給技術(shù)人員，由于他不了解如何界定專(zhuān)利的保護范圍，在閱讀后往往會(huì )作出產(chǎn)品侵權的判斷，即使產(chǎn)品實(shí)際并未落入專(zhuān)利的保護范圍。當然，如果技術(shù)人員有專(zhuān)利申請經(jīng)驗并且對專(zhuān)利有正確的認識，則不必拘泥于筆者所述的步驟和方法。

（2）專(zhuān)利工程師

在了解擬出口產(chǎn)品的技術(shù)特征后，是否落入風(fēng)險專(zhuān)利的保護范圍，就要靠專(zhuān)利工程師進(jìn)行專(zhuān)業(yè)判斷。但是專(zhuān)利的保護范圍是一個(gè)相對模糊的邊界，往往會(huì )因為不同人對相同技術(shù)術(shù)語(yǔ)的不同理解而得出不一樣的結論，因此僅僅依靠專(zhuān)利工程師的主觀(guān)認知是不夠甚至危險的，他需要通過(guò)檢索專(zhuān)利訴訟數據庫，查詢(xún)擬出口國法院對特定技術(shù)術(shù)語(yǔ)作出的解釋?zhuān)瑥亩鴮?zhuān)利保護范圍作出相對確定的判斷，并在此基礎上判斷擬出口產(chǎn)品是否侵權或者如何設計技術(shù)規避方案。

筆者在工作中時(shí)常遇到不同法院對同一技術(shù)術(shù)語(yǔ)做出截然不同理解的情況，其中一個(gè)例子是：權利要求原文寫(xiě)明“First header”,但并未明確第一文件頭的數量，美國德州東區法院對此的解釋是“一個(gè)或多個(gè)第一文件頭”，而加州北區法院的理解確是“有且僅有一個(gè)第一文件頭”，被訴侵權產(chǎn)品具有多個(gè)第一文件頭，因此兩個(gè)法院得出了完全不同的侵權判斷結論。如果和被訴產(chǎn)品具有相同設計的產(chǎn)品擬出口到美國，則專(zhuān)利工程師應通過(guò)專(zhuān)利訴訟數據庫找到這兩個(gè)案件，并作出產(chǎn)品運輸和銷(xiāo)售應避開(kāi)德州的結論。如果他沒(méi)有做這個(gè)工作，而是按照他的經(jīng)驗理解為“有且僅有一個(gè)”，雖然從專(zhuān)業(yè)角度看并沒(méi)有什么錯，但一旦按此結論將產(chǎn)品出口到德州，則一定是被判侵權的結局。

（3）法務(wù)

企業(yè)內部法務(wù)需要透徹學(xué)習擬出口國家相關(guān)法律法規和司法實(shí)踐，熟悉并追蹤同行在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域發(fā)生的訴訟案件進(jìn)程及結果，了解產(chǎn)品出口到目標國家的風(fēng)險、采取何種策略規避這種風(fēng)險以及評估可能為此付出的成本。法務(wù)同樣需要通過(guò)查詢(xún)專(zhuān)利訴訟數據庫以及咨詢(xún)外部律師獲取上述客觀(guān)信息，據此作出風(fēng)險評級，判斷是否存在刑事犯罪風(fēng)險，推算專(zhuān)利許可費用或者可能面臨的賠償，提出風(fēng)險準備金提取建議。如果產(chǎn)品關(guān)鍵部件是由供應商提供，則應提前制定供應商知識產(chǎn)權實(shí)力評級，與采購部門(mén)共同商定和選擇供應商，并與供應商簽訂知識產(chǎn)權擔保合同或共同制定專(zhuān)利風(fēng)險聯(lián)合應對方案。

3.外部資源

（1）外部律師

海外的專(zhuān)利風(fēng)險和專(zhuān)利訴訟在很大程度上需要依靠當地的律師協(xié)助進(jìn)行評估或處理，尤其是上文提到的企業(yè)內部人力資源不足的情況下，律師的選擇往往決定了案件的勝負。進(jìn)行根據筆者的觀(guān)察，國內很多企業(yè)在選擇外部律師時(shí)具有很大的盲目性，往往是通過(guò)熟人介紹或者委托國內律所再由其轉委托給國外律所，這種選聘律師的方法雖然能省去很多麻煩，但有一個(gè)很大的弊端：企業(yè)無(wú)法判斷該律師的真正實(shí)力以及無(wú)法根據個(gè)案的特點(diǎn)選擇適宜的律師。下面筆者將對企業(yè)根據其不同需求選聘律師方法的優(yōu)缺點(diǎn)提出個(gè)人見(jiàn)解，以期對讀者選聘合適的律師有所助益。

1）來(lái)本企業(yè)拜訪(fǎng)過(guò)的律師

親自來(lái)本企業(yè)拜訪(fǎng)過(guò)的律師由于和企業(yè)內部人員有過(guò)面對面的接觸和交流，能夠加深對彼此的了解，便于建立互信，并且能在一定程度上增強合作默契度。但如果選擇面僅局限于這些律師，可能會(huì )只見(jiàn)一木不見(jiàn)森林，錯過(guò)很多其他更好的選項，同時(shí)其業(yè)務(wù)不一定精湛，也不排除其個(gè)人能力不能滿(mǎn)足企業(yè)的期望或案件處理方法和結果差強人意的可能。

2）有中國成長(cháng)背景的律師

這類(lèi)律師有中國成長(cháng)背景，不僅能用中文與企業(yè)內部人員無(wú)障礙交流，還因其深諳中國文化、中國人的行事方式以及客戶(hù)行為背后的原因和動(dòng)機，在合作過(guò)程中可以減少很多猜疑和誤解，且能用恰當的方式實(shí)現更好的溝通，也另合作更加愉快和順暢。但這類(lèi)律師畢竟人數太少，導致企業(yè)可選擇面太小，且同樣存在業(yè)務(wù)不精湛的可能，如果僅局限于這些律師，也有可能無(wú)法達到預期的案件辦理效果。

3）與上游供應商合作過(guò)的律師

如果專(zhuān)利糾紛涉及上游供應商提供的部件，聘請與供應商有過(guò)良好合作的律師會(huì )是一個(gè)不錯的選擇。一來(lái)這類(lèi)律師熟悉該部件涉及的技術(shù)，在技術(shù)分析上有相當的優(yōu)勢；二來(lái)其可以在已掌握的知識和供應商案件辦理過(guò)程中積累的材料基礎上處理本企業(yè)委托的案件，可以減少很多工作時(shí)間，從而節省大量費用。但由于本企業(yè)和供應商不總是利益一致，律師有可能在辦案過(guò)程中受供應商的影響而有所保留，甚至可能在本企業(yè)與供應商存在利益沖突的時(shí)候，站在供應商一邊繼而損害本企業(yè)的利益。企業(yè)在選聘這類(lèi)律師時(shí)，需要根據案件具體情況和供應商與本企業(yè)的知識產(chǎn)權擔保合同的約定來(lái)作出正確的判斷和選擇。

4）知名同行企業(yè)雇傭過(guò)的律師

利用專(zhuān)利訴訟數據庫可以輕松查詢(xún)到同行企業(yè)在其知識產(chǎn)權訴訟案件中聘用的律師事務(wù)所及律師，如果是本行業(yè)的龍頭且訴訟經(jīng)驗豐富，其多次選用的律師一般實(shí)力都非常不錯，專(zhuān)業(yè)能力和辦案經(jīng)驗都毋庸置疑，且其熟悉相關(guān)本領(lǐng)域的技術(shù)，技術(shù)分析的效率和質(zhì)量都有保證。但這類(lèi)律師通常收費都比較昂貴，且其可能因本企業(yè)與其已有客戶(hù)存在競爭關(guān)系而拒絕代理。

5）通過(guò)訴訟數據庫查詢(xún)到的律師

如果想有范圍更廣的選擇，還可以通過(guò)訴訟數據庫查詢(xún)多次處理過(guò)相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域訴訟的律師，再結合企業(yè)的預算、溝通的便利程度、利益沖突等因素做篩選。

（2）外部技術(shù)專(zhuān)家

外部技術(shù)專(zhuān)家是做專(zhuān)利侵權分析、無(wú)效檢索甚至涉案出庭時(shí)能夠發(fā)揮作用的重要資源，可靠的技術(shù)專(zhuān)家了解本技術(shù)領(lǐng)域的現有技術(shù)和公知常識，熟悉很多技術(shù)特征的等效替換方案，能夠準確理解專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)描述的技術(shù)方案，甚至能夠幫助設計技術(shù)規避方案。擬出口國的技術(shù)專(zhuān)家的作用還體現在：一旦企業(yè)被訴，外部技術(shù)專(zhuān)家可以充當專(zhuān)家證人，出具分析意見(jiàn)或出庭作證，往往能對法官產(chǎn)生一定的影響力，促使其作出對本企業(yè)有利的裁決。企業(yè)應當建立在本國和擬出口國都尋找一些可靠的技術(shù)專(zhuān)家并建立長(cháng)期合作關(guān)系，而不是在需要的時(shí)候臨時(shí)倉促尋找，這樣才能保證知識產(chǎn)權風(fēng)險防范和排查工作的質(zhì)量。

（3）供應商

如果擬出口產(chǎn)品含有供應商提供的部件，尤其是關(guān)鍵部件，則供應商對本企業(yè)的作用不言而喻，有時(shí)專(zhuān)利分析和規避工作甚至需要完全依賴(lài)供應商的幫助。企業(yè)內部知識產(chǎn)權部門(mén)能否與供應商建立互信并保持良好的合作關(guān)系，將是決定此類(lèi)訴訟結果的關(guān)鍵因素。因此建議知識產(chǎn)權部門(mén)介入本企業(yè)的采購流程，獲得選定供應商的“投票權”，并與供應商簽訂知識產(chǎn)權擔保合同，保障本企業(yè)在遇到知識產(chǎn)權風(fēng)險并有遭遇經(jīng)濟損失之虞時(shí)，能夠得到供應商的幫助或賠償。

4.數據庫資源

（1）專(zhuān)利檢索分析數據庫

專(zhuān)利申請過(guò)程中的查新檢索、專(zhuān)利無(wú)效過(guò)程中的對比文件檢索、進(jìn)行專(zhuān)利布局、繪制專(zhuān)利地圖、專(zhuān)利收購等工作都需要利用專(zhuān)利檢索分析數據庫。目前在國內外有若干專(zhuān)利數據庫可供選擇，國內的很多數據庫使用門(mén)檻低、簡(jiǎn)單易用、價(jià)格實(shí)惠，但對于專(zhuān)利侵權排查較為重要的語(yǔ)義檢索功能主要是面向中文，做外文專(zhuān)利檢索時(shí)效果有限。國外著(zhù)名專(zhuān)利數據庫專(zhuān)業(yè)化程度和學(xué)習成本更高，而且價(jià)格昂貴，但對外文專(zhuān)利收集得更為全面，個(gè)別數據庫甚至將全部收錄專(zhuān)利全文翻譯成英文，語(yǔ)義檢索功能也很強大，對于企業(yè)做海外風(fēng)險專(zhuān)利排查非常有幫助。企業(yè)可根據自身情況購買(mǎi)合適的數據庫，并確保負責風(fēng)險排查的專(zhuān)利工程師能夠熟練運用。

（2）專(zhuān)利訴訟數據庫

上文提到企業(yè)內部專(zhuān)利工程師做專(zhuān)利侵權分析及法務(wù)做行業(yè)訴訟情報收集、風(fēng)險評估和律師選聘都需要用到專(zhuān)利訴訟數據庫。從全球的司法判決文書(shū)公開(kāi)情況來(lái)看，只有美國的電子化公開(kāi)程度接近100%，歐洲、日本、中國、韓國等國家和地區的電子化公開(kāi)程度都不盡如人意，這給知識產(chǎn)權從業(yè)人員查取案例造成了很大不便。目前市面上針對美國的案例數據庫選擇較多，案件信息也比較全面，各個(gè)數據庫在使用便利性、全面性和數據處理深度等方面存在一定差異，價(jià)格也參差不齊。筆者在工作中有幸了解到一種收集了全球主要國家知識產(chǎn)權案例的數據庫Darts-ip,其在世界各地以與法院簽約獲取裁判文書(shū)或員工定期赴法院調取案件文書(shū)的方式，取得判決書(shū)原件并做電子化處理，再進(jìn)一步對裁判文書(shū)做數據提取和人工法律分析，對于產(chǎn)品出口風(fēng)險排查非常有幫助。企業(yè)可根據自身的需求和財力進(jìn)行選擇。

二、風(fēng)險識別

在資源準備充分的情況下，風(fēng)險識別將變得較為容易，正所謂“磨刀不誤砍柴工”。筆者將根據風(fēng)險從高到低的順序，對三類(lèi)專(zhuān)利的識別方法進(jìn)行簡(jiǎn)單總結。

1.侵權警告函指出的專(zhuān)利

如果企業(yè)收到的專(zhuān)利侵權警告函明確指出了風(fēng)險專(zhuān)利，則可能基于以下幾種情況；（1）從形式上看，如果專(zhuān)利權人僅在警告函中列出疑似侵權產(chǎn)品名稱(chēng)和型號，提供了一個(gè)或幾個(gè)專(zhuān)利號，甚至呈出Claim Chart,則這類(lèi)專(zhuān)利風(fēng)險很高，決不能等閑視之。專(zhuān)利權人很可能對本企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行了拆解或對產(chǎn)品的工作方法和步驟進(jìn)行過(guò)研究，并與其專(zhuān)利進(jìn)行比對，找出了侵權蓋然性較大的專(zhuān)利。（2）專(zhuān)利權人提到其擁有本行業(yè)產(chǎn)品必然會(huì )實(shí)施的專(zhuān)利，已向相關(guān)標準組織作出過(guò)專(zhuān)利聲明，并列出了專(zhuān)利列表，雖然沒(méi)有提供claim chart，但此類(lèi)專(zhuān)利侵權的概率也較大。（3）專(zhuān)利權人在警告函中既未列舉具體侵權產(chǎn)品名稱(chēng)，也未提及具體專(zhuān)利號，則此類(lèi)警告函很可能是訛詐函件，根據歐美最新的司法實(shí)踐，這類(lèi)侵權警告不屬于“善意”談判邀約，企業(yè)可以不予理會(huì )。（4）專(zhuān)利權人在警告函中提到侵權產(chǎn)品名稱(chēng)，并列出一長(cháng)串專(zhuān)利列表，這種情況也許是專(zhuān)利訛詐，也許的確存在侵權的可能，需要結合專(zhuān)利權人在本行業(yè)的地位、名聲和其訴訟情況做綜合判斷。

2.本行業(yè)高風(fēng)險專(zhuān)利

首先，上述提到的標準必要專(zhuān)利是本行業(yè)產(chǎn)品無(wú)法回避的風(fēng)險最高的專(zhuān)利。其次，通過(guò)專(zhuān)利訴訟數據庫篩查出的同行企業(yè)或上游供應商頻繁被訴且被判侵權的專(zhuān)利也存在非常大的危險性。

3.自行排查出的專(zhuān)利

專(zhuān)利工程師根據本企業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)特征，利用專(zhuān)利數據庫檢索出覆蓋了這些技術(shù)特征的專(zhuān)利，則同樣具有一定危險性，此時(shí)需要將這些專(zhuān)利導入專(zhuān)利訴訟數據庫進(jìn)行檢索，探查這些專(zhuān)利是否有相關(guān)訴訟記錄，以印證自身的侵權排查結論或評估專(zhuān)利侵權風(fēng)險轉化為現實(shí)的可能性。

4.聯(lián)合供應商排查出的專(zhuān)利

如果產(chǎn)品核心部件都由供應商提供，企業(yè)自身難以識別該部件涉及的風(fēng)險專(zhuān)利，則可能通過(guò)上文所述的利用專(zhuān)利訴訟數據庫篩查供應商同行頻繁被訴專(zhuān)利的方法，請供應商進(jìn)行識別。

通過(guò)以上方法已經(jīng)能夠初步篩選出可能對本企業(yè)擬出口產(chǎn)品具有威脅的專(zhuān)利清單，針對上述專(zhuān)利，企業(yè)技術(shù)人員、專(zhuān)利工程師和上游供應商應當結合自身產(chǎn)品技術(shù)方案進(jìn)行對比分析，識別出對擬出口產(chǎn)品而言真正具有高風(fēng)險的專(zhuān)利，再有計劃地進(jìn)行風(fēng)險規避。

三、風(fēng)險規避

1.設計技術(shù)規避方案

技術(shù)規避是所有風(fēng)險規避措施中最為根本和有效的。這就要求企業(yè)的知識產(chǎn)權風(fēng)險排查工作走在產(chǎn)品設計方案最終落地之前，而不是等生產(chǎn)模具和生產(chǎn)線(xiàn)都已準備完畢、甚至產(chǎn)品都已實(shí)現批量生產(chǎn)之后。越早識別出專(zhuān)利風(fēng)險并尋找替代方案，受到的損失就會(huì )越小?，F實(shí)中很多企業(yè)都是在產(chǎn)品出口前夕才令知識產(chǎn)權工作人員做風(fēng)險排查，原因是其錯誤地認為風(fēng)險規避就是法務(wù)準備一些法律文件就可以解決的問(wèn)題，不會(huì )影響到整體技術(shù)方案的設計。如果不未雨綢繆，一旦風(fēng)險轉化為現實(shí)，則悔之晚矣。

如果產(chǎn)品核心部件都由供應商提供，則可能通過(guò)上文所述的方法，聯(lián)合供應商進(jìn)行識別。如果確有侵權，則可嘗試讓供應商更改技術(shù)方案或更換其他供應商，如果沒(méi)有更好的備選項，則應盡量與供應商簽署知識產(chǎn)權擔保合同，確保侵權訴訟發(fā)生后能夠得到經(jīng)濟上的補償。

2.針對風(fēng)險專(zhuān)利進(jìn)行環(huán)繞式專(zhuān)利布局

如果企業(yè)不具有技術(shù)規避的能力或無(wú)法繞開(kāi)風(fēng)險專(zhuān)利，則可考慮針對風(fēng)險專(zhuān)利進(jìn)行環(huán)繞式專(zhuān)利布局，例如就實(shí)施風(fēng)險專(zhuān)利所必須使用的上游技術(shù)、風(fēng)險專(zhuān)利技術(shù)的各種替換方案等申請專(zhuān)利，當風(fēng)險轉化為現實(shí)時(shí)，可用這些專(zhuān)利作為籌碼與專(zhuān)利權人展開(kāi)談判或進(jìn)行交叉許可，以避免或降低專(zhuān)利侵權帶來(lái)的經(jīng)濟損失。

3.針對高風(fēng)險專(zhuān)利進(jìn)行無(wú)效檢索

通過(guò)專(zhuān)利權無(wú)效可以使專(zhuān)利權人失去起訴的資本，也可以為與專(zhuān)利權人達成和解提供籌碼和基礎。先對高風(fēng)險專(zhuān)利進(jìn)行無(wú)效檢索，再根據需要合理利用這些檢索結果，將對專(zhuān)利風(fēng)險規避大有裨益。但企業(yè)用于無(wú)效檢索的成本有限，在高風(fēng)險專(zhuān)利數量較多的情況下，不可能針對所有風(fēng)險專(zhuān)利做無(wú)效檢索，因此筆者將根據自身的經(jīng)驗和理解作出一些篩選建議：

首先應當把已排查出的高風(fēng)險專(zhuān)利導入上文提到的專(zhuān)利訴訟數據庫進(jìn)行檢索，查詢(xún)這些專(zhuān)利是否已被他人提出無(wú)效，結果和進(jìn)展如何，如已被判無(wú)效，或者無(wú)效請求人已獲得絕對優(yōu)勢，則可把這些專(zhuān)利從無(wú)效檢索備選清單中排除。

其次是評估剩下的高風(fēng)險專(zhuān)利權人是否具有危險性?？衫蒙衔奶岬降膶?zhuān)利訴訟數據庫查詢(xún)這些專(zhuān)利權人是否發(fā)動(dòng)過(guò)侵權訴訟，一般而言，有過(guò)起訴歷史的專(zhuān)利權人對企業(yè)而言風(fēng)險更大，因此在選擇目標專(zhuān)利時(shí)，應重點(diǎn)選取這些專(zhuān)利權人的專(zhuān)利。

再次是評估專(zhuān)利無(wú)效的難度，這步的關(guān)鍵提前對專(zhuān)利權人的專(zhuān)利穩定性做一個(gè)整體判斷，利用上文提到的Darts-ip數據庫可以較為容易地通過(guò)統計數據了解到某專(zhuān)利權人的專(zhuān)利被無(wú)效的案件數量、無(wú)效成功率及主要的無(wú)效理由，根據專(zhuān)利權被維持的比例大小，可以判斷出該專(zhuān)利權人的專(zhuān)利質(zhì)量和穩定性，由此可以預知無(wú)效其專(zhuān)利的難度。企業(yè)可充分評估無(wú)效該專(zhuān)利的必要性，再根據自身的預算和專(zhuān)利無(wú)效的成本進(jìn)行選擇。

進(jìn)一步，在進(jìn)行無(wú)效檢索時(shí)，對于如何提高精準度和效率，筆者也有一點(diǎn)體會(huì )供讀者參考：利用Darts-ip數據庫，檢索目標專(zhuān)利同族是否在擬出口國以外的其它國家經(jīng)歷過(guò)駁回復審或無(wú)效訴訟，如果裁判結果是被最終駁回或無(wú)效，則當事國的法院或專(zhuān)利局所找到的對比文件和無(wú)效理由則可作為無(wú)效目標專(zhuān)利的重要參考。采用這種方法不僅可以幫助做無(wú)效檢索的工作者跨越語(yǔ)言障礙找尋對比文件，還能省去大量篩選最佳對比文件的寶貴時(shí)間。

4.提起專(zhuān)利無(wú)效訴訟

對于已經(jīng)做過(guò)無(wú)效檢索的專(zhuān)利，可以根據實(shí)際情況判斷是否應當對其提起無(wú)效訴訟。首先建議鎖定侵權警告函明確指明的專(zhuān)利，其次評估已找到的對比文件是否足以無(wú)效目標專(zhuān)利，然后估算專(zhuān)利無(wú)效訴訟的成本是否在預算范圍內，再次需要結合專(zhuān)利權人的角色和地位斟酌無(wú)效其專(zhuān)利的必要性：例如，若對方是NPE，且已向企業(yè)發(fā)送過(guò)警告函，則提起無(wú)效訴訟可對其產(chǎn)生較大的震懾力，迫使其放棄提告；如果對方是競爭對手，如果其手握大量專(zhuān)利，在自身專(zhuān)利儲備較弱的情況下，率先提起無(wú)效訴訟可能會(huì )引起其報復性反撲，最終得不償失；如果對方比本企業(yè)專(zhuān)利實(shí)力弱，則可嘗試發(fā)起無(wú)效，盡量提前消除出口隱患。企業(yè)需要對上述內容進(jìn)行較為準確的判斷，做到知己知彼，理智決策。

5.提起確認不侵權之訴

對于比較好訴的專(zhuān)利權人警告函中明確提到的專(zhuān)利，如果在風(fēng)險識別過(guò)程中發(fā)現本企業(yè)產(chǎn)品明顯不侵權，尤其是已有相關(guān)判例支持該結論的情況下，可選擇在對自身有利的法院管轄地提起確認不侵權之訴，以掌握案件的主動(dòng)權。如果不主動(dòng)占取先機，而是等專(zhuān)利權人起訴后才被動(dòng)應訴，則可能面臨審判地、適用法律、先例都對自身不利的窘境，白白喪失“主場(chǎng)優(yōu)勢”。

6.準備律師函或保護信

如果企業(yè)用于出口知識產(chǎn)權風(fēng)險規避的預算有限且風(fēng)格保守，以上提到的主動(dòng)提起無(wú)效訴訟及確認不侵權之訴都無(wú)法作為備選項，則筆者強烈建議企業(yè)在已做不侵權分析和無(wú)效檢索的情況下，聘請擬出口國當地律師撰寫(xiě)律師函或保護信（內容與律師函相似，只是在不同國家稱(chēng)呼不同），內容包括不侵權和無(wú)效分析的結論和原因、專(zhuān)利權人存在懈怠、專(zhuān)利不具有可執行性等。在不同的國家，律師函或保護信有不同的作用和遞交方式，企業(yè)需要事先研究擬出口國的相關(guān)法律法規且咨詢(xún)當地律師當地的司法實(shí)踐和慣常操作。例如在美國，律師撰寫(xiě)的保護函不必事先遞交給法院，企業(yè)自行保留即可，一旦專(zhuān)利權人起訴，企業(yè)可呈出準備好的律師函，可以在很大程度上減輕甚至消除被判惡意侵權和懲罰性賠償的風(fēng)險。在德國，法律并未定義保護信的概念、形式、遞交方式和法律效果，但在實(shí)踐中，法院在只聽(tīng)取專(zhuān)利權人的單方面陳述后批準其臨時(shí)禁令請求的概率很高，因此往往有企業(yè)在感受到侵權風(fēng)險時(shí)提前向法院遞交，以爭取在事前為自己辯護的機會(huì )，減小法院下達禁令的概率，事實(shí)證明如果保護信的內容能夠得到法官內心的認可，則可在很大程度上避免禁令風(fēng)險。這種風(fēng)險規避措施是從實(shí)踐中探索出來(lái)的，只有當地經(jīng)驗豐富的律師能夠準確把握其操作方式，因此建議企業(yè)利用專(zhuān)利訴訟數據庫選擇在該法律事務(wù)上具有經(jīng)驗的律師并盡早建立聯(lián)系，咨詢(xún)相關(guān)事宜并根據律師的建議及早做準備。

7.取得風(fēng)險專(zhuān)利權或實(shí)施許可

如果上述選項對企業(yè)而言均不具有可實(shí)施性，取得風(fēng)險專(zhuān)利權或實(shí)施許可則是最保險的方式。但這完全依賴(lài)于專(zhuān)利權人的意愿、企業(yè)的經(jīng)濟實(shí)力和談判能力，企業(yè)可根據實(shí)際狀況進(jìn)行選擇。

8.做好產(chǎn)品設計研發(fā)記錄

如果擬出口產(chǎn)品是企業(yè)自行設計的，從立項開(kāi)始至產(chǎn)品成型整個(gè)過(guò)程的設計思路、草圖、實(shí)驗記錄、會(huì )議記錄都應當完整保留，這樣做的目的在于：如果有人搶先申請了專(zhuān)利并起訴企業(yè)侵權，可以用上述資料進(jìn)行先用權抗辯；或者即使在他人申請專(zhuān)利后才開(kāi)始產(chǎn)品設計，在某些情況下這些材料也能在一定程度上降低被判惡意侵權的可能性。

9.改換營(yíng)銷(xiāo)方式

對于完全不具備上述任何一種方式的實(shí)施能力，尚未進(jìn)入專(zhuān)利權人視野而又愿意冒很大風(fēng)險的企業(yè)，可以嘗試以下途徑降低潛在風(fēng)險：

（1）改換物流通道

以歐洲為例，如果專(zhuān)利權人只在A(yíng)國有維權記錄，可以從A國的鄰國B(niǎo)入境，然后從B國通過(guò)陸路進(jìn)入A國，這樣可以在很大程度上繞過(guò)A國的海關(guān)，減小海關(guān)查扣風(fēng)險。

（2）改變宣傳方式

刪除企業(yè)網(wǎng)站、電子銷(xiāo)售平臺、產(chǎn)品宣傳手冊上與風(fēng)險專(zhuān)利有關(guān)功能的介紹，以免留下侵權證據。

（3）更換銷(xiāo)售途徑

尋找一家較為安全的中間商，在國內將產(chǎn)品賣(mài)給中間商，再由該中間商出口至目標國并將商品轉賣(mài)給客戶(hù)。

以上關(guān)于產(chǎn)品出口專(zhuān)利侵權風(fēng)險排查的資源準備、風(fēng)險識別和規避措施是從筆者自身的實(shí)踐出發(fā)，側重于提供一些行之有效且具有可操作性的方法性建議，并不能完全消除風(fēng)險，但可在一定程度上降低風(fēng)險發(fā)生的概率，且部分思路和措施可為風(fēng)險轉化為現實(shí)后贏(yíng)得訴訟或減少損失提供幫助，同業(yè)者可根據自身的情況有選擇地實(shí)施。

發(fā)布：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：余穎  騰龍三期

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權研究院

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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