海外專(zhuān)利訴訟應對

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作者：鄒坤麗  騰龍二期

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權研究院

原標題：海外專(zhuān)利訴訟應對

中國企業(yè)正在用“低廉的價(jià)格、優(yōu)良的品質(zhì)”的商品逐漸搶占全球市場(chǎng)，如何在開(kāi)拓國際市場(chǎng)的同時(shí)做到在國際知識產(chǎn)權游戲中“與狼共舞”成為中國企業(yè)的必然考驗，如何扭轉被動(dòng)挨打的局面，成為中國企業(yè)走出去時(shí)重要的戰略思考和投入。今天作者帶你淺談海外專(zhuān)利訴訟的風(fēng)險識別、應對和管理。

全球知識經(jīng)濟和全球化貿易已經(jīng)深度發(fā)展，WTO規則的建立使得關(guān)稅壁壘影響也逐漸減弱。但與此相反知識產(chǎn)權卻成為國際經(jīng)濟競爭最重要的工具，成為企業(yè)市場(chǎng)競爭的利器，成為企業(yè)參與國際競爭的焦點(diǎn)和壁壘。

中國企業(yè)正在用“低廉的價(jià)格、優(yōu)良的品質(zhì)”的商品逐漸搶占全球市場(chǎng)，如何在開(kāi)拓國際市場(chǎng)的同時(shí)做到在國際知識產(chǎn)權游戲中“與狼共舞”成為中國企業(yè)的必然考驗，如何扭轉被動(dòng)挨打的局面，成為中國企業(yè)走出去時(shí)重要的戰略思考和投入。

市場(chǎng)是競爭各方發(fā)動(dòng)知識產(chǎn)權訴訟的基本出發(fā)點(diǎn)?？v觀(guān)近十幾年跨國公司發(fā)動(dòng)的知識產(chǎn)權訴訟，目的往往不在于取得案件的勝訴和侵權賠償，而在于利用專(zhuān)利訴訟阻止中國企業(yè)進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)，甚至利用知識產(chǎn)權訴訟周期長(cháng)、訴訟費用巨大直接拖垮成長(cháng)期的中國企業(yè)。

知識產(chǎn)權訴訟中專(zhuān)利訴訟最頻發(fā)，如何識別專(zhuān)利訴訟風(fēng)險和應對專(zhuān)利訴訟始終是“走出去”的企業(yè)最重要的知識產(chǎn)權工作內容，下面淺談海外專(zhuān)利訴訟的風(fēng)險識別、應對和管理。

一、海外專(zhuān)利訴訟風(fēng)險識別

風(fēng)險的來(lái)源通常來(lái)自?xún)炔抗芾盹L(fēng)險和外部風(fēng)險，并且兩者相互作用。內部風(fēng)險管理得當，會(huì )降低或避免外部風(fēng)險帶來(lái)的損失，而內部風(fēng)險管理不當則會(huì )擴大外部風(fēng)險帶來(lái)的損失。海外專(zhuān)利訴訟是外部風(fēng)險，以引發(fā)訴訟主體的不同，可以分為競爭對手型訴訟、NPE型訴訟、采購型訴訟、客戶(hù)型訴訟和合作方型訴訟；以訴訟目的不同，可以分為市場(chǎng)障礙型訴訟和許可收益型訴訟。目前，中國企業(yè)在海外面臨的專(zhuān)利訴訟主要是競爭對手型訴訟，直接體現為市場(chǎng)障礙型訴訟。許可收益型訴訟和NPE型訴訟也頻發(fā)。

市場(chǎng)障礙型訴訟的發(fā)起者一般是行業(yè)競爭對手，主要目的是為阻止新的市場(chǎng)主體進(jìn)入相關(guān)行業(yè)市場(chǎng)，使用的手法主要體現為：（1）提出巨額的侵權賠償，給對方施加強大的心理壓力；（2）在多國或同一國家多地法院起訴，高額的訴訟費和律師費往往使得經(jīng)濟實(shí)力不雄厚的企業(yè)只能不戰而退；（3）喜歡和解結案，但往往迫使對方接受各種苛刻的條件；（4）如未能達到阻止對方推出市場(chǎng)的目的，就借訴訟迫使競爭對手繳納高額的許可費，從而達到提高對方產(chǎn)品成本的目的等。

二、海外專(zhuān)利訴訟應對

了解了海外專(zhuān)利訴訟的類(lèi)型和不同訴訟的背后隱藏的實(shí)際目的之后，不同類(lèi)型的海外專(zhuān)利訴訟就有不同的應對策略。在“技術(shù)專(zhuān)利化、專(zhuān)利標準化、標準壟斷化”國際知識產(chǎn)權游戲規則已經(jīng)建立的今天，除了不斷加強企業(yè)自身的創(chuàng )新創(chuàng )造能力，占領(lǐng)行業(yè)技術(shù)的制高點(diǎn)，并做好知識產(chǎn)權國內外布局之外，在面臨海外訴訟時(shí)能掌握相關(guān)的訴訟策略，并根據訴訟策略采取相應的行動(dòng)也尤為重要。

（一）海外專(zhuān)利訴訟應對，必須有好的應訴策略

面臨海外專(zhuān)利訴訟，一般的企業(yè)除了對巨額的侵權賠償產(chǎn)生恐懼外，也對不同于中國的司法制度、司法環(huán)境、語(yǔ)言環(huán)境感到陌生，從而帶來(lái)一種“什么都不懂、什么都不知道”的恐懼感，天時(shí)、地利、人和等條件都在對方。因此制定訴訟策略的前提是能冷靜應對，控制局勢。

一般情況下，企業(yè)在應對訴訟制定訴訟策略時(shí)，應考慮的因素包括：1、被訴產(chǎn)品對企業(yè)的重要性；2、被訴產(chǎn)品在訴訟國家或地區的市場(chǎng)占有率；3、企業(yè)自身的知識產(chǎn)權在訴訟國家或地區的情況；4、企業(yè)的財務(wù)狀況；5、獲得原告方的信息和行業(yè)情況；6、應訴能獲得幫助的資源情況等。

根據上述情況進(jìn)行具體的訴訟策略分析，可能會(huì )出現以下情況：

1、被動(dòng)應訴：如被訴產(chǎn)品是企業(yè)的主要產(chǎn)品，對企業(yè)的生產(chǎn)非常重要或是企業(yè)將來(lái)的戰略產(chǎn)品，而且在發(fā)生訴訟的國家或地區有一定的市場(chǎng)占有率或擬大力開(kāi)發(fā)該國或地區的市場(chǎng)，并且企業(yè)的知識產(chǎn)權積累單薄，那么企業(yè)只能被動(dòng)應訴?？紤]的訴訟策略更多的是從案件本身出發(fā)，如進(jìn)行專(zhuān)利無(wú)效抗辯、不侵權抗辯、訴訟主體資格抗辯等，積極做好應訴的安排。

2、相互起訴策略：除了積極應訴抗辯原案件，如企業(yè)自身有一定的知識產(chǎn)權積累，則可以考慮針對對方的產(chǎn)品提起訴訟。訴訟地的選擇則需要考慮知識產(chǎn)權儲備的情況、分析的結果和企業(yè)自身的資金情況。當然從對國家的司法制度熟悉程度來(lái)考慮，更多的情況會(huì )偏向在中國進(jìn)行訴訟。提起另一訴訟除了能向對方表明積極應戰的態(tài)度，也向對方表明了自身知識產(chǎn)權實(shí)力和企業(yè)實(shí)力，更重要的是增加一個(gè)談判的籌碼，能增強與對方談判的基礎，這比手上沒(méi)有任何籌碼時(shí)與對方談判顯得容易多了。

3、綜合競爭策略：在雙方長(cháng)期的競爭中或訴訟發(fā)生時(shí)，應綜合收集到的信息，分析這些信息能給對方帶來(lái)什么影響。如根據對方在以往的許可行為和本次訴訟的差異條件，是否會(huì )構成權利濫用，存在壟斷行為?？鐕緦ι嫦訅艛嗤ǔ６急憩F得非常敏感，因此能提起一個(gè)涉嫌壟斷的訴訟或調查，通常就能快速一攬子解決各方提起的訴訟或糾紛。筆者就曾兩次通過(guò)在中國提起反壟斷訴訟，而迫使對方同意解決雙方在美國的知識產(chǎn)權訴訟，達成了解決雙方所有訴訟的目的。當然根據收集到的信息不同和競爭對方的行為差異，違反反不正當競爭法等其它法律的情況都存在，因此需要根據具體的情況進(jìn)行分析應在哪個(gè)法律范疇內給競爭對手施加最大的影響。

4、支持策略：如企業(yè)自身資金緊張，則應當根據訴訟對中國同行業(yè)其他企業(yè)的影響力度，爭取獲得行業(yè)協(xié)會(huì )或行業(yè)內其他企業(yè)的人力物力支持。

當然訴訟的應對策略還有很多，很多時(shí)候需要根據不同的情況，多種策略并用才能最大程度的解決問(wèn)題，并根據不同時(shí)段收集到的信息隨時(shí)調整訴訟策略。

（二）海外專(zhuān)利訴訟具體應對

解決了大的訴訟策略問(wèn)題，需要解決的就是訴訟應對的具體方法：

1、制定抗辯方案，積極抗辯：如在海外市場(chǎng)被訴，在分析案情和獲得的信息制定訴訟策略之后，應與當地律師制定訴訟抗辯方案。雖然抗辯理由有30多種，但企業(yè)可以考慮使用的通常有7種：訴訟主體資格抗辯、訴訟時(shí)效抗辯、不侵權抗辯、權利無(wú)效抗辯、公知技術(shù)抗辯、免責抗辯（先用權、權利用盡、臨時(shí)國境）、禁止反悔原則抗辯。前述每一抗辯理由又包括了若干第二層次甚至第三層次的抗辯理由，如專(zhuān)利無(wú)效抗辯又可以包括新穎性或創(chuàng )造性抗辯、侵犯在先權利抗辯、充分公開(kāi)原則抗辯、專(zhuān)利實(shí)際范圍抗辯、故意不公開(kāi)抗辯等細化的抗辯理由。

2、專(zhuān)利無(wú)效：在面臨專(zhuān)利訴訟時(shí)，除了積極抗辯，另一件大概率會(huì )做的事情就是對涉案專(zhuān)利進(jìn)行無(wú)效宣告。根據案件和收集的證據情況確定專(zhuān)利無(wú)效要達到的目的。有多個(gè)專(zhuān)利或系列專(zhuān)利時(shí)，需要確定針對哪個(gè)或哪些專(zhuān)利進(jìn)行無(wú)效。有確鑿完整的證據時(shí)能把對方的專(zhuān)利的權利要求全部無(wú)效掉是最理想的；但有些情況下雖不能把專(zhuān)利的全部權利要求無(wú)效掉，而是根據專(zhuān)利技術(shù)方案與涉案產(chǎn)品的對比情況確定關(guān)鍵的部分權利要求，只要能把這些關(guān)鍵權利要求無(wú)效掉，對后續的侵權賠償或和解都能提供有力的支撐；甚至有時(shí)候提出無(wú)效只是為了通過(guò)無(wú)效這一程序來(lái)確認部分關(guān)鍵技術(shù)方案屬于慣常技術(shù)或慣常設計。筆者曾處理過(guò)的其中一個(gè)美國專(zhuān)利訴訟，就是通過(guò)無(wú)效系列專(zhuān)利中的基礎專(zhuān)利中的部分關(guān)鍵權利要求，配合原告方已經(jīng)把該系列專(zhuān)利許可給了同行業(yè)很多企業(yè)的情況，迫使對方為了保護已有的許可收益而簽署了永不起訴協(xié)議，而我方放棄了就專(zhuān)利無(wú)效宣告再上訴的權利。

3、收集確鑿有力的證據：眾所周知，在法官眼里只有證據，沒(méi)有“事實(shí)”，證據是贏(yíng)得訴訟的關(guān)鍵。在訴訟策略和抗辯方案確定之后，應與律師做好證據收集方案，確定每一抗辯理由需要的支撐證據和證據收集方向。另外根據抗辯理由，確定哪些是需要對方提供的證據，并確定利用什么技巧才能從對方獲得需要的證據。

4、善于利用訴訟程序：海外訴訟通常程序比較多也比較復雜，中國企業(yè)也對海外訴訟制度陌生，但善于利用訴訟程序卻十分重要。如面臨競爭對手在同一國家多個(gè)地區因同一案由起訴時(shí)，就應提起統一審理動(dòng)議和禁止以同一案由再起訴動(dòng)議，縮小戰場(chǎng)對節省企業(yè)的人力物力和團隊的戰斗精力非常重要。

5、了解訴訟意圖，在適當的時(shí)候尋求合理解決：知識產(chǎn)權作為商業(yè)博弈的工具和利器，維護法律的公平正義和權利者的正當權益在很多時(shí)候已經(jīng)不是發(fā)動(dòng)知識產(chǎn)權訴訟的真正目的，加上海外專(zhuān)利訴訟很大比例最終雙方都以和解結案。在訴訟開(kāi)始之初就尋求和解，對方往往會(huì )提出各種苛刻的條件，包括退出市場(chǎng)或巨額補償或高額許可費。在訴訟過(guò)程中，隨著(zhù)雙方證據開(kāi)示的進(jìn)展，越來(lái)越多的證據會(huì )被披露，雙方的訴訟考量也在不斷變化，根據有利或不利的證據對可能的訴訟結果進(jìn)行判斷，可以適時(shí)提出或接受合理的條件進(jìn)行和解。另一方面，如有專(zhuān)利無(wú)效宣告或其它反制訴訟或措施，都應進(jìn)行考量，適時(shí)提出和解或接受合理的和解條件進(jìn)行和解。筆者曾處理的其中一件美國訴訟，就是在中國的反制訴訟不斷推進(jìn)，比美國訴訟進(jìn)程要快很多并且對方也對中國訴訟沒(méi)有信心的情況提出和解，最終以較小的代價(jià)一攬子解決了中美訴訟，并確立雙方的知識產(chǎn)權問(wèn)題訴前解決機制。

三、海外專(zhuān)利訴訟管理應對

如何做好海外專(zhuān)利訴訟管理成為企業(yè)敢走出去的重中之重，筆者提出以下建議供參考：

1、做好產(chǎn)品研發(fā)的專(zhuān)利檢索：在產(chǎn)品研發(fā)立項階段和在研階段均應做好專(zhuān)利檢索分析和評估，如存在風(fēng)險應考慮實(shí)施規避技術(shù)方案，并且在研發(fā)過(guò)程中注重收集可能會(huì )影響該專(zhuān)利穩定性的相關(guān)信息和資料。

2、產(chǎn)品海外上市前，應熟悉目標市場(chǎng)地的法律法規，出具產(chǎn)品不侵權意見(jiàn)書(shū)：產(chǎn)品要走出去，應對該國家或地區的知識產(chǎn)權法律法規和政策環(huán)境應有所了解，并了解行業(yè)的相關(guān)訴訟情況，避免進(jìn)入一片一無(wú)所知的區域。產(chǎn)品在海外上市之前，請市場(chǎng)目標國家的律師對產(chǎn)品進(jìn)行是否侵權分析，如無(wú)侵權則要求出具一份不侵權意見(jiàn)書(shū)，如侵權風(fēng)險高，制定防范預案，都特別重要。在美國，一份不侵權意見(jiàn)書(shū)，在馬克曼聽(tīng)證和法院判決時(shí)均能起到支持作用，萬(wàn)一侵權也能減輕侵權賠償額。

3、提高知識產(chǎn)權風(fēng)險意識，做好海外知識產(chǎn)權布局：過(guò)去依靠資源、人力的發(fā)展模式已不存在，很多行業(yè)已經(jīng)不再是依靠蠻勁打拼天下的時(shí)代。未來(lái)是技術(shù)創(chuàng )造和知識經(jīng)濟的時(shí)代，是越來(lái)越重視知識產(chǎn)權保護的時(shí)期，因此改變過(guò)往的經(jīng)營(yíng)思維模式，提高知識產(chǎn)權的風(fēng)險意識很重要。如沒(méi)有很強的風(fēng)險意識，知識產(chǎn)權管理的很多工作都無(wú)法開(kāi)展。產(chǎn)品未動(dòng)，知識產(chǎn)權先行，結合產(chǎn)品的重點(diǎn)目標市場(chǎng)，在重點(diǎn)目標市場(chǎng)國做好專(zhuān)利布局，是防范海外專(zhuān)利訴訟的基礎。

綜上所述，企業(yè)能有效識別海外專(zhuān)利訴訟，制定適合的訴訟應對策略，并采取適當的應對方式方法，是能有效幫助企業(yè)應對各類(lèi)海外專(zhuān)利訴訟。

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作者：鄒坤麗  騰龍二期

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權研究院

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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