淺議「企業(yè)專(zhuān)利」交叉許可談判要素及策略

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供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權研究院

作者：劉慧   成都光明光電股份有限公司

原標題：原創(chuàng )：淺議企業(yè)專(zhuān)利交叉許可談判要素及策略

近年隨著(zhù)專(zhuān)利保護力度的加大，專(zhuān)利對于企業(yè)的價(jià)值凸顯。企業(yè)通過(guò)收購、轉讓、許可或交叉許可等專(zhuān)利運營(yíng)手段，構建專(zhuān)利組合或專(zhuān)利池，控制市場(chǎng)以實(shí)現利益的最大化。專(zhuān)利許可是企業(yè)獲得收益的專(zhuān)利運營(yíng)模式之一，而專(zhuān)利交叉許可作為一種互利共贏(yíng)的方式，更是成為實(shí)體企業(yè)之間常用的專(zhuān)利運營(yíng)策略。為了達成訴訟和解、換取專(zhuān)利技術(shù)、收取許可費或規避后續可能產(chǎn)生的專(zhuān)利糾紛等目的，雙方通過(guò)專(zhuān)利談判，簽署交叉許可協(xié)議來(lái)解決爭議或達成合作。本文從企業(yè)間基于專(zhuān)利糾紛的專(zhuān)利交叉許可情況入手，厘清解決爭議過(guò)程中的專(zhuān)利交叉許可談判要素，并提供一些談判策略與思路供參考。

一、基于專(zhuān)利糾紛背景的專(zhuān)利交叉許可   

現代技術(shù)的快速發(fā)展，使得行業(yè)內的技術(shù)交叉愈加明顯，產(chǎn)品同質(zhì)化帶來(lái)激烈的市場(chǎng)競爭。市場(chǎng)壓力激發(fā)專(zhuān)利權人行使權利，以鞏固市場(chǎng)地位或是通過(guò)許可擠壓對手利潤空間。通過(guò)專(zhuān)利訴訟，專(zhuān)利權人可借助“以訴定價(jià)”體現專(zhuān)利價(jià)值，或是借助禁令迫使對手退出市場(chǎng)獲得利潤。盡管訴訟成為專(zhuān)利運營(yíng)的有效手段，但專(zhuān)利訴訟往往存在著(zhù)較大的不可預知性。通過(guò)訴訟行使權利，面臨著(zhù)越來(lái)越高的成本和越來(lái)越大的難度，不僅耗費大量的人力、物力及財力,周期長(cháng)、賠償較低且存在敗訴風(fēng)險。上述復雜因素促使更多的企業(yè)選擇通過(guò)談判來(lái)解決爭議，雙方針對產(chǎn)品、技術(shù)或市場(chǎng)等方面所存在的分歧或問(wèn)題，通過(guò)協(xié)商、交涉，找出解決方案并達成協(xié)議。

而專(zhuān)利交叉許可的本質(zhì)是一種交換。權利人之間經(jīng)過(guò)談判，根據協(xié)議約定的條件交換相關(guān)專(zhuān)利技術(shù)的使用權。為避免訴累，競爭對手之間專(zhuān)利交叉許可模式更多的是達成一種合作或妥協(xié),如果雙方專(zhuān)利相互對應，技術(shù)或市場(chǎng)價(jià)值相當，相互免費使用，如果專(zhuān)利的價(jià)值不對等，則一方向另一方繳納一定的專(zhuān)利使用費。

越來(lái)越多的跨國公司將專(zhuān)利訴訟與專(zhuān)利交叉許可組合使用，與對手同時(shí)進(jìn)行訴訟和許可談判，最終雙方往往選擇交叉許可的方式快速解決專(zhuān)利糾紛，降低訴訟成本。通信行業(yè)的交叉許可非常普遍，華為與蘋(píng)果公司的專(zhuān)利交叉許可，覆蓋GSM、UMTS、LTE等無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)。蘋(píng)果和摩托羅拉移動(dòng)早期進(jìn)行了交叉許可協(xié)議談判，在智能手機上的專(zhuān)利侵權訴訟得以和解。蘋(píng)果公司2015年在美國地方法院起訴愛(ài)立信，2016年兩家公司就全面和解，簽署了一份長(cháng)達七年的全球專(zhuān)利交叉許可協(xié)議。

二、專(zhuān)利交叉許可談判要素

基于專(zhuān)利糾紛的專(zhuān)利交叉許可，往往發(fā)生在勢均力敵、互有競爭的公司之間，雙方可能在技術(shù)實(shí)力、專(zhuān)利組合或市場(chǎng)能力等方面互有優(yōu)勢。進(jìn)入談判階段，雙方的目標是尋求一種共贏(yíng)互利的平衡，而要達成許可目標，筆者認為雙方需要把握以下三個(gè)談判要素：企業(yè)商業(yè)競爭需求，談判籌碼以及形成適宜的許可協(xié)議，盡力在談判中為已方爭取最大的利益。

1、把握商業(yè)競爭需求達成談判互利

專(zhuān)利交叉許可談判中，雙方不同的商業(yè)決策，帶來(lái)利益關(guān)注點(diǎn)不同，許可訴求存在差別。因此，了解和把握商業(yè)競爭環(huán)境，識別潛在的許可風(fēng)險，根據商業(yè)目標來(lái)決定許可利益的取舍，有利于雙方快速、有效地找到共同點(diǎn)，實(shí)現趨同互利的專(zhuān)利交叉許可。

企業(yè)間的交叉許可往往會(huì )對整體行業(yè)、 產(chǎn)業(yè)或市場(chǎng)的影響，專(zhuān)利交叉許可需要從上下游產(chǎn)業(yè)鏈的角度，關(guān)注關(guān)聯(lián)產(chǎn)品和關(guān)聯(lián)企業(yè)。為提高企業(yè)競爭力，交叉許可雙方將專(zhuān)利與產(chǎn)品通過(guò)協(xié)議明確下來(lái)，對于專(zhuān)利組合相對強勢的一方，覆蓋對方更多的產(chǎn)品及技術(shù)方向，結合商業(yè)及技術(shù)的發(fā)展趨勢，可能更看重未來(lái)的許可獲益。而相對弱勢一方需要關(guān)注到潛在的風(fēng)險，通過(guò)專(zhuān)利交叉許可，保障自由經(jīng)營(yíng)。

專(zhuān)利交叉許可體現在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的價(jià)值，可能是技術(shù)上的，也可能是市場(chǎng)方面的價(jià)值，企業(yè)合作模式也呈現出多元化、互補性。因此，專(zhuān)利交叉許可除了可以清除專(zhuān)利障礙或專(zhuān)利訴訟，如果是雙方技術(shù)互補，則將專(zhuān)利進(jìn)行組合，實(shí)現技術(shù)或產(chǎn)品合作。企業(yè)可以尋找機會(huì )，通過(guò)交叉許可與對手可結成戰略聯(lián)盟和合資合作關(guān)系，同時(shí)又有效防止了專(zhuān)利訴訟或糾紛，可以投入更多的精力于創(chuàng )新。如小米近期收購諾基亞部分專(zhuān)利資產(chǎn)，雙方簽署廣泛的商務(wù)合作協(xié)議及專(zhuān)利授權協(xié)議，其中包括雙方將在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )的標準必要專(zhuān)利方面實(shí)現交叉授權，雙方還將在IOT\VR等方面探索合作的可能性。

2、策略運用專(zhuān)利組合形成談判籌碼

交叉許可的話(huà)語(yǔ)權源自雙方所擁有的專(zhuān)利籌碼，即擁有的專(zhuān)利組合、專(zhuān)利儲備或者基礎專(zhuān)利數量。單個(gè)專(zhuān)利或少量專(zhuān)利可能已無(wú)法滿(mǎn)足交叉許可對專(zhuān)利體量的要求，專(zhuān)利組合帶來(lái)更多的交叉許可可能性。許可雙方專(zhuān)利實(shí)力通常存在著(zhù)差異，所擁有專(zhuān)利的價(jià)值也不一樣。擁有大量高質(zhì)量專(zhuān)利組合的一方，將在談判當中往往占有優(yōu)勢，而對處于弱勢的一方，可能更注重規避風(fēng)險，希望通過(guò)在對抗中尋求到妥協(xié)或合作的機會(huì )。

專(zhuān)利交叉許可前，企業(yè)應充分調查對手的產(chǎn)品與技術(shù)，或利用自身的專(zhuān)利儲備，梳理專(zhuān)利組合的技術(shù)發(fā)展脈絡(luò )，確定核心專(zhuān)利及外圍專(zhuān)利進(jìn)行打包組合，增加收益；或積極購買(mǎi)專(zhuān)利，構建有效的專(zhuān)利組合，達到專(zhuān)利覆蓋對手產(chǎn)品的目的。通過(guò)評估專(zhuān)利組合及潛在機會(huì )，旨在找出對方在產(chǎn)品或技術(shù)上的弱項，獲得后續交叉許可談判的優(yōu)勢。如Cree公司依賴(lài)強有力的專(zhuān)利組合，通過(guò)與Ledvance簽署交叉許可協(xié)議，持續向其收取專(zhuān)利使用費。Cree交換的是有關(guān)光學(xué)、光效率等LED燈泡及燈具的專(zhuān)利組合，涵蓋網(wǎng)絡(luò )照明技術(shù)和混色技術(shù)的專(zhuān)利不在許可范圍內，在設計和制造高性能產(chǎn)品及技術(shù)方面保持領(lǐng)先優(yōu)勢。

跨國公司重視專(zhuān)利組合的申請和儲備，對產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)及市場(chǎng)價(jià)值有深入的理解，專(zhuān)利申請從數量上成規?；?，從產(chǎn)業(yè)鏈上關(guān)聯(lián)化，策略性地擴大專(zhuān)利保護主題及范圍，并通過(guò)外圍專(zhuān)利或改進(jìn)專(zhuān)利，進(jìn)行專(zhuān)利組合布局，覆蓋產(chǎn)品、技術(shù)與市場(chǎng)，以增加專(zhuān)利交叉許可的機會(huì )。例如在光學(xué)材料領(lǐng)域，光學(xué)玻璃作為上游基礎材料，經(jīng)過(guò)壓型加工后制成光學(xué)預制件，再加工后形成光學(xué)鏡頭等光學(xué)儀器，每個(gè)保護主題單獨去申請專(zhuān)利無(wú)法在交叉許可中形成強有力的組合。為了加強在產(chǎn)業(yè)鏈上的專(zhuān)利保護，專(zhuān)利申請對該領(lǐng)域的技術(shù)策略進(jìn)行重組，保護范圍覆蓋到產(chǎn)業(yè)鏈與應用領(lǐng)域，在后續可獲得更多的交叉許可機會(huì )。

專(zhuān)利組合可以促進(jìn)專(zhuān)利交叉許可，專(zhuān)利交叉許可也往往伴隨著(zhù)專(zhuān)利收購的行為，成為企業(yè)形成專(zhuān)利組合的一種有效方式。通過(guò)收購專(zhuān)利資產(chǎn)，企業(yè)可以提前規避專(zhuān)利糾紛，拓展市場(chǎng)份額，或是得到新的合作機會(huì )。

3、談判成果形成適宜的許可協(xié)議

通過(guò)交叉許可談判，當事雙方充分協(xié)商協(xié)議框架，形成結構清楚，條款明晰的專(zhuān)利交叉許可協(xié)議，約定協(xié)議期間專(zhuān)利許可的交換條件。從法律角度，對協(xié)議條款的把握要著(zhù)眼于訴訟，雙方需確保協(xié)議的有效性和約束力；從商業(yè)角度，雙方需要識別潛在的商業(yè)或法律風(fēng)險，對協(xié)議中要爭取或避免的議題或條款做到心中有數。

如何確定許可協(xié)議，第一步是根據商業(yè)需求確定許可基本框架；第二步是對涉及的專(zhuān)利進(jìn)行盡職調查，確認專(zhuān)利的法律狀態(tài)，專(zhuān)利所有權鏈條，進(jìn)行專(zhuān)利評估，選擇專(zhuān)利組合增值方案；第三步是當事雙方進(jìn)行充分協(xié)商討論，確定協(xié)議關(guān)鍵條款，可簽署合意書(shū)記錄雙方對關(guān)鍵條款的共識；第四步是通過(guò)充分協(xié)商，雙方形成正式的許可協(xié)議，雙方再進(jìn)行一次全面、徹底的盡職調查。

起草或審核交叉許可協(xié)議階段，需要明確協(xié)議項下的專(zhuān)利及其狀態(tài)，包括同簇專(zhuān)利確定如何組合專(zhuān)利，增加專(zhuān)利組合價(jià)值；明確授權性質(zhì)，確定可能的許可架構，如是否排他及其期限，是否有限制區域、特定產(chǎn)品及銷(xiāo)售渠道等；確定雙方如何使用授權專(zhuān)利，如制造、使用、銷(xiāo)售、許諾銷(xiāo)售及進(jìn)口等權利及其使用范圍；對于需要支付許可費的情況，支付多少許可費以及如何支付，是協(xié)議的核心部分，雙方通過(guò)制訂財務(wù)框架，詳細表述經(jīng)濟條款，在協(xié)議中將費用的計算方式、費用的支付時(shí)間及審計權等條款進(jìn)行明確規定。

如基于技術(shù)合作的專(zhuān)利交叉許可，協(xié)議重要條款可能不是質(zhì)量保證等方面的內容，而是雙方協(xié)議項下所定義的產(chǎn)品、專(zhuān)利，關(guān)聯(lián)方等條款，甚至可能直接省卻協(xié)議的財務(wù)或審計條款，交叉許可雙方直接以專(zhuān)利進(jìn)行對沖，通過(guò)一攬子協(xié)議，劃定產(chǎn)品范圍，劃定許可區域，選擇一次性或季節性支付費用，對應進(jìn)行執行情況檢查。

協(xié)議達成后，雙方應當遵守交叉許可協(xié)議項下的責任和義務(wù)，因此對于協(xié)議的執行情況，雙方可以約定進(jìn)行階段性（例如按年度）會(huì )晤通報，對協(xié)議項下的被許可專(zhuān)利使用情況進(jìn)行審計，確認使用情況是否與協(xié)議相符?；趨f(xié)議條款的審計結果，與雙方公開(kāi)信息的分析結果，綜合對比得出協(xié)議執行結論。

三、專(zhuān)利交叉許可談判策略要點(diǎn)

專(zhuān)利交叉許可談判的當事雙方均具有兩重身份，既是許可方又是被許可方。為達到共贏(yíng)互利的專(zhuān)利交叉許可目的，從雙方的視角來(lái)看，專(zhuān)利交叉許可的目標不僅僅是合理的價(jià)格，而是尋求雙贏(yíng)的平衡?；谙嗷チ私饧靶湃?，雙方建立了一種以誠信為基礎的長(cháng)期合作關(guān)系，涉及到企業(yè)的品牌或商譽(yù)。

談判之前，雙方需要對許可前景進(jìn)行預測與規劃，了解對方研發(fā)實(shí)力及專(zhuān)利價(jià)值，了解對方專(zhuān)利體量及其分布，識別潛在的風(fēng)險，從市場(chǎng)的角度評估專(zhuān)利與市場(chǎng)的匹配度，從法律上評估許可成功機率，評估專(zhuān)利交叉許可可能帶來(lái)的貢獻或者業(yè)績(jì)。通過(guò)擬定談判方案，當事雙方結合商業(yè)競爭需求，確定談判要點(diǎn)及總體目標，包括協(xié)議條款方案及談判底線(xiàn)，梳理出雙方可能會(huì )存在的問(wèn)題或分歧點(diǎn)，設定自己所能接受的“臨界值”，盡量做足準備工作，推進(jìn)許可談判。

談判過(guò)程中常常涉及到條款之間的交換，雙方要清楚各個(gè)議題或條款的優(yōu)先層級，明白得到某個(gè)條款可能帶來(lái)的利益，妥協(xié)某個(gè)條款可能帶來(lái)的風(fēng)險或問(wèn)題，以相對較低層級爭取優(yōu)先級別更高的議題或條款，采用靈活的談判技巧，爭取更多的利益和獲得更好的談判結果。例如協(xié)議中關(guān)于爭議的解決方式，一方可能也可能選擇放棄或選擇中立地點(diǎn)，以換取更有價(jià)值的協(xié)議條款。

談判的另一個(gè)挑戰，來(lái)自于在復雜的談判過(guò)程中保持對細節的關(guān)注度，雙方保持談判的持續性與節奏，反復對合同條款進(jìn)行仔細審核，思考如果條款存在陷阱，最終走向訴訟條款會(huì )存在什么問(wèn)題，確保萬(wàn)無(wú)一失。當對某一觀(guān)點(diǎn)達成一致時(shí)，記錄并歸入到協(xié)議中，逐步掃清條款談判障礙。

總之，企業(yè)間通過(guò)專(zhuān)利交叉許可，可以達成競爭與合作的戰略關(guān)系，對商業(yè)利益進(jìn)行分配與交換，避免專(zhuān)利侵權訴訟風(fēng)險，有效降低專(zhuān)利交易成本，體現了專(zhuān)利組合價(jià)值優(yōu)化，通過(guò)合作共贏(yíng)提高以市場(chǎng)或產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的競爭力。

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編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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