企業(yè)海外商標布局如何規避重復注冊問(wèn)題——以美國商標審查為例

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“本文深入了解美國商標審查指南對于禁止商標重復注冊的規定?！?br/>

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：鮑荷花 超凡知識產(chǎn)權服務(wù)股份有限公司

近年來(lái)，許多企業(yè)在國內市場(chǎng)發(fā)展空間受限，因此轉向海外市場(chǎng)以實(shí)現業(yè)務(wù)增長(cháng)。對于出海較早、知識產(chǎn)權意識較強的企業(yè)而言，早已在海外進(jìn)行商標布局，擁有較多海外注冊商標。但隨著(zhù)產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍和國家地區的變化及擴大，以往的商標注冊已無(wú)法滿(mǎn)足企業(yè)進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)的需求。因此，完善海外商標注冊已成為當務(wù)之急?？紤]到企業(yè)此前已在海外進(jìn)行商標布局，重新申請商標注冊時(shí)可能會(huì )存在重復注冊的風(fēng)險，因此在查漏補缺的過(guò)程中需要格外注意這一問(wèn)題。

商標重復注冊是指同一申請人就相同的商標在相同的商品或者服務(wù)上重復申請注冊。

作為全球經(jīng)濟體的領(lǐng)導者之一，美國擁有龐大的消費市場(chǎng)、完善的知識產(chǎn)權法律法規以及發(fā)達的金融體系和國際貿易網(wǎng)絡(luò )，已成為中國企業(yè)海外注冊商標的首選地之一。本文擬通過(guò)對美國商標審查指南的解讀，帶領(lǐng)讀者了解美國關(guān)于商標禁止重復注冊的規定，以便中國企業(yè)更好地了解在美國注冊商標的相關(guān)法律要求和程序，從而更有效地保護其品牌和知識產(chǎn)權。

美國商標禁止重復注冊的詳細規定可見(jiàn)于《美國商標審查指南》第703條（USPTO Does Not Issue Duplicate Registrations）。根據該條款的相應規定，美國專(zhuān)利商標局禁止核準兩個(gè)完全相同的商標注冊申請。如果出現兩個(gè)完全相同的注冊申請，美國專(zhuān)利商標局核準其中一個(gè)商標的注冊申請，駁回另一個(gè)重復申請。比如，申請人提出兩個(gè)完全相同的商標注冊申請，專(zhuān)利商標局未審查其中任何一個(gè)注冊申請時(shí)，兩個(gè)注冊申請將全部被駁回。若其中一個(gè)已完成審查，將駁回另一個(gè)重復注冊申請。為克服駁回，申請人可以放棄其中一個(gè)重復注冊申請。美國專(zhuān)利商標局通常允許申請人選擇放棄哪個(gè)重復注冊申請。若一個(gè)注冊申請已經(jīng)核準，申請人可以注銷(xiāo)該注冊，讓另一重復申請得以核準注冊，或保留該注冊而撤回另一重復注冊申請。

下面從商標申請基礎、指定商品/服務(wù)以及商標三方面闡述美國商標構成重復注冊的情形：

PART01
從申請基礎判斷是否構成重復注冊

通過(guò)上表，可以看出：若兩件商標申請其他方面均相同，唯一區別是其中一件申請基礎基于實(shí)際使用（根據第1(a)條款），另一件申請則基于意向使用（根據第1(b)條款），這種情況下構成重復注冊。然而，如果其他方面相同，一件申請基于實(shí)際使用/意向使用（根據第1(a)/ 1(b)條款），另一件申請基于外國申請/注冊商標（根據第44條），則不會(huì )構成重復注冊。同樣，馬德里指定美國商標（基于商標法第66(a)條提交）如果在其他方面與根據第1條或第44條提交的申請相同也不會(huì )構成重復注冊。

PART02
從指定商品/服務(wù)判斷是否構成重復注冊

由于市場(chǎng)的發(fā)展和新技術(shù)、新服務(wù)的出現，尼斯分類(lèi)會(huì )定期更新，除了增加新的商品/服務(wù)之外，也會(huì )對已有的類(lèi)別進(jìn)行調整。因此，會(huì )出現同一個(gè)商品/服務(wù)由于時(shí)間不同，屬于不同類(lèi)別的情況。如果商品/服務(wù)的國際分類(lèi)發(fā)生變化，針對同一商標在不同類(lèi)別申請注冊的新申請將不構成重復注冊。例如，申請人在第42類(lèi)的“法律服務(wù)”上擁有一枚商標注冊，并且在2007年1月1日之后在第45類(lèi)“法律服務(wù)”上提交新申請，這種情形就不屬于重復注冊。

在商品/服務(wù)類(lèi)別相同的情況下，兩商標包含部分相同商品/服務(wù)，仍有部分不同商品/服務(wù)，則不會(huì )構成重復注冊。

PART03
從商標判斷是否構成重復注冊

在其他方面相同的情況下，商標字體不同、顏色不同，亦不會(huì )構成重復注冊。

通過(guò)本文的討論，我們深入了解了美國商標審查指南對于禁止商標重復注冊的規定。在企業(yè)海外商標布局過(guò)程中，避免商標重復注冊是至關(guān)重要的一環(huán)。了解美國商標審查的相關(guān)規定，對于中國企業(yè)在美國注冊商標提供了重要的指引和規避風(fēng)險的方法。在商標申請基礎、指定商品/服務(wù)以及商標三個(gè)方面判斷是否構成重復注冊，可以幫助企業(yè)更好地規避這一問(wèn)題，確保商標注冊順利進(jìn)行。

企業(yè)在進(jìn)行海外商標布局時(shí)，除了要熟悉各國的商標法律和規定外，也應當注重細節、審慎操作，以避免不必要的風(fēng)險和損失。良好的商標戰略不僅有助于保護企業(yè)的品牌形象和知識產(chǎn)權，也能提升企業(yè)在國際市場(chǎng)的競爭力和可持續發(fā)展能力。希望這篇文章對于企業(yè)進(jìn)行海外商標注冊有所啟發(fā)和幫助，讓企業(yè)能夠更加順利、高效地實(shí)現海外業(yè)務(wù)拓展和品牌保護。

（原標題：企業(yè)海外商標布局如何規避重復注冊問(wèn)題——以美國商標審查為例）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：鮑荷花 超凡知識產(chǎn)權服務(wù)股份有限公司

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：企業(yè)海外商標布局如何規避重復注冊問(wèn)題——以美國商標審查為例（點(diǎn)擊標題查看原文）

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