美國專(zhuān)利審查實(shí)踐中現有技術(shù)文件的核查｜企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（四十五）

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“筆者提供了一種核查美國審查意見(jiàn)中提供的對比文件的思路，按照發(fā)現和解決問(wèn)題從易到難的順序進(jìn)行核查，希望能夠有助于大家發(fā)現對比文件不能構成現有技術(shù)的情況，提高答復新創(chuàng )性問(wèn)題的效率?！?br/>

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作者：曹蓓 中國貿促會(huì )專(zhuān)利商標事務(wù)所

現有技術(shù)是用于確定發(fā)明創(chuàng )造的專(zhuān)利性時(shí)涉及到的一個(gè)重要概念。在答復發(fā)明創(chuàng )造的新穎性或創(chuàng )造性問(wèn)題之前，核查現有技術(shù)是重要的步驟。在中國審查實(shí)踐中，現有技術(shù)認定錯誤的情況極少發(fā)生。但在美國專(zhuān)利實(shí)踐中，需要我們更加謹慎的核查對比文件是否構成現有技術(shù)。

美國專(zhuān)利法35 U.S.C.第102條（a）款對現有技術(shù)做出了規定：

(a)發(fā)明人應享有專(zhuān)利權，除非—

(1)主張權利的發(fā)明在其有效申請日之前已經(jīng)獲得專(zhuān)利，在出版物中已有描述，或者公開(kāi)使用、銷(xiāo)售或者以其他方式為公眾所知；或

(2)主張權利之發(fā)明在根據第151條所授予的專(zhuān)利中，或者在根據第122（b）條而公開(kāi)或者被視為公開(kāi)的專(zhuān)利申請中已有描述，而在

此情況下，該專(zhuān)利或專(zhuān)利申請之署名為其他發(fā)明人，且在該主張權利之發(fā)明的有效申請日之前已經(jīng)有效提出申請。

此外，在35 U.S.C.第102條（b）款給出了現有技術(shù)的例外。

35 U.S.C.第102條（a）款中，第（1）項與中國的現有技術(shù)認定標準相似，即在其申請日之前，如果其所要求保護的發(fā)明已經(jīng)獲得專(zhuān)利、已在公開(kāi)的出版物上有所描述、已公開(kāi)使用或銷(xiāo)售，或通過(guò)其他方式為公眾所知，則該申請不能被授予專(zhuān)利權。而根據第（2）項，在申請日之前，已有記載其所要求保護的發(fā)明的已公布專(zhuān)利或已公開(kāi)或視為已公開(kāi)的由他人向美國專(zhuān)利商標局有效遞交的專(zhuān)利申請，也被視為現有技術(shù)，與中國專(zhuān)利法不同。在中國我們將該類(lèi)對比文件作為抵觸申請，僅用于評價(jià)新穎性，不能夠評價(jià)創(chuàng )造性，而在美國專(zhuān)利審查中沒(méi)有抵觸申請的概念。

基于上述規定，當收到審查意見(jiàn)后，從以下的幾個(gè)角度進(jìn)行核查，有助于我們查驗出對比文件不能夠作為現有技術(shù)的情況。

針對申請日的核查

具體地，核查對比文件的申請日是否在本申請的優(yōu)先權日之前。在審查意見(jiàn)中提供的對比文件的申請日在本申請的美國申請日之前的情況下，存在對比文件的申請日在本申請的優(yōu)先權日之后的情況。

筆者曾經(jīng)遇到一份審查意見(jiàn)，一份中國專(zhuān)利申請通過(guò)PCT途徑進(jìn)入美國，美國審查意見(jiàn)中提供的對比文件的申請日在本申請的國際申請日之前，但該對比文件的申請日不早于該中國專(zhuān)利申請的申請日。且在審查意見(jiàn)中，審查員勾選了本發(fā)明能夠享受優(yōu)先權。

在這種情況下，只要我們確保優(yōu)先權實(shí)質(zhì)上能夠成立，就可以通過(guò)提交該中國專(zhuān)利申請的英譯文，以及一份譯文準確性驗證聲明的方式進(jìn)行答復，無(wú)需對新創(chuàng )性進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的答復。

針對現有技術(shù)文件的申請日在本申請的優(yōu)先權日之前，但現有技術(shù)文件為非美國專(zhuān)利申請文件的情況的核查

在現有技術(shù)文件的申請日在本申請的優(yōu)先權日之前，但現有技術(shù)文件為非美國專(zhuān)利申請文件的情況下，我們需要仔細核對對比文件是否能夠被認定為美國專(zhuān)利申請。例如，該對比文件是否具備美國同族文件，或者該對比文件是否提出過(guò)PCT國際申請。在對比文件提出過(guò)PCT國際申請的情況下，無(wú)論是否真實(shí)進(jìn)入了美國國家階段，或無(wú)論是否在提出PCT國際申請時(shí)指定了美國，都可能被認定為美國專(zhuān)利申請。

筆者曾經(jīng)遇到，審查員以一份申請在前公開(kāi)在后的沒(méi)有同族專(zhuān)利申請、且未提出過(guò)PCT國際申請的中國專(zhuān)利文件作為現有技術(shù)文件，評述申請的新創(chuàng )性。

在這種情況下，我們可以通過(guò)在答復中對對比文件提出質(zhì)疑，或聯(lián)系美國律師與審查員電話(huà)溝通的方式克服該問(wèn)題，無(wú)需對新創(chuàng )性進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的答復。

針對符合35 U.S.C.第102條（a）款規定的現有技術(shù)的例外情況的核查

在確定對比文件符合35 U.S.C.第102條（a）款的情況下，可以進(jìn)一步對35 U.S.C.第102條（b）款提到的例外情況進(jìn)行核查。

根據美國寬限期制度，在一年的寬限期內，發(fā)明人的公開(kāi)或源自發(fā)明人的公開(kāi)都不能作為發(fā)明人的美國專(zhuān)利申請的現有技術(shù)。

我們可以在發(fā)現本發(fā)明的申請日在對比文件的申請日后一年內的情況下，通過(guò)比對發(fā)明人、申請人，或與發(fā)明人、申請人溝通的方式，確定是否存在對比文件是發(fā)明人公開(kāi)或源自發(fā)明人的公開(kāi)的情況。

若對比文件符合上述35 U.S.C.第102條（a）款（2）項所規定的情況，則無(wú)需考慮寬限期的限制。如果是從發(fā)明人直接或間接獲得，或已由發(fā)明人向公眾公開(kāi)，或由從發(fā)明人直接或間接獲得所公開(kāi)的主題的其他人向公眾公開(kāi)，或在所要求保護的發(fā)明的申請日前，由同一人擁有或必須轉讓給同一人，則不能認定為現有技術(shù)。

我們可以在確定對比文件符合上述35 U.S.C.第102條（a）款（2）項所規定的情況下，先對比本申請與對比文件的申請人或發(fā)明人是否相同；若不相同，則可以與發(fā)明人、申請人溝通，判斷是否存在對比文件是與本申請是同一團隊或簽訂合作研發(fā)協(xié)議的多個(gè)團隊做出的發(fā)明創(chuàng )造，或對比文件是源自發(fā)明人的公開(kāi)的可能性，并在確定存在可能性的情況下尋找和提供對應的證據。

正如上文中所提到的，在答復美國審查意見(jiàn)時(shí)需要我們更加謹慎的核查審查員提供的對比文件是否構成現有技術(shù)。本文中筆者提供了一種核查美國審查意見(jiàn)中提供的對比文件的思路，按照發(fā)現和解決問(wèn)題從易到難的順序進(jìn)行核查，希望能夠有助于大家發(fā)現對比文件不能構成現有技術(shù)的情況，提高答復新創(chuàng )性問(wèn)題的效率。

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（原標題：羅馬尼亞專(zhuān)利維權簡(jiǎn)介）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：曹蓓 中國貿促會(huì )專(zhuān)利商標事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：美國專(zhuān)利審查實(shí)踐中現有技術(shù)文件的核查｜企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（四十五）（點(diǎn)擊標題查看原文）

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