淺談港澳臺專(zhuān)利申請和審查制度

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“本文從專(zhuān)利代理師的角度對香港特別行政區、澳門(mén)特別行政區和臺灣地區專(zhuān)利的申請和審查制度進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明?！?br/>

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作者：張靖靖  中國貿促會(huì )專(zhuān)利商標事務(wù)所

我國香港特別行政區、澳門(mén)特別行政區和臺灣地區的專(zhuān)利制度與大陸專(zhuān)利制度不同。對于在中國大陸獲得授權的專(zhuān)利申請，不會(huì )在我國香港特別行政區、澳門(mén)特別行政區和臺灣地區自動(dòng)獲得授權。如果僅在中國大陸的國家知識產(chǎn)權局申請專(zhuān)利，將無(wú)法自動(dòng)保護其在我國香港特別行政區、澳門(mén)特別行政區和臺灣地區的權益。筆者從專(zhuān)利代理師的角度對香港特別行政區、澳門(mén)特別行政區和臺灣地區專(zhuān)利的申請和審查制度進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明，以幫助專(zhuān)利代理師了解有關(guān)申請和審查制度，方便專(zhuān)利代理師為想要在香港特別行政區、澳門(mén)特別行政區和臺灣地區申請專(zhuān)利的申請人提供專(zhuān)利服務(wù)。

PART.01  申請類(lèi)型和保護期限

1、香港特別行政區專(zhuān)利申請類(lèi)型和保護期限

香港特別行政區專(zhuān)利分為標準專(zhuān)利、短期專(zhuān)利與外觀(guān)設計專(zhuān)利。

（1）標準專(zhuān)利包括轉錄標準專(zhuān)利和原授標準專(zhuān)利。

轉錄標準專(zhuān)利是基于再注冊制度由指定專(zhuān)利局審查、授權后在香港特別行政區獲得注冊并授予的專(zhuān)利。指定的專(zhuān)利局包括中國專(zhuān)利局、英國專(zhuān)利局和歐洲專(zhuān)利局。

原授標準專(zhuān)利是基于原授專(zhuān)利制度在香港特別行政區提交并經(jīng)香港特別行政區知識產(chǎn)權署實(shí)質(zhì)審查并授權的專(zhuān)利，該制度于2019年12月19日正式施行。

轉錄標準專(zhuān)利和原授標準專(zhuān)利的保護期限均為20年，轉錄標準專(zhuān)利的保護期限自指定專(zhuān)利在指定局的申請日起算，原授標準專(zhuān)利的保護期限自在香港特別行政區知識產(chǎn)權署的申請日起算。

（2）短期專(zhuān)利是指申請人直接向香港特別行政區知識產(chǎn)權署提交，經(jīng)形式審查后獲得注冊的發(fā)明專(zhuān)利。短期專(zhuān)利可在申請的提交日期起計4年后續期，有效期最長(cháng)達8年（自申請日或優(yōu)先權日起算）。

（3）外觀(guān)設計專(zhuān)利的首段有效期為自注冊申請提交日起5年，之后可以每次續展5年，有效期總共不得超過(guò)25年。

另外，香港特別行政區專(zhuān)利并不像中國大陸一樣區分發(fā)明和實(shí)用新型，其對專(zhuān)利定義是：發(fā)明如屬新穎、包含創(chuàng )造性及能作工業(yè)應用，而且不屬任何被豁除的類(lèi)別，則在香港特別行政區屬可享專(zhuān)利的發(fā)明。因此，從保護內容看，轉錄標準專(zhuān)利、原授標準專(zhuān)利和短期專(zhuān)利均類(lèi)似中國大陸的發(fā)明專(zhuān)利。從保護期限看，轉錄標準專(zhuān)利和原授標準專(zhuān)利類(lèi)似于中國大陸的發(fā)明專(zhuān)利，短期專(zhuān)利類(lèi)似于中國大陸的實(shí)用新型專(zhuān)利。

2、澳門(mén)特別行政區專(zhuān)利申請類(lèi)型和保護期限

澳門(mén)特別行政區專(zhuān)利類(lèi)型分為發(fā)明專(zhuān)利、實(shí)用專(zhuān)利和設計及新型專(zhuān)利，它們的保護期限分別為20年、10年和25年，均自申請日起算。

由中國大陸的國家知識產(chǎn)權局授予的發(fā)明專(zhuān)利或專(zhuān)利申請延伸到澳門(mén)特別行政區的發(fā)明專(zhuān)利保護期限自國家知識產(chǎn)權局的申請日起算。

其中，發(fā)明專(zhuān)利指對產(chǎn)品、方法或其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。

實(shí)用專(zhuān)利（又稱(chēng)實(shí)用新型專(zhuān)利）是對產(chǎn)品的形狀、構造或其結合所作出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。

設計及新型專(zhuān)利是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或兩者的結合，以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適用于工業(yè)應用的新設計。

發(fā)明、實(shí)用專(zhuān)利著(zhù)重于產(chǎn)品的功能、技術(shù)、制造及使用方便性等方面的改進(jìn)；而實(shí)用專(zhuān)利的技術(shù)水平較發(fā)明專(zhuān)利為低。

3、臺灣地區專(zhuān)利申請類(lèi)型和保護期限

臺灣地區專(zhuān)利分為發(fā)明專(zhuān)利、新型專(zhuān)利和設計專(zhuān)利，它們的保護期限分別為20年、10年和12年，均自申請日起算。

其中，發(fā)明專(zhuān)利與新型專(zhuān)利都是保護利用自然法則的技術(shù)思想的創(chuàng )作，著(zhù)重于功能、技術(shù)、制造及使用方便性等方面的改進(jìn)。但發(fā)明的保護客體較廣，包括物質(zhì)（無(wú)一定空間型態(tài)）、物品（有一定空間型態(tài)）、方法、生物材料及其用途；新型的保護客體僅在于物品的形狀、構造或組合的創(chuàng )作。而設計專(zhuān)利是保護對物品全部或部分的形狀、花紋、色彩或其結合。

PART.02  申請途徑和審查方式

1、香港特別行政區專(zhuān)利的申請途徑和審查方式

（1）香港特別行政區轉錄標準專(zhuān)利的取得有兩個(gè)步驟：

首先，申請人應將其發(fā)明向指定專(zhuān)利局提出申請，在申請被指定專(zhuān)利局公開(kāi)后的6個(gè)月內向香港特別行政區知識產(chǎn)權署注冊處申請記錄，注冊處經(jīng)形式審查后予以記錄并公布。

其次，申請應在專(zhuān)利權被授予后或記錄申請被公開(kāi)后的6個(gè)月內，向知識產(chǎn)權署申請注冊和授權，注冊處經(jīng)形式審查后準予注冊并授予香港特別行政區標準專(zhuān)利予以公布。

轉錄標準專(zhuān)利申請僅須由專(zhuān)利注冊處處長(cháng)進(jìn)行形式審查，以確定是否已根據法定要求提交了支持該申請的所需資料和文件。

（2）原授標準專(zhuān)利為由申請人直接向香港特別行政區知識產(chǎn)權署提交的專(zhuān)利，須由專(zhuān)利注冊處處長(cháng)進(jìn)行形式和實(shí)質(zhì)審查。實(shí)質(zhì)審查要求專(zhuān)利注冊處處長(cháng)主要確定尋求保護的發(fā)明是否滿(mǎn)足可享專(zhuān)利性的要求，例如該發(fā)明是否是新穎的，包含創(chuàng )造性并能作工業(yè)應用。

（3）短期專(zhuān)利申請由香港特別行政區知識產(chǎn)權署注冊處直接受理。短期專(zhuān)利不進(jìn)行檢索和實(shí)質(zhì)審查，只進(jìn)行形式審查，審查合格即授予專(zhuān)利權。

申請人在提交短期專(zhuān)利申請時(shí)，應同時(shí)提交一份由規定檢索機構對此專(zhuān)利所做的檢索報告，規定檢索機構包括奧地利、澳大利亞、中國、日本、俄聯(lián)邦、西班牙、瑞典、美國、英國和歐洲專(zhuān)利局。

（4）外觀(guān)設計專(zhuān)利不進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，只進(jìn)行形式審查，審查合格即授予專(zhuān)利權。

總結來(lái)說(shuō)，香港特別行政區轉錄標準專(zhuān)利、短期專(zhuān)利和外觀(guān)設計專(zhuān)利都只進(jìn)行形式審查，不進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，而原授標準專(zhuān)利則需要同時(shí)進(jìn)行形式審查和實(shí)質(zhì)審查。從審查方式看，原授標準專(zhuān)利類(lèi)似于中國大陸的發(fā)明專(zhuān)利，短期專(zhuān)利類(lèi)似于中國大陸的實(shí)用新型專(zhuān)利。

2、澳門(mén)特別行政區專(zhuān)利的申請途徑和審查方式

（1）申請澳門(mén)特別行政區發(fā)明專(zhuān)利有兩種途徑：

a.直接或者依據巴黎公約，于在先申請日的12個(gè)月內向澳門(mén)特別行政區經(jīng)濟局直接提交新申請；

b.基于中國大陸的國家知識產(chǎn)權局授予的發(fā)明專(zhuān)利或專(zhuān)利申請延伸至澳門(mén)特別行政區申請發(fā)明專(zhuān)利。

（2）申請澳門(mén)特別行政區實(shí)用專(zhuān)利，申請人僅可以直接或者依據巴黎公約于在先申請日的12個(gè)月內向澳門(mén)特別行政區經(jīng)濟局提出。

澳門(mén)特別行政區實(shí)用專(zhuān)利是指對物品的形狀、構造或者其結合所提出的實(shí)用性技術(shù)方案，從而增加該物品的實(shí)用性或改善該物品的利用所授予的專(zhuān)利，保護主題類(lèi)似于中國的實(shí)用新型專(zhuān)利。

但是，在審查方式上，澳門(mén)特別行政區實(shí)用專(zhuān)利需要經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)審查程序才可以授權。根據《國家知識產(chǎn)權局與澳門(mén)特別行政區特別行政區經(jīng)濟局關(guān)于在知識產(chǎn)權領(lǐng)域合作的協(xié)議》，澳門(mén)特別行政區實(shí)用專(zhuān)利的實(shí)體審查工作由中國大陸的國家知識產(chǎn)權局完成，具體的審批程序在澳門(mén)特別行政區經(jīng)濟局完成。

（3）申請澳門(mén)特別行政區設計及新型專(zhuān)利，申請人僅可以直接或者依據巴黎公約在在先申請日的6個(gè)月內向澳門(mén)特別行政區經(jīng)濟局提出。

對于澳門(mén)特別行政區設計及新型專(zhuān)利申請，申請人需要向澳門(mén)特別行政區經(jīng)濟局提出審查請求，經(jīng)過(guò)審查合格后才可以授權。同樣，根據《國家知識產(chǎn)權局與澳門(mén)特別行政區特別行政區經(jīng)濟局關(guān)于在知識產(chǎn)權領(lǐng)域合作的協(xié)議》，審查工作由中國大陸的國家知識產(chǎn)權局完成，具體的審批程序在澳門(mén)特別行政區經(jīng)濟局完成。

3、臺灣地區專(zhuān)利的申請途徑和審查方式

如果希望在臺灣地區得到專(zhuān)利保護，有兩種申請途徑：

（1）直接申請：

直接向臺灣地區有關(guān)部門(mén)（所謂“經(jīng)濟部智慧財產(chǎn)局（TIPO）”）遞交專(zhuān)利申請。

（2）巴黎公約：

臺灣地區不是PCT專(zhuān)利合作條約和巴黎公約的締約地區，但WTO成員依據TRIPS協(xié)議（全稱(chēng)為《與貿易有關(guān)的知識產(chǎn)權協(xié)議》），承認巴黎公約優(yōu)先權。另外，根據中國大陸與中國臺灣地區2010年6月29日簽署的《海峽兩岸知識產(chǎn)權保護合作協(xié)議》，兩岸相互承認專(zhuān)利優(yōu)先權。因此，進(jìn)入臺灣地區的專(zhuān)利申請（如有優(yōu)先權）可以通過(guò)巴黎公約，在自最早優(yōu)先權日起的12個(gè)月（針對發(fā)明和新型申請）或6個(gè)月（針對設計申請）內提交。

除了形式審查之外，發(fā)明專(zhuān)利和設計專(zhuān)利都須經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)審查（也稱(chēng)實(shí)體審查）才能取得專(zhuān)利權。新型專(zhuān)利則采用形式審查制，不會(huì )對其新穎性和進(jìn)步性進(jìn)行實(shí)質(zhì)要件審查，只要符合形式要件要求即可簽發(fā)證書(shū)。

PART.03  實(shí)質(zhì)審查制度

1、香港特別行政區專(zhuān)利的實(shí)質(zhì)審查制度

目前，香港特別行政區專(zhuān)利中只有原授標準專(zhuān)利需要進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，實(shí)質(zhì)審查的內容主要介紹以下兩點(diǎn)：

（1）新穎性

在對原授標準專(zhuān)利的新穎性進(jìn)行審查時(shí)，專(zhuān)利審查員除了會(huì )考慮現有技術(shù)是否在先公開(kāi)外，還會(huì )考慮現有技術(shù)所公開(kāi)的內容是否具備“可實(shí)現性”?！翱蓪?shí)現性”的意思是現有技術(shù)所公開(kāi)的內容必須足夠，以使本領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠實(shí)行該發(fā)明?？梢?jiàn)，就現有技術(shù)是否能夠破壞一項發(fā)明的新穎性而言，香港特別行政區審查實(shí)踐提出了相對高的要求。

（2）創(chuàng )造性

在對原授標準專(zhuān)利的創(chuàng )造性進(jìn)行審查時(shí)，專(zhuān)利審查員采用的是四步法：
(a)(i)識別理論上“擅長(cháng)有關(guān)技術(shù)的人”；
(a)(ii)識別該人所具備的相關(guān)公知常識；
(b)識別涉案權利要求的創(chuàng )造性概念，或在此識別不能輕而易舉地作出的情況下詮釋該權利要求；
(c)識別被援引為構成“現有技術(shù)”一部分的事項與權利要求（或所詮釋的權利要求）中的創(chuàng )造性概念之間的差異（如有的話(huà)）；以及
(d)在未獲悉所聲稱(chēng)具有權利的發(fā)明的情況下，審視這些差異對擅長(cháng)有關(guān)技術(shù)的人而言是否構成明顯的步驟，或是否需要任何程度的發(fā)明。

在上述四步法中，前三步是初步或準備性步驟，力求使得專(zhuān)利審查員從擅長(cháng)有關(guān)技術(shù)的人的角度來(lái)評估最后一步，也即發(fā)明是否明顯。

不同于中國大陸對發(fā)明專(zhuān)利的創(chuàng )造性判斷所采用的三步法，香港特別行政區知識產(chǎn)權署對原授標準專(zhuān)利的創(chuàng )造性判斷所采用的四步法的初始并非是確定最接近現有技術(shù)，而是要求識別擅長(cháng)有關(guān)技術(shù)的人以及該人所具備的相關(guān)公知常識。第一步以明確界定相關(guān)技術(shù)的步驟作為創(chuàng )造性評估的起點(diǎn)，有利于專(zhuān)利審查員在一個(gè)合理的技術(shù)范圍內選擇和評估現有技術(shù)以及公知常識，并適當的引用。

緊隨其后的第二步（即識別涉案權利要求的創(chuàng )造性概念）則要求專(zhuān)利審查員站位發(fā)明構思的整體考慮技術(shù)方案，從而識別發(fā)明的核心（或要點(diǎn)、本質(zhì)）。在識別創(chuàng )造性概念與現有技術(shù)之間的差異后（即第三步），在未獲悉所聲稱(chēng)具有權利的發(fā)明的情況下，專(zhuān)利審查員須審視并考慮這些差異對擅長(cháng)有關(guān)技術(shù)的人而言是否構成明顯的步驟，或是否需要任何程度的發(fā)明（即第四步），從而最終得到某項發(fā)明是否具備創(chuàng )造性的結論。

由此可以看出，香港特別行政區知識產(chǎn)權署在對原授標準專(zhuān)利的實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中對技術(shù)領(lǐng)域、擅長(cháng)有關(guān)技術(shù)的人（即本領(lǐng)域技術(shù)人員）和現有技術(shù)所涵蓋的范圍進(jìn)行了限制，有效避免了領(lǐng)域和背景相差較大所導致的降低對創(chuàng )造性的認知的問(wèn)題。審查過(guò)程中還注重對整體技術(shù)方案的考慮，避免脫離技術(shù)構思單獨評價(jià)某個(gè)技術(shù)特征。

2、澳門(mén)特別行政區專(zhuān)利的實(shí)質(zhì)審查制度

澳門(mén)特別行政區發(fā)明、實(shí)用專(zhuān)利申請的實(shí)體審查工作以及澳門(mén)特別行政區設計及新型的審查工作由中國大陸的知識產(chǎn)權局的審查員完成，審查員依據的審查標準是PCT條約，這是大部分專(zhuān)利代理師都比較熟悉的，這里不再詳述。

3、臺灣地區專(zhuān)利的實(shí)質(zhì)審查制度

（1）關(guān)于發(fā)明專(zhuān)利的標準

臺灣地區專(zhuān)利法對發(fā)明專(zhuān)利的定義是：“稱(chēng)發(fā)明者，謂利用自然法則之技術(shù)思想之高度創(chuàng )作”。根據臺灣地區專(zhuān)利法的規定，發(fā)明專(zhuān)利的要件為新穎性、進(jìn)步性和產(chǎn)業(yè)上的利用性。對應于大陸的新穎性、創(chuàng )造性和實(shí)用性。

就新穎性來(lái)講，臺灣地區也是絕對新穎性標準。而且，臺灣地區也采先申請原則，因此，臺灣地區的抵觸申請制度和大陸基本相同。就不喪失新穎性的例外來(lái)說(shuō)，兩岸大體差不多，主要包括三種情況：一是研究、實(shí)驗的發(fā)表，二是陳列于展覽會(huì )的公開(kāi)，三是因他人未經(jīng)同意而泄露者。時(shí)間也是6個(gè)月內提出專(zhuān)利申請，不喪失新穎性。

關(guān)于創(chuàng )造性，臺灣地區的表述是：“所屬技術(shù)領(lǐng)域中具有通常知識者依申請前之先前技術(shù)所能輕易完成時(shí)”不具有進(jìn)步性，和大陸的創(chuàng )造性判斷標準僅是表述上的區別，在實(shí)際操作上基本沒(méi)有區別。

（2）關(guān)于新型專(zhuān)利的標準

臺灣地區專(zhuān)利法對新型專(zhuān)利的定義是：“稱(chēng)新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創(chuàng )件或改良”。保護范圍與大陸相差不多，只保護產(chǎn)品而不保護方法。創(chuàng )造性的標準是：“所屬技術(shù)領(lǐng)域中具有通常知識者依申請前之先前技術(shù)顯能輕易完成者”時(shí)，不具有創(chuàng )造性。臺灣地區發(fā)明專(zhuān)利是“輕易完成”時(shí)沒(méi)有創(chuàng )造性，而新型專(zhuān)利是“顯能輕易完成”時(shí)沒(méi)有創(chuàng )造性。和大陸表述雖然不同，但都體現了實(shí)用新型創(chuàng )造性標準要比發(fā)明低一點(diǎn)。

（原標題：淺談港澳臺專(zhuān)利申請和審查制度）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張靖靖 中國貿促會(huì )專(zhuān)利商標事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺談港澳臺專(zhuān)利申請和審查制度（點(diǎn)擊標題查看原文）

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