美國專(zhuān)利商標局2024年7月專(zhuān)利適格指南更新及最新案例導讀

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“AI技術(shù)相比于傳統技術(shù)具有虛擬化的特點(diǎn)，用文字表達的AI發(fā)明專(zhuān)利申請則更為抽象，因此權利要求究竟是僅僅停留在頭腦中的抽象想法，還是融入實(shí)際應用的發(fā)明構思？并不容易區分?！?br/>

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：杜衡

美國專(zhuān)利商標局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)USPTO）于2024年7月17日頒布了《2024年專(zhuān)利主題適格更新指南，包括人工智能方面》（2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence），并配套發(fā)布了《2024年7月主題適格示例集》（July 2024 Subject Matter Eligibility Examples），以進(jìn)一步應對專(zhuān)利申請中大量出現的人工智能（以下簡(jiǎn)稱(chēng)AI）發(fā)明。誠如該指南所言：“AI發(fā)明的權利要求通常都會(huì )包含抽象想法（abstract idea），USPTO審查員必須在‘記載’（recite）了抽象想法的權利要求（因此要求進(jìn)一步的適格分析）和僅僅包含或者基于抽象想法的權利要求之間，劃一道分界線(xiàn)”[1]。AI技術(shù)相比于傳統技術(shù)具有虛擬化的特點(diǎn)，用文字表達的AI發(fā)明專(zhuān)利申請則更為抽象，因此權利要求究竟是僅僅停留在頭腦中的抽象想法，還是融入實(shí)際應用的發(fā)明構思？并不容易區分。這些專(zhuān)利適格的判斷難題，也是當今世界各專(zhuān)利局普遍面臨的困難。

USPTO曾于2019年8月廣泛征求社會(huì )意見(jiàn)，咨詢(xún)“AI發(fā)明的專(zhuān)利適格性是否存在獨一無(wú)二的考量因素”。并在2020年10月公布調研結論：“大多數評論者認同AI應被視為計算機執行的發(fā)明的子集；因此，多數意見(jiàn)表示目前的USPTO指南，尤其是關(guān)于計算機執行的發(fā)明在專(zhuān)利主題適格和充分公開(kāi)方面，足以應對AI的進(jìn)展”[2]?；谶@樣的現實(shí)，USPTO在2024 年7月頒布的上述更新指南中，并未對現有的適格判斷理論做出實(shí)質(zhì)修改或者補充，依然沿用了《專(zhuān)利審查操作指南》（MPEP）中以“Alice/Mayo測試法”為核心的專(zhuān)利適格判斷方法[3]。所以最新頒布的指南并未冠以“AI發(fā)明專(zhuān)利主題適格指南”之類(lèi)的名目，而被命名為“專(zhuān)利主題適格更新指南，包括人工智能方面”，以此表明該指南在適格判斷理論上的通用性，以及對如何將通用適格判斷理論套用于A(yíng)I新技術(shù)領(lǐng)域的解釋說(shuō)明。

由此可知，該更新指南中對于A(yíng)I發(fā)明案例的實(shí)操解讀要比回顧已有審查理論更加重要?？赡苁鞘芷?，該更新指南僅在篇尾（第V小節）簡(jiǎn)單提及了USPTO新增的三件AI發(fā)明適格審查示例，并未對這些案例的分析過(guò)程加以展開(kāi)，甚至連判斷結論都未給出，具體的案例分析解讀只記錄在附件示例集中。因此可以說(shuō)，該示例集是比該指南更具參考價(jià)值的資料，值得精讀并全譯。

上述《2024年7月主題適格示例集》中收錄的三件AI發(fā)明案例分別是：示例47——用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )檢測異常，示例48——基于A(yíng)I的語(yǔ)音信號分離，和示例49——針對病人的特征提供專(zhuān)門(mén)治療方案的AI模型。涉及異常檢測，語(yǔ)音識別和智慧醫療三類(lèi)AI常見(jiàn)應用。

有趣的是，這三件案例全部是虛構的，并不像MPEP收錄的大部分案例那樣來(lái)自于實(shí)際司法判例或復審判例?？赡苁且驗锳I技術(shù)在2016年以后才大量出現，滯后的專(zhuān)利審查和侵權訴訟，導致目前在聯(lián)邦巡回上訴法院和最高院中缺乏相關(guān)的典型判例。然而“Alice/Mayo測試法”中存在大量?jì)群：姆尚g(shù)語(yǔ)，譬如“針對”（direct to），“融入”（integrate into），“明顯超過(guò)”（be significantly more）等等；導致在實(shí)際審查中適用難度較高，主觀(guān)性較大，容易引發(fā)社會(huì )詬病，成了USPTO迫在眉睫的審查難題。實(shí)際AI發(fā)明的權利要求特征以及特征之間的關(guān)聯(lián)，如何對應這些抽象的法律術(shù)語(yǔ)，不僅要靠不斷完善的定義來(lái)詮釋?zhuān)看罅康牡湫桶咐齺?lái)輔助解讀。通過(guò)增加指導案例，能將抽象模糊的審查理論轉化為具體實(shí)用的操作說(shuō)明。因此USPTO及時(shí)編撰虛擬案例以解燃眉之急，成了MPEP判例傳統中的例外。

這些AI發(fā)明示例雖屬虛構，卻不乏細節，無(wú)論是背景技術(shù)、工作原理、技術(shù)特征還是技術(shù)效果都有詳實(shí)且逼真的闡述。尤其是示例2，對于如何運用人工智能算法提升語(yǔ)音識別效能，做了非常專(zhuān)業(yè)而具體的說(shuō)明，幾乎達到了“充分公開(kāi)”的程度。是理解AI語(yǔ)音處理技術(shù)底層邏輯的優(yōu)良學(xué)習資料。之所以要對虛擬案例作如此詳實(shí)的編寫(xiě)，是因為如今對于客體的判斷，已不再是三言?xún)烧Z(yǔ)可以概括。曾經(jīng)只憑主題名稱(chēng)中的“計算機程序”、“商業(yè)方法”等字眼就可以判定不授權客體的粗放操作早已不復存在。目前，美國軟件發(fā)明客體判斷理論體系的復雜度堪稱(chēng)世界第一，也遠遠超出了美國“非顯而易見(jiàn)性”審查框架的復雜度。美國適格判斷的“兩步法”成型于2006年左右，十幾年來(lái)不斷補充完善。先是根據美國聯(lián)邦最高法院2014年的Alice判例和2012年的Mayo判例，在2017年的MPEP中將“兩步法”的步驟2拆分為步驟2A和步驟2B（分別對應Alice/Mayo測試法中的第一步和第二步）。隨后又在《2019年10月專(zhuān)利適格指南更新》中將上述步驟2A進(jìn)一步拆分為兩個(gè)分支（prong），實(shí)際上成了“四步法”判斷。其次該判斷框架需要并行考慮諸多因素，復雜程度遠遠超過(guò)美國“非顯而易見(jiàn)性”判斷中的“Graham要素”。在《2024年7月主題適格示例集》開(kāi)篇展示的“要點(diǎn)表”（Issue Spotting Chart）中就羅列了20余種考慮的要點(diǎn)，如下表所示。

其中有些要點(diǎn)需要結合考慮，譬如“抽象想法”是否被“融入”到“實(shí)際應用”中；有些要點(diǎn)則需要權衡比較，譬如“附加元素”是否“明顯超過(guò)”了“司法排除對象”。而對于“附加元素”又分為多種積極因素和多種消極因素：如果是利用“特定機器”、產(chǎn)生“特定形變”、或者“提升計算機或其他技術(shù)的功能”等有意義的限定，則可以達到“明顯超過(guò)”司法排除對象的程度；如果僅是“熟知、常規而普遍的行為”、“解決方案之外的次要行為”等無(wú)意義的限定，那就難以“明顯超過(guò)”。對于“熟知、常規而普遍的行為”的認定還要根據聯(lián)邦巡回上訴法院的Berkheimer判例中所歸納的三種考量因素加以判斷。因此整個(gè)適格判斷過(guò)程錯綜復雜，仿佛自成一套“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )”，充滿(mǎn)了各種此消彼長(cháng)的彈性聯(lián)動(dòng)，難以簡(jiǎn)單套用二元化線(xiàn)性流程來(lái)判斷，需要具體問(wèn)題具體分析。

該案例集收錄的虛擬示例也充分體現了這種適格分析的復雜性，每個(gè)示例都編撰了兩到三個(gè)不等的權利要求，結論均是部分適格、部分不適格。示例1中的權利要求1是一種ASIC電路，不涉及抽象想法等司法排除對象，適格判斷沒(méi)有爭議。但兩個(gè)方法權利要求均是人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )（ANN）的使用方法，各含7個(gè)步驟，都涉及數學(xué)概念、思維過(guò)程等司法排除對象，卻給出了不同的審查結論：權利要求2不適格，而權利要求3適格。兩者的區別主要在于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )與實(shí)際應用的結合程度。權利要求2無(wú)論是主題名稱(chēng)還是特征限定，都沒(méi)有體現具體的實(shí)際應用，所識別的異常數據沒(méi)有明確的實(shí)際物理含義，因此只停留在抽象的數學(xué)概念里。而權利要求3的步驟(e)和(f)進(jìn)一步說(shuō)明了為補救或防止網(wǎng)絡(luò )入侵而執行的操作，提供了具體的計算機解決方案，該方案利用ANN識別網(wǎng)絡(luò )數據中的異常，可自動(dòng)丟棄惡意網(wǎng)絡(luò )數據包并阻止未來(lái)流量，無(wú)需網(wǎng)絡(luò )管理員采取任何行為，體現了將抽象想法融入到實(shí)際應用中。通過(guò)判斷數學(xué)模型與技術(shù)領(lǐng)域的耦合松緊度來(lái)判斷是否屬于技術(shù)方案，是軟件發(fā)明領(lǐng)域客體審查的合理思路，因此該案例的分析說(shuō)理過(guò)程值得借鑒。

示例2中的獨立權利要求1雖在主題名稱(chēng)中限定了應用領(lǐng)域“語(yǔ)音分離方法”，但依然被判定為不適格。這是因為所記載的步驟a-c僅能使深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )（DNN）生成嵌入式向量，與所要解決的語(yǔ)音分離問(wèn)題之間的邏輯關(guān)系并不直接，所以被認定為沒(méi)有將深度學(xué)習算法融入到實(shí)際應用中，未產(chǎn)生發(fā)明構思。而從屬權利要求2在權利要求1的基礎上，進(jìn)一步限定了步驟d-h，能夠通過(guò)非監督學(xué)習算法實(shí)現語(yǔ)音頻譜的自動(dòng)聚類(lèi)，再通過(guò)掩碼濾除非預期信號，從而重構干凈的語(yǔ)音信號，體現了對語(yǔ)音分離的技術(shù)改進(jìn)，不再是泛泛地指示將DNN算法應用于語(yǔ)音分離領(lǐng)域，具有完整的技術(shù)邏輯，產(chǎn)生了發(fā)明構思。獨立權利要求1不適格而從屬權利要求2適格的評審方式，在國家知識產(chǎn)權局的審查實(shí)踐中較為罕見(jiàn)。對于類(lèi)似情形，國家知識產(chǎn)權局很有可能指出從屬權利要求2中的限定是獨立權利要求1的必要技術(shù)特征，要求申請人將其補入權利要求1中。兩種審查操作殊途同歸，但利弊優(yōu)劣值得進(jìn)一步對比分析。示例2的獨立權利要求3是一種計算機可讀存儲介質(zhì)，以其存儲的計算機執行指令作為限定特征，案例分析中并未對保護形式提出質(zhì)疑，更關(guān)注方案的實(shí)質(zhì)。由于該權利要求限定了與權利要求2類(lèi)似的技術(shù)特征改進(jìn)語(yǔ)音到文本的轉錄，將數學(xué)概念和思維過(guò)程融入實(shí)際應用中，而被認定為專(zhuān)利適格。國家知識產(chǎn)權局在2017年指南修訂后，也不再因為“計算機可讀存儲介質(zhì)”的限定特征是計算機程序而一律簡(jiǎn)單排除，如何進(jìn)一步審查，該案例給出了參考。

示例3中的權利要求1-2均屬于智慧醫療中的治療方法，USPTO對于“疾病的診斷和治療方法”主題并不會(huì )一概排除，但仍可能會(huì )以“自然規律”為由否定部分診斷方法的適格性，譬如2012年Mayo判例中的生物標志物就被認定為對自然規律的發(fā)現而專(zhuān)利不適格。國家知識產(chǎn)權局2023版指南雖然已對診斷方法中“全部步驟由計算機等裝置實(shí)施的信息處理方法”網(wǎng)開(kāi)一面，但并不能類(lèi)比推理擴大到對治療方法的審查中。涉及治療方法的案例，哪怕全部步驟由計算機實(shí)施仍會(huì )被指出落入專(zhuān)利法第25條第1款第（3）項的范疇而予以否決。因此該案例對國家知識產(chǎn)權局目前審查的參考價(jià)值不大，但可以作為指南今后修改的參考。

本案例集中的分析嚴格按照MPEP里的兩步法流程操作，對于每一個(gè)關(guān)鍵法律術(shù)語(yǔ)的闡釋都會(huì )引證MPEP中的相關(guān)規定或判例出處，整體行文嚴謹而冗長(cháng)。同時(shí)為保障每一個(gè)示例分析解讀的完整性，還會(huì )不斷重復MPEP中對關(guān)鍵法律術(shù)語(yǔ)的闡釋?zhuān)沟眯形母訂驴菰?。在瀏覽過(guò)程中，對于重復內容可以略讀，而對于緊扣案例個(gè)性的分析卻必須深入思考，把握復雜的邏輯推理論證。如果對相關(guān)法律術(shù)語(yǔ)的內涵難以把握，可以系統查閱中譯本《美國專(zhuān)利審查操作指南——可專(zhuān)利性》（知識產(chǎn)權出版社，2021年9月第1版）或MPEP-2100原文（訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)址https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html）。

美國不僅在人工智能技術(shù)的研發(fā)和應用方面領(lǐng)先世界，而且在軟件發(fā)明適格的理論體系構建上也最為深入周全。雖然該理論體系越發(fā)晦澀難懂，但這并不是USPTO的刻意復雜化，而主要是因為新型信息技術(shù)與傳統專(zhuān)利制度之間無(wú)法回避的新矛盾。美國適格判斷的理論研究和案例解讀都有助于我們打開(kāi)眼界、擴展思路。希望各位同行能從中獲得啟示，各取所需，解決自己實(shí)際遇到的業(yè)務(wù)難題。

注釋?zhuān)?/strong>

[1]2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence，III.A.1, Federal Register / Vol. 89, No. 137 / Wednesday, July 17, 2024/ Notices, 58134
[2]出處同腳注1，第I.A小節，第58129頁(yè)。
[3]參見(jiàn)《美國專(zhuān)利審查操作指南——可專(zhuān)利性》，國家知識產(chǎn)權局條法司、審查業(yè)務(wù)管理部組織翻譯，知識產(chǎn)權出版社，2021年9月第1版，第11-84，495-514頁(yè)。本導讀主要沿用該中譯本中的術(shù)語(yǔ)。

（原標題：美國專(zhuān)利商標局2024年7月專(zhuān)利適格指南更新及最新案例導讀）

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來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：杜衡

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：美國專(zhuān)利商標局2024年7月專(zhuān)利適格指南更新及最新案例導讀（點(diǎn)擊標題查看原文）

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