“功能性特征”解釋中的法律沖突——由“判決書(shū)”引起的疑問(wèn)

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“本文對（2022）最高法知民終2914號判決書(shū)權利要求中‘功能性特征’所作的解釋談點(diǎn)個(gè)人意見(jiàn)?！?br/>

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作者：張榮彥

讀過(guò)2024年6月11日發(fā)布的“（2022）最高法知民終2914號判決書(shū)”（本文簡(jiǎn)稱(chēng)“判決書(shū)”）后，有些想法。在此想就該“判決書(shū)”對權利要求中“功能性特征”所作的解釋談點(diǎn)個(gè)人意見(jiàn)。

PART 01“判決書(shū)”的要點(diǎn)

該“判決書(shū)”系對專(zhuān)利號為201720489264.7,名稱(chēng)為“一種脫毛儀”的實(shí)用新型專(zhuān)利侵權案件所作的終審判決。

該專(zhuān)利涉及一種脫毛儀，其權利要求1為：

“1.一種脫毛儀（10），其特征在于，包括：殼體，脫毛機構（30）以及散熱機構；所述殼體形成一容納空間，所述脫毛機構和散熱機構收容于該容納空間，殼體上設置有連通該容納空間的第一通風(fēng)口和第二通風(fēng)口；脫毛機構包括脫毛部（70）和冷敷部（80），所述脫毛部用于產(chǎn)生照射向待除毛皮膚的光，所述冷敷部外露于所述容納空間，用于與皮膚接觸進(jìn)行冷敷；所述散熱機構包括……（略）”（參照附圖1c和3c）。

本案中各方當事人的爭議點(diǎn)之一是被訴侵權技術(shù)方案是否具備涉案專(zhuān)利權利要求1所述“冷敷部”這一技術(shù)特征并落入其保護范圍。

經(jīng)審理，“判決書(shū)”做出了“被訴侵權技術(shù)方案不落入涉案專(zhuān)利權利要求1的保護范圍”的判決。

其法律依據是：

1、專(zhuān)利法第五十九條第一款：“發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說(shuō)明書(shū)及附圖可以用于解釋權利要求的內容”。

2、《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǘ返诎藯l（本文簡(jiǎn)稱(chēng)法釋〔2016〕1號第八條）。

“判決書(shū)”認為：

1、本案中，涉案專(zhuān)利權利要求1所述“冷敷部”應屬法釋〔2016〕1號第八條中所述的“功能性技術(shù)特征”。其理由是“結合涉案專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)記載的背景技術(shù)和發(fā)明目的，涉案專(zhuān)利的技術(shù)改進(jìn)對象正是脫毛儀中的冷敷部件”，“本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法僅通過(guò)閱讀涉案專(zhuān)利權利要求1即可直接、明確地確定實(shí)現冷敷功能或者效果的具體實(shí)施方式，而需要進(jìn)一步閱讀涉案專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)及附圖后才能確定前述實(shí)施方式”。

2、“根據涉案專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)和附圖3C示出的具體實(shí)施例可進(jìn)一步判定，涉案專(zhuān)利權利要求1所述冷敷部在整體技術(shù)方案中是一個(gè)相對復雜的組成部件，如果不將所述冷敷部界定為功能性技術(shù)特征，該項權利要求的保護范圍將變得邊界不清”。

3、“基于以上理由，被訴侵權技術(shù)方案是否具備冷敷部特征，取決于與涉案專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)及附圖記載的實(shí)現所述冷敷功能不可缺少的技術(shù)特征相比，被訴侵權技術(shù)方案的相應技術(shù)特征是否以基本相同的手段，實(shí)現相同的功能，達到相同的效果，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權行為發(fā)生時(shí)無(wú)需經(jīng)過(guò)創(chuàng )造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的”。

4、“經(jīng)比對，涉案專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)所述實(shí)施方式中有關(guān)冷敷部的必要技術(shù)特征與被訴侵權技術(shù)方案中對應冷敷部的技術(shù)特征至少存在以下差異：

涉案專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)給出的實(shí)施例中，制冷件和傳導件的貼合面與人體皮膚呈平行關(guān)系，而被訴侵權技術(shù)方案中，對應的兩個(gè)面基本為垂直關(guān)系，由此導致二者的熱傳導路徑存在差異。此外，涉案專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)給出的實(shí)施例中，其傳導件系由導熱性能較好的金屬材質(zhì)制成的薄片，而被訴侵權技術(shù)方案中的導熱件則是借用了透光部件。故被訴侵權技術(shù)方案缺少了涉案專(zhuān)利權利要求1所述的功能性技術(shù)特征'冷敷部'，被訴侵權技術(shù)方案不落入涉案專(zhuān)利權利要求1的保護范圍”。

PART 02由上述“判決書(shū)”引起的兩點(diǎn)疑問(wèn)

1、專(zhuān)利權的保護范圍以“權利要求的內容為準”還是以“說(shuō)明書(shū)實(shí)施例”為準？

專(zhuān)利法第五十九條第一款明確規定“發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利權的保護范圍以其權利要求的內容為準”。

如“判決書(shū)”所述，該案中“冷敷部”是該專(zhuān)利權利要求1的一個(gè)重要技術(shù)特征，權利要求1對該技術(shù)特征的描述是：“脫毛機構包括脫毛部（70）和冷敷部（80），所述冷敷部外露于所述容納空間，用于與皮膚接觸進(jìn)行冷敷”。

“判決書(shū)”在對“冷敷部”這一技術(shù)特征進(jìn)行對比時(shí)，并未對權利要求1所記載的上述技術(shù)特征作任何對比，而是遵照法釋〔2016〕1號第八條的規定，與“說(shuō)明書(shū)及附圖記載的實(shí)現前款所稱(chēng)功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征”進(jìn)行了對比。其所認定的兩個(gè)必要技術(shù)特征是：

（1）“制冷件和傳導件的貼合面與人體皮膚呈平行關(guān)系”
（2）“其傳導件系由導熱性能較好的金屬材質(zhì)制成的薄片”

上述兩個(gè)技術(shù)特征均未被記載在其權利要求中，前者是從其附圖3c中推測出來(lái)的；后者也僅在其說(shuō)明書(shū)實(shí)施例中有所記載。

上述判斷方式固然符合法釋〔2016〕1號第八條的規定，但與專(zhuān)利法第五十九條中的“發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利權的保護范圍以其權利要求的內容為準”相沖突。

該沖突涉及究竟應當如何理解專(zhuān)利法第五十九條中“為準”和“解釋”之間的關(guān)系。

2、權利要求1的內容是否“清楚”？

“判決書(shū)”認為“涉案專(zhuān)利權利要求1所述冷敷部在整體技術(shù)方案中是一個(gè)相對復雜的組成部件，如果不將所述冷敷部界定為功能性技術(shù)特征，該項權利要求的保護范圍將變得邊界不清”。也就是說(shuō)，（1）授權文本中的權利要求1本身存在“邊界不清”的問(wèn)題；（2）只要將“不清楚”的技術(shù)特征冠以“功能性特征”就可以使“權利要求的保護范圍變得”“清楚”。

專(zhuān)利法第二十六條規定：“權利要求書(shū)應當以說(shuō)明書(shū)為依據，清楚、簡(jiǎn)要地限定要求專(zhuān)利保護的范圍”。

為了確保獨立權利要求的“清楚”，專(zhuān)利法實(shí)施細則第二十條進(jìn)一步規定：“獨立權利要求應當從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征”。

“功能性特征”也不應當例外。

“判決書(shū)”中認為所對比的兩個(gè)技術(shù)特征均屬于“實(shí)現所述冷敷功能不可缺少的技術(shù)特征”，但該技術(shù)特征并未被記載在其權利要求1中。故權利要求1不符合專(zhuān)利法實(shí)施細則第二十條的上述規定，存在保護范圍“不清楚”的缺陷。

按照專(zhuān)利法的規定，如果權利要求存在不“清楚”和未“記載解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征”的缺陷，就不應當被授予專(zhuān)利權，授權后也應當被宣告無(wú)效。

該案中，人民法院通過(guò)“解釋”的方式將上述兩個(gè)必要技術(shù)特征“納入”權利要求1的保護范圍，從而克服了權利要求不“清楚”和未“記載解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征”的缺陷。無(wú)異于在專(zhuān)利侵權程序中對一項不應當授予專(zhuān)利權的權利要求進(jìn)行了“修復”，使之“起死回生”。該“修復行為”是否具有合法性？

“判決書(shū)”顯然是嚴格依照法釋〔2016〕1號第八條的規定作出的。該案反映出人民法院的上述司法解釋與專(zhuān)利法第二十六條及其實(shí)施細則第二十條之間存在沖突。

PART 03專(zhuān)利《審查指南》及人民法院《司法解釋》中對“功能性特征”的解釋

1、《審查指南》的有關(guān)規定

在專(zhuān)利法中并不存在“功能性特征”（“功能性限定”）這一概念，“功能性特征”是專(zhuān)利《審查指南》1993年參照《歐洲專(zhuān)利局審查指南》中的“functional definition”引入的一個(gè)概念。

1993年制定的《審查指南》規定：

“對于說(shuō)明書(shū)中某一特征僅給出一個(gè)實(shí)施例 ，而且權利要求中該特征是用功能來(lái)限定的情形 ，如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠明了此功能也可以采用說(shuō)明書(shū)中未提到的其他替代方式來(lái)完成的話(huà) ，則權利要求中用功能限定該特征的寫(xiě)法是允許的”[1]。

2001年《審查指南》對其又作了補充規定：

“對于權利要求中的功能性特征 ，應當理解為覆蓋了所有能夠實(shí)現所述功能的實(shí)施方式”[2]。

《審查指南》的上述規定應當是針對專(zhuān)利授權程序制定的，具體說(shuō)是在專(zhuān)利授權前與現有技術(shù)進(jìn)行對比時(shí)，審查員應當將權利要求中的“功能性特征”（如同“上位概念”一樣）視為“覆蓋了所有能夠實(shí)現所述功能的實(shí)施方式”（如同“下位概念”）[3]。

2003年，“電池外殼的制造方法”的無(wú)效宣告請求案使專(zhuān)利復審委員會(huì )面臨權利要求中“功能性特征”的解釋問(wèn)題。由于該專(zhuān)利存在專(zhuān)利侵權訴訟的背景，在社會(huì )上有較大影響，故專(zhuān)利復審委員會(huì )組成了五人擴大合議組對此案進(jìn)行了審理。

此案的案情與本案極為相似——其權利要求1中雖然寫(xiě)有“限位裝置”這一功能性特征，但并未對其作任何具體限定。說(shuō)明書(shū)中也未針對“限位裝置”作任何文字說(shuō)明，僅在說(shuō)明書(shū)附圖中顯示了一種“限位裝置”的結構（見(jiàn)圖3）。

只不過(guò)此案涉及的是“專(zhuān)利確權”判斷、而本案則涉及“專(zhuān)利侵權”的判斷。

此案中，對于如何解釋權利要求1中的“限位裝置”，合議組并未遵照《審查指南》的上述規定，將其視為“覆蓋了所有能夠實(shí)現所述功能的實(shí)施方式”與現有技術(shù)進(jìn)行對比，而是以專(zhuān)利法第56條中“說(shuō)明書(shū)及附圖可以用于解釋權利要求書(shū)”為依據，認定“本專(zhuān)利權利要求1中所述的‘限位裝置’應當解釋為‘具有U形結構的固定結構，該U形結構的兩臂的內壁可以限制斜楔形滑塊的運動(dòng)極限位置’”，進(jìn)而認定權利要求1中的“限位裝置”并未被公開(kāi)。

2005年3月15日專(zhuān)利復審委員會(huì )就該案作出了第6990號無(wú)效宣告審查決定，維持該專(zhuān)利權有效。

請求人不服，提起行政訴訟。經(jīng)人民法院審理，認同專(zhuān)利復審委員會(huì )的上述審查意見(jiàn)，維持了該專(zhuān)利權有效。

專(zhuān)利復審委員會(huì )的上述無(wú)效審查決定及后續人民法院的行政判決曾引起業(yè)內的爭議。

2、人民法院的司法解釋

在此背景下，2009年，最高法頒布了法釋〔2009〕21號司法解釋?zhuān)渲胁杉{了復審委員會(huì )及人民法院的上述觀(guān)點(diǎn)。

其第四條為：

“對于權利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應當結合說(shuō)明書(shū)和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內容”。

2014年，筆者曾撰文就法釋〔2009〕21號的上述規定發(fā)表過(guò)個(gè)人意見(jiàn)[4]，認為：

（1）在判斷專(zhuān)利侵權時(shí)，“以說(shuō)明書(shū)實(shí)施例作為判斷依據”與法釋〔2001〕21號中“以權利要求書(shū)中明確記載的必要技術(shù)特征所確定的范圍為準”相沖突，實(shí)踐中也缺乏可操作性；
（2）該司法解釋第五條中明確規定：“對于僅在說(shuō)明書(shū)或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術(shù)方案，權利人在侵犯專(zhuān)利權糾紛案件中將其納入專(zhuān)利權保護范圍的，人民法院不予支持”。而其第四條所規定的“結合說(shuō)明書(shū)和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內容”實(shí)際上相當于將“權利要求中未記載的技術(shù)方案，納入專(zhuān)利權保護范圍”。其中體現了“雙重標準”，無(wú)異于“只許州官放火，不許百姓點(diǎn)燈”；
（3）實(shí)踐中在判斷“等同侵權”時(shí)，所述的“等同”是指“技術(shù)特征”的等同。以“實(shí)施例”作為“等同”的比較對象勢必與以“技術(shù)特征”作為“等同”比較對象的原則相沖突。況且實(shí)踐中也缺乏界定“等同的實(shí)施方式”的具體標準。
（4）文中筆者曾建議將《法釋》第四條修改為：
“對于權利要求中采用'功能性限定'的技術(shù)特征，人民法院應當結合說(shuō)明書(shū)和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式確定該技術(shù)特征的內容，并以寫(xiě)入權利要求書(shū)中的技術(shù)特征為準”。

2016年，在法釋〔2016〕1號第八條中對法釋〔2009〕21號第四條進(jìn)行了修改，將“結合說(shuō)明書(shū)和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內容”一語(yǔ)修改為“與說(shuō)明書(shū)及附圖記載的實(shí)現前款所稱(chēng)功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比”。

2020年，最高法制定的“關(guān)于審理專(zhuān)利授權確權行政案件適用法律若干問(wèn)題的規定（一）”第九條中對“功能性特征”再次作出定義，并與法釋〔2016〕1號第八條的定義保持了一致：

“以功能或者效果限定的技術(shù)特征，是指對于結構、組分、步驟、條件等技術(shù)特征或者技術(shù)特征之間的相互關(guān)系等，僅通過(guò)其在發(fā)明創(chuàng )造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征，但所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員通過(guò)閱讀權利要求即可直接、明確地確定實(shí)現該功能或者效果的具體實(shí)施方式的除外”。

但是并未針對專(zhuān)利授權、確權程序中“功能性特征”的“解釋”問(wèn)題作出相應規定。

概括起來(lái)說(shuō)，最高法針對“功能性特征”所作的司法解釋包括以下兩個(gè)要點(diǎn)：

（1）在“授權確權程序中”，權利要求中使用“功能性特征”時(shí)不可以寫(xiě)明其具體實(shí)施方式；
（2）在“侵權程序中”，“功能性特征”應當解釋為實(shí)現該功能的必要技術(shù)特征。

即權利要求中的“功能性特征”只是作為一個(gè)概括性的概念使用，其內容必須依靠說(shuō)明書(shū)和附圖予以解釋?zhuān)欢移洹氨匾夹g(shù)特征”不是取決于專(zhuān)利權人的選擇，而是由專(zhuān)利復審委員會(huì )及人民法院確定。

3、《審查指南》及《司法解釋》面臨的法律沖突和矛盾

筆者認為，按照現行《審查指南》及《司法解釋》的上述規定，在實(shí)踐中會(huì )出現以下問(wèn)題：

（1）《審查指南》規定，授權程序中審查員在與現有技術(shù)進(jìn)行對比時(shí)，權利要求中的“功能性特征”應當被視為“覆蓋了所有能夠實(shí)現所述功能的實(shí)施方式”。據此，審查“新穎性”時(shí)，現有技術(shù)中“任何具有限位功能裝置”的存在都可以影響權利要求中“限位裝置”的“新穎性”。

然而“電池外殼的制造方法”無(wú)效請求案中，在與請求人提供的現有技術(shù)進(jìn)行對比時(shí)，合議組并未將“限位裝置”這一“功能性特征”解釋為“覆蓋了所有能夠實(shí)現所述功能的實(shí)施方式”，而是將其解釋為“說(shuō)明書(shū)及附圖記載的實(shí)現所稱(chēng)功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征”，進(jìn)而與現有技術(shù)進(jìn)行了對比。由此形成了有別于《審查指南》上述規定的另一種“解釋”。

合議組的上述解釋方式顯然得不到《審查指南》的支持，但在后續行政訴訟程序中卻得到了一審法院的認可，并在以后的無(wú)效請求案件中被采納[5]。對此，業(yè)內一直存在爭議。

最高法2020年制定的“關(guān)于審理專(zhuān)利授權確權行政案件適用法律若干問(wèn)題的規定（一）”中，雖然對權利要求中“功能性特征”的“定義”作出了明確規定，但對無(wú)效程序中“功能性特征”的“解釋”卻未作相應規定。致使上述“電池外殼的制造方法”中合議組所作的“解釋”缺少必要的法律支持。在無(wú)效程序中應當如何解釋權利要求中的“功能性特征”仍是一個(gè)懸而未決的問(wèn)題。

筆者認為，無(wú)效程序是授權程序的繼續，即一項專(zhuān)利申請被授予專(zhuān)利權后，應社會(huì )公眾的請求，對該授權專(zhuān)利的一次“復審”。兩個(gè)程序雖然審級不同，但審查標準應當相同。否則將會(huì )出現以下悖論：

如果“電池外殼的制造方法”案中無(wú)效程序中請求人提供的對比文件是授權前審查員檢索到的，審查員無(wú)疑將依照《審查指南》的上述規定將“限位裝置”視為已經(jīng)被現有技術(shù)公開(kāi)。該認定勢必與無(wú)效程序中合議組作出的結論相沖突。

上述沖突有待《審查指南》作出相應規定或者通過(guò)最高法的司法解釋予以解決。

（2）假設有人針對“一種脫毛儀”的實(shí)用新型專(zhuān)利提出無(wú)效宣告請求，其理由是該專(zhuān)利權利要求1缺少“記載解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征”，不符合專(zhuān)利法實(shí)施細則第二十條的規定。

專(zhuān)利復審委員會(huì )針對該無(wú)效宣告請求會(huì )作出怎樣的決定？

如果認定其無(wú)效理由成立，即權利要求中使用“功能性特征”時(shí)應當寫(xiě)明其“必要技術(shù)特征”。據此，前述“電池外殼的制造方法”一案中的權利要求1也應當被宣告無(wú)效，不應當被維持有效。

如果認為“限位裝置”這類(lèi)“功能性特征”可以不受專(zhuān)利法實(shí)施細則第二十條的制約，其法律依據何在?

如果該案進(jìn)入行政訴訟程序，人民法院會(huì )如何處置該案？

假若人民法院認為所述的兩個(gè)技術(shù)特征不屬于“必要技術(shù)特征”，勢必與侵權程序中上述的“判決書(shū)”相沖突。

如果認為“冷敷部”可以不寫(xiě)入其“必要技術(shù)特征”，其法律依據是什么？

（3）假如一件與自行車(chē)有關(guān)的發(fā)明專(zhuān)利申請，其發(fā)明點(diǎn)在于對自行車(chē)驅動(dòng)機構做出的改進(jìn)。說(shuō)明書(shū)及附圖中對所述的驅動(dòng)機構作了詳細說(shuō)明，但其權利要求1被寫(xiě)作：

“一種自行車(chē)，包括車(chē)架和車(chē)輪，其特征在于在車(chē)架上設置一驅動(dòng)裝置用來(lái)驅動(dòng)車(chē)輪轉動(dòng)”。

這種權利要求是否可以因“驅動(dòng)裝置”屬于“功能性特征”而被授予專(zhuān)利權，或者說(shuō)該權利要求是否滿(mǎn)足專(zhuān)利法有關(guān)“清楚”的要求？

對此，筆者表示擔憂(yōu)。

歸根到底，上述疑問(wèn)和沖突均源自對專(zhuān)利法第五十九條中“說(shuō)明書(shū)及附圖可以用于解釋權利要求的內容”這句話(huà)的理解。

PART 04筆者對專(zhuān)利法第五十九條第一款的理解

1、如何解讀“保護范圍以其權利要求的內容為準”

什么是“權利要求的內容”？

專(zhuān)利法實(shí)施細則第十九條規定“權利要求書(shū)應當記載發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)特征”。故“權利要求的內容”就是指權利要求中的“技術(shù)特征”?！耙云錂嗬蟮膬热轂闇省睉斃斫鉃椤耙云錂嗬蟮募夹g(shù)特征為準”。

2、如何解讀“說(shuō)明書(shū)及附圖可以用于解釋權利要求的內容”

特別需要注意的是，專(zhuān)利法第五十九條“說(shuō)明書(shū)及附圖可以用于解釋權利要求的內容”這后半句話(huà)中的“內容”兩個(gè)字是2008年修改專(zhuān)利法時(shí)加入的。修改前這句話(huà)為“發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說(shuō)明書(shū)及附圖可以用于解釋權利要求”。

“權利要求”與“權利要求的內容”顯然不是一個(gè)概念。將“解釋”的對象由“權利要求”修改為“權利要求的內容”意味著(zhù)對“解釋對象”的進(jìn)一步限縮和明確。即“解釋的對象”是權利要求中所存在的“技術(shù)特征”，而非權利要求本身。

如果說(shuō)在“權利要求”中增加某個(gè)“技術(shù)特征”尚可以被視為“對權利要求的解釋”，但通過(guò)增加某個(gè)“技術(shù)特征”來(lái)“解釋”權利要求中的“技術(shù)特征”顯然不合邏輯，這種“解釋”實(shí)為對技術(shù)特征的替代或補充。

“解釋”的含義是“分析闡明”[6]。故“說(shuō)明書(shū)及附圖可以用于解釋權利要求的內容”這句話(huà)中的“解釋”一語(yǔ)應當理解為以說(shuō)明書(shū)及附圖為依據，對權利要求中某技術(shù)特征的含義所作的“分析闡明”。這種“分析闡明”不應當取代該“技術(shù)特征”的存在。

基于上述理解，專(zhuān)利法第五十九條中的前、后兩句話(huà)應當有主次之分：

“為準”一語(yǔ)意味著(zhù)權利要求中的“技術(shù)特征”是判斷專(zhuān)利保護范圍的唯一依據。

如果將權利要求中的“冷敷部”理解為一個(gè)“上位概念”，則其說(shuō)明書(shū)中的實(shí)施例即相當于從屬于該“上位概念”的一個(gè)“下位概念”。

就概念而言，用“下位概念”“解釋”“上位概念”顯然不合邏輯；就內容而言，用說(shuō)明書(shū)中的一個(gè)具體實(shí)施例解釋權利要求中的“冷敷部”，相當于對“冷敷部”這一“功能性特征”所作的進(jìn)一步限定。

廣而言之，用“說(shuō)明書(shū)實(shí)施例”“解釋”權利要求中的“功能性特征”，無(wú)異于用一“具體實(shí)施方式”取代了權利要求中的“功能性特征”，使“功能性特征”名存實(shí)亡，有違“以其權利要求的技術(shù)特征為準”這一前提。

3、如何解讀“說(shuō)明書(shū)及附圖可以用于解釋權利要求的內容”中的“可以”

筆者認為，其中所述的“可以”并不意味著(zhù)“解釋”不受約束。從上述案例分析中不難看出至少以下兩種情況是“不可以”的：

（1）“解釋”不能違反專(zhuān)利法的有關(guān)規定

專(zhuān)利局的《審查指南》和人民法院的《司法解釋》均屬于“部門(mén)規章”，其任何規定都不能與專(zhuān)利法及其實(shí)施細則的規定相沖突。在部門(mén)規章中固然可以引入“功能性特征”這一概念對權利要求中的技術(shù)特征進(jìn)行分類(lèi)并對其作出解釋?zhuān)忉寱r(shí)不能賦予“功能性特征”以“特權”?！肮δ苄蕴卣鳌钡氖褂眉敖忉尪紤斒艿綄?zhuān)利法的制約。

該案中，人民法院針對權利要求中“冷敷部”“不清楚”的問(wèn)題，借“功能性特征”的名義引入了兩個(gè)“必要技術(shù)特征”作為對比對象，無(wú)異于通過(guò)“功能性特征”“解釋”的方式消除了權利要求中所存在的實(shí)質(zhì)性缺陷，于法無(wú)據。

（2）“解釋”不能與“部門(mén)規章”中的其它規定相沖突

專(zhuān)利《審查指南》明確規定：在無(wú)效宣告程序中，“一般不得增加未包含在授權的權利要求書(shū)中的技術(shù)特征”[7]；如上所述，最高法制定的《法釋〔2009〕21號》第五條也明確規定：“對于僅在說(shuō)明書(shū)或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術(shù)方案，權利人在侵犯專(zhuān)利權糾紛案件中將其納入專(zhuān)利權保護范圍的，人民法院不予支持”。這是行政機關(guān)和人民法院對專(zhuān)利權人制定的規則，該規則適用于專(zhuān)利權人，同樣也應當適用于規則的制訂者。

在上述“電池外殼的制造方法”案中，專(zhuān)利復審委員會(huì )借“解釋”的名義將說(shuō)明書(shū)中所述的技術(shù)特征作為對比對象，相當于將“未包含在授權的權利要求書(shū)中的技術(shù)特征”加入權利要求中；本案中，人民法院將“僅在說(shuō)明書(shū)或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術(shù)方案”“納入專(zhuān)利權保護范圍”，顯然與其部門(mén)規章中的既定原則相背離。

如果對權利要求中“功能性特征”“解釋”過(guò)度，其法律后果便是：

“專(zhuān)利權的保護范圍以其權利要求的內容為準”變成了“專(zhuān)利權的保護范圍以說(shuō)明書(shū)及附圖為準”；對權利要求內容的“解釋”無(wú)異于對權利要求內容的“修改”、對技術(shù)特征的“補充”或“替代”。

PART 05美、歐對“功能性特征”的規定

1、美國專(zhuān)利法第116條第二款規定：

“權利要求中構成整體的某個(gè)技術(shù)特征也可以通過(guò)實(shí)現某特定功能的裝置或步驟來(lái)表述，而不限定實(shí)現該功能的結構、材料或動(dòng)作，這種權利要求應當被理解為覆蓋了其說(shuō)明書(shū)中所公開(kāi)的相應的結構、材料或動(dòng)作及其等同物”；
2011年美國專(zhuān)利局制定的《專(zhuān)利法第112條的補充審查指南》對“功能性限定”在權利要求中的使用又進(jìn)一步規定：
權利要求中的“功能性特征無(wú)需包括實(shí)現所述功能的必須結構”[8]。

根據美國的上述規定，使用“功能性特征”時(shí)，權利要求中不必寫(xiě)明實(shí)現該功能的實(shí)施方式，其含義通過(guò)說(shuō)明書(shū)公開(kāi)的內容進(jìn)行解釋。

2、《歐洲專(zhuān)利局審查指南》針對權利要求中“功能性特征”的使用則規定[9]：

“就功能性限定而言，確保其在權利要求中的保護內容清楚是最為重要的。因此，應當盡可能做到使本領(lǐng)域技術(shù)人員僅憑權利要求的措辭就可以清楚該用語(yǔ)的含義”[10]。

即使用“功能性特征”時(shí)，應當確保其內容“清楚”，使本領(lǐng)域技術(shù)人員僅憑權利要求的措辭就可以清楚該用語(yǔ)的含義。

由此不難看出，美、歐對“功能性特征”的使用和解釋完全不同。前者帶有“中心限定”的色彩；而后者則是“折中限定”的體現。

3、相比之下，專(zhuān)利復審委員會(huì )在無(wú)效程序中所執行的判斷原則以及最高法法釋〔2016〕1號第八條所作的規定均受到美國專(zhuān)利局上述規定的影響。即權利要求中的“功能性特征”不必寫(xiě)入實(shí)現所述功能的具體結構，而是依靠說(shuō)明書(shū)對其進(jìn)行解釋。

眾所周知，我國專(zhuān)利法基本上采用了歐洲專(zhuān)利公約“折中限定”的原則。將美國有關(guān)“功能性特征”的規定移植入我國，難免“水土不服”，出現上述的沖突和矛盾也就在所難免了。

4、我國專(zhuān)利《審查指南》基本上是參照《歐洲專(zhuān)利局審查指南》制定的。然而對于“功能性特征”的使用，我國《審查指南》中并未就如何“確保其在權利要求中的保護內容清楚”作出具體規定，致使授權的權利要求中，對所使用的“功能性特征”缺少必要的限定，無(wú)法滿(mǎn)足專(zhuān)利法有關(guān)“清楚”和寫(xiě)明“必要技術(shù)特征”的要求。

據此，筆者認為，著(zhù)眼于我國專(zhuān)利法與歐洲專(zhuān)利公約的淵源關(guān)系，我國的《審查指南》及人民法院的《司法解釋》更多地參照《歐洲專(zhuān)利局審查指南》的有關(guān)規定作出調整比較合理。

例如：

為確保權利要求中的“功能性特征”滿(mǎn)足“清楚”的要求，參照《歐洲專(zhuān)利局審查指南》的相關(guān)規定，在《審查指南》中對權利要求中“功能性特征”的使用作出明確規定，以確?！氨绢I(lǐng)域技術(shù)人員僅憑權利要求的措辭就可以清楚該用語(yǔ)的含義”。

為使《司法解釋》中對“功能性特征”的定義與我國的專(zhuān)利法體系相適應，將《法釋2020（一）》第九條、法釋〔2016〕1號第八條稍作調整。例如，將其中的 “僅通過(guò)”一語(yǔ)后移，而將“除外”一語(yǔ)刪除，即修改為：

“以功能或者效果限定的技術(shù)特征，是指對于結構、組分、步驟、條件等技術(shù)特征或者技術(shù)特征之間的相互關(guān)系等，通過(guò)其在發(fā)明創(chuàng )造中所起的功能或者效果進(jìn)行概括的技術(shù)特征。所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員僅通過(guò)閱讀權利要求即可直接、明確地確定實(shí)現該功能或者效果的具體實(shí)施方式”。

PART 06結語(yǔ)

對于權利要求中“功能性特征”的使用和解釋?zhuān)P者多年來(lái)一直予以關(guān)注，也曾多次發(fā)表過(guò)一些看法。[11][12][13][14][15][16][17][18][19]在筆者所著(zhù)的《機械領(lǐng)域專(zhuān)利申請文件的撰寫(xiě)與審查》（2024年第五版）中，筆者對在先發(fā)表的觀(guān)點(diǎn)又進(jìn)行了梳理。

本文中，筆者依據該書(shū)中的觀(guān)點(diǎn)對最高法的“判決書(shū)”及其所涉及的法律問(wèn)題發(fā)表了一些看法，只是個(gè)人的一己之見(jiàn)。作為學(xué)術(shù)討論，期待得到人民法院及業(yè)內朋友的批評指正。

概括起來(lái)說(shuō)，筆者對權利要求中“功能性特征”的“解釋”所持的觀(guān)點(diǎn)是：

1、“功能性特征”這一概念在專(zhuān)利法中并不存在，是部門(mén)規章從歐洲專(zhuān)利局審查指南中引入的一個(gè)概念。權利要求中的“功能性特征”不享有任何特權，其“使用及解釋”應遵循專(zhuān)利法的有關(guān)規定。

2、“功能性特征”與通常使用的“上位概念”具有相同的屬性，其區別僅在于“上位概念”（例如“金屬”）是對某些技術(shù)特征（例如“鐵、銅、鋁”）的概括，而“功能性特征”（例如“限位裝置”）是對某些（具有限位功能的）技術(shù)方案的概括。

3、在與現有技術(shù)進(jìn)行對比時(shí)，“下位概念”（例如“鐵、銅、鋁”等）可以影響“上位概念”（例如“金屬”）的“新穎性”；具有某種功能的具體“技術(shù)方案”（例如某種“具體的限位裝置”）可以影響其“功能性特征”（例如“限位裝置”）的“新穎性”。

即在與現有技術(shù)進(jìn)行對比時(shí)，為了保持用語(yǔ)含義的一致性[20]，“功能性特征”具有其“一般含義”，即被視為“覆蓋了所有能夠實(shí)現所述功能的實(shí)施方式”。但這句話(huà)既不適用于“功能性特征”能否“得到說(shuō)明書(shū)支持”的審查、也不適用于專(zhuān)利侵權中對“功能性特征”的解釋。如果在《審查指南》中在這句話(huà)加上“審查新穎性時(shí)”這一前提，即“審查新穎性時(shí)，權利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實(shí)現所述功能的實(shí)施方式”可能更為明確，由此避免與其它環(huán)節的沖突。

4、在判斷權利要求是否“得到說(shuō)明書(shū)支持”時(shí)，權利要求中的“功能性特征”具有“特定含義”[21]，即屬于對說(shuō)明書(shū)及附圖所述實(shí)施方式的概括。

5、在專(zhuān)利侵權判斷中，應當“結合說(shuō)明書(shū)和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該（功能性）技術(shù)特征的內容”，并“以權利要求中記載的技術(shù)特征為準”。

注釋?zhuān)?/strong>

[1]《審查指南》（1993）第二部分第二章第3.2.3節
[2]《審查指南》（2001）第二部分第二章第3.2.2節
[3]參見(jiàn) 張榮彥《機械領(lǐng)域專(zhuān)利申請文件的撰寫(xiě)與審查》2024年第五版, P344
[4]張榮彥：關(guān)于“功能性限定”（續）《中國專(zhuān)利與商標》2014第2期
[5]繼上述無(wú)效請求案之后，又有兩位請求人先后于2005年9月27日和2009年12月28日就此案向專(zhuān)利復審委員會(huì )再次提出無(wú)效宣告請求。對于權利要求1中的“限位裝置”，兩個(gè)合議組均采納了第一次無(wú)效宣告請求決定中的解釋意見(jiàn)，并在此基礎上維持該專(zhuān)利有效。
[6]參見(jiàn) 《現代漢語(yǔ)詞典》
[7]《專(zhuān)利審查指南》 第四部分第三章第4.6節 無(wú)效宣告程序中專(zhuān)利文件的修改
[8]does not include the structure necessary to perform the claimed function
[9]《歐洲專(zhuān)利局審查指南》F部第四章第4.1節
[10]The clarity of the claims is of the utmost importance in view of their function in defining the matter for which protection is sought. Therefore, the meaning of the terms of a claim should, as far as possible, be clear for the person skilled in the art from the wording of the claim alone (see also F-IV, 4.2).
[11]《中國專(zhuān)利與商標》2013.2關(guān)于“功能性限定”
[12]《中國專(zhuān)利與商標》2014.2關(guān)于“功能性限定”（續）——疑惑與建議
[13]《中國專(zhuān)利與商標》2015.3“功能性限定”的使用與解釋
[14]《中國專(zhuān)利與商標》2019.1從“功能性特征”的定義說(shuō)起——由“法釋〔2016〕1號”第八條想到的
[15]《中國知識產(chǎn)權雜志》 137期2018年7月"EPO審查指南中的“功能性特征”及其對我們的啟示"
[16]《中國知識產(chǎn)權雜志》165期2020年11月“功能性特征”對權利要求用語(yǔ)的“界定”
[17]《中國知識產(chǎn)權雜志》166期2020年12月再談“功能性特征”的使用與解釋——學(xué)習《法釋2020》有感
[18]《中國知識產(chǎn)權雜志》2023年8月從“電池外殼”案看“功能性特征”的定義及解釋
[19]《中國知識產(chǎn)權雜志》201期 關(guān)于“效果特征”的思考
[20]《機械領(lǐng)域專(zhuān)利申請文件的撰寫(xiě)與審查》（2024年第五版）“功能性特征之我見(jiàn)”
[21]機械領(lǐng)域專(zhuān)利申請文件的撰寫(xiě)與審查》（2024年第五版）“功能性特征之我見(jiàn)”

（原標題：“功能性特征”解釋中的法律沖突——由“判決書(shū)”引起的疑問(wèn)）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張榮彥

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：“功能性特征”解釋中的法律沖突——由“判決書(shū)”引起的疑問(wèn)（點(diǎn)擊標題查看原文）

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