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“美國是世界上專(zhuān)利制度建立較早、發(fā)展較完善的國家之一,本文對美國專(zhuān)利保護制度作簡(jiǎn)要介紹?!?/span>
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作者:孫悅 楊國旭 中國貿促會(huì )專(zhuān)利商標事務(wù)所
美國是世界上專(zhuān)利制度建立較早、發(fā)展較完善的國家之一。早在1790年,美國國會(huì )就通過(guò)了“第一專(zhuān)利法案(First Patent Act)”。在之后的200多年間,美國《專(zhuān)利法》幾經(jīng)重大修改,逐漸形成了目前的狀態(tài)。最近一次的重大修改是2011年通過(guò)、2013年開(kāi)始實(shí)施的“美國發(fā)明法案”(American Invents Act,簡(jiǎn)稱(chēng)AIA法案),該法案將美國之前長(cháng)期采用的“先發(fā)明制”即專(zhuān)利權授予最先作出發(fā)明的發(fā)明人,修改為“發(fā)明人先申請制”,即專(zhuān)利權授予最先申請專(zhuān)利的發(fā)明人。
下面就美國專(zhuān)利保護制度作一簡(jiǎn)要介紹。
PART 01
美國專(zhuān)利的授權程序
1.1美國專(zhuān)利的類(lèi)別及保護期限
美國專(zhuān)利分為三種類(lèi)別,分別是發(fā)明專(zhuān)利(Utility Patent)、外觀(guān)設計專(zhuān)利(Design Patent)和植物專(zhuān)利(Plant Patent)。
發(fā)明專(zhuān)利和植物專(zhuān)利的保護期限為自申請日起20年,外觀(guān)設計專(zhuān)利的保護期限為自授權日起15年。
1.2美國專(zhuān)利的審批授權機構
所有三種美國專(zhuān)利均由美國專(zhuān)利商標局(United States of Patent and Trademark Office)來(lái)審批和授權。
1.3申請人資格
不同于世界上其它國家普遍采用的將專(zhuān)利授予最先申請的申請人的“先申請制”,美國采用的是“發(fā)明人先申請制”。也就是說(shuō),在美國,專(zhuān)利權只能授予最先提出專(zhuān)利申請的發(fā)明人,這與美國憲法中的將專(zhuān)利授予作出發(fā)明的發(fā)明人的規定有關(guān)。
組織或機構,例如發(fā)明人受雇的公司,可通過(guò)與發(fā)明人簽署轉讓協(xié)議的形式獲得與專(zhuān)利申請或專(zhuān)利有關(guān)的權利。
1.4滿(mǎn)足申請受理所需的形式條件
發(fā)明專(zhuān)利申請
一份專(zhuān)利說(shuō)明書(shū),視情況可含有“附圖說(shuō)明”;
一份權利要求書(shū),含有至少一項權利要求;
一份摘要,約150個(gè)或更少的英文詞;
說(shuō)明書(shū)附圖,視申請的情況而定;
由全體發(fā)明人簽名的誓言或聲明;
由全體發(fā)明人簽署的申請數據表;
繳納申請費,包括提交費、檢索費和審查費等。
外觀(guān)設計專(zhuān)利
前序部分,說(shuō)明申請人的名稱(chēng),外觀(guān)設計的名稱(chēng),對外觀(guān)設計體現于其中的制品的特性和用途的簡(jiǎn)要說(shuō)明;
相關(guān)申請的交叉引用;
有關(guān)聯(lián)邦資助的研發(fā)項目的聲明;
附圖說(shuō)明;
制品功能說(shuō)明;
一項權利要求;
附圖或照片;
由設計人簽署的誓言或聲明;
繳納申請費、檢索費和審查費。
植物專(zhuān)利
與發(fā)明專(zhuān)利申請所需的文件基本相同,同時(shí)繳納申請費、檢索費和審查費。
1.5滿(mǎn)足專(zhuān)利授權的實(shí)質(zhì)性條件
美國的三種類(lèi)型專(zhuān)利均需經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)審查并滿(mǎn)足實(shí)質(zhì)性授權條件才可獲授予專(zhuān)利權。
具體來(lái)說(shuō),受發(fā)明專(zhuān)利保護的主題包括:方法、機器、制品、物質(zhì)的組成以及任何前者的改進(jìn)。除此之外,還需具備新穎性,非顯而易見(jiàn)性,使本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠制造和使用該發(fā)明,以及用含義清楚和明確的術(shù)語(yǔ)來(lái)描述發(fā)明。
對于外觀(guān)設計專(zhuān)利來(lái)說(shuō),除了具備新穎性,非顯而易見(jiàn)性外,制品還需要具有裝飾性特征。
對于植物專(zhuān)利來(lái)說(shuō),植物品種需具有無(wú)性繁殖的特征。
1.6專(zhuān)利申請的實(shí)質(zhì)審查過(guò)程
專(zhuān)利申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查程序后,審查員將就專(zhuān)利申請是否滿(mǎn)足上述實(shí)質(zhì)性條件進(jìn)行審查。對于不能滿(mǎn)足全部實(shí)質(zhì)性條件的申請,審查員將會(huì )發(fā)出《第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)(First Office Action)》。申請人在收到該通知書(shū)后,可針對審查員提出的意見(jiàn)進(jìn)行答辯和/或修改。審查員在收到申請人的答辯和/或修改后如仍認為專(zhuān)利申請不能克服全部缺陷,將發(fā)出《第二次審查意見(jiàn)通知書(shū)》即《最終審查意見(jiàn)通知書(shū)》將申請駁回。此時(shí),申請人可從如下幾種程序中選擇來(lái)應對。
1、向原審查員提交針對最終審查意見(jiàn)通知書(shū)的答復以克服其中提出的各項反對意見(jiàn);
2、向原審查員提交“繼續審查請求(RCE)”以啟動(dòng)對申請的繼續審查;
3、向“專(zhuān)利審判與上訴委員會(huì )(PTAB)”提交復審請求(Notice of Appeal)。
若選擇上述第1種方式來(lái)對應,而審查員仍未接受提交的答復,審查員將發(fā)出《建議通知書(shū)(Advisory Action)》邀請申請人仍以原《最終審查意見(jiàn)通知書(shū)》確立的答復期限進(jìn)行答復。此時(shí)申請人仍可選擇第2種方式來(lái)繼續審查。
進(jìn)入繼續審查程序后,審查員仍會(huì )對申請發(fā)出最多兩次審查意見(jiàn)通知書(shū)。申請人再次收到《最終審查意見(jiàn)通知書(shū)》后,仍可選擇上述三種方式之一來(lái)應對。
此外,除上述以原申請為基礎的應對程序之外,申請人還可選擇以該原申請為優(yōu)先權提交一份繼續申請(Continued Application)以對原申請中的主題繼續審查。選擇此種方式時(shí),可在繼續申請中加入新的權利要求,從而有更多的靈活性。
1.7專(zhuān)利權的授予
如審查員認為專(zhuān)利申請符合專(zhuān)利法要求的各項規定,則會(huì )發(fā)出“授權繳費通知書(shū)”。此時(shí),申請人如在通知書(shū)發(fā)出之日起三個(gè)月內繳納相應的費用,即可獲頒專(zhuān)利權。
1.8專(zhuān)利權的維持
對于發(fā)明專(zhuān)利來(lái)說(shuō),授權后需在授權日起第3.5、7.5和11.5年時(shí)繳納維持費。如錯過(guò)這些日期但在不晚于這些日期后6個(gè)月內繳費,則除了繳納相應的維持費外還需繳納額外的滯納金。
對于外觀(guān)設計專(zhuān)利和植物專(zhuān)利來(lái)說(shuō),無(wú)需繳納維持費。
PART 02
美國專(zhuān)利的確權程序
美國專(zhuān)利授權后,若想對已授權專(zhuān)利發(fā)起無(wú)效挑戰,可通過(guò)行政程序和司法途經(jīng)來(lái)進(jìn)行。下文對這兩種程序作一簡(jiǎn)要介紹
2.1行政途經(jīng)
自2013年“美國發(fā)明法案”頒布實(shí)施后,美國專(zhuān)利商標局在其內部原有機構的基礎上改組成立了“專(zhuān)利審判與上訴委員會(huì )(PTAB)”來(lái)專(zhuān)門(mén)負責對專(zhuān)利的駁回后復審以及授權后的有效性審查。對于授權后的有效性審查,主要包括雙方復審(Inter Partes Review)和授權后復審(Post Grant Review)兩種方式。
2.1.1雙方復審
雙方復審是在“專(zhuān)利審判與上訴委員會(huì )(PTAB)”進(jìn)行的一項審判程序。
對專(zhuān)利權發(fā)起挑戰的一方可向PTAB提交宣告專(zhuān)利的一項或多項權利要求無(wú)效的請求。然而,利用此項程序時(shí),無(wú)效理由應僅限于不符合《美國專(zhuān)利法》第102或103條,即缺乏新穎性和非顯而易見(jiàn)性,且提出的證據只能是現有專(zhuān)利或印刷出版物等現有技術(shù)。
對于A(yíng)IA法案施行后申請的專(zhuān)利,任何第三方,即非專(zhuān)利權人可在(1)專(zhuān)利授予或再頒后9個(gè)月以后;或(2)如果啟動(dòng)了授權后的復審,則在授權后復審終止時(shí)提交這樣的請求。然而,對于A(yíng)IA法案施行前申請的專(zhuān)利則無(wú)需遵從上述時(shí)間限制。
當PTAB認為有證據表明請求人至少在一項受到質(zhì)疑的權利要求方面勝訴的可能性較大時(shí),就會(huì )接受請求并啟動(dòng)雙方復審。此時(shí),PTAB需在啟動(dòng)“雙方復審”程序之日起1年內做出最終裁定,如有正當理由可延長(cháng)6個(gè)月。
在雙方復審程序中,當事人可請求PTAB進(jìn)行口審,以便PTAB向當事人提出問(wèn)題從而有助于其對案件的理解及作出決定。
2.1.2授權后復審
“授權后復審”是在PTAB進(jìn)行的另一項審批程序。在該程序中,PTAB審查專(zhuān)利的一項或多項權利要求是否具備《美國專(zhuān)利法》規定的專(zhuān)利性。換言之,“授權后復審”程序對挑戰專(zhuān)利的權利要求的有效性的理由沒(méi)有限制。
“授權后復審”程序由第三方,即非專(zhuān)利權人來(lái)啟動(dòng)。然而,啟動(dòng)的時(shí)間僅限于專(zhuān)利授權后或再頒專(zhuān)利頒布后的9個(gè)月以?xún)取?/span>
當PTAB認為受挑戰的至少一項權利要求有不具備專(zhuān)利性的可能性較大時(shí),即可啟動(dòng)“授權后復審”程序。啟動(dòng)后,PTAB需在啟動(dòng)“授權后復審”程序之日起1年內做出最終裁定,如有正當理由可延長(cháng)6個(gè)月。
同樣地,在授權后復審程序中,當事人亦可請求PTAB進(jìn)行口審。
2.2司法途經(jīng)
聯(lián)邦地區法院在審理與專(zhuān)利有關(guān)的案件中,有權通過(guò)判決確定專(zhuān)利權有效性。
具體來(lái)說(shuō),聯(lián)邦地區法院的法官可在當事人提供的意見(jiàn)和證據的基礎上,判斷專(zhuān)利是否符合《專(zhuān)利法》規定的新穎性、非顯而易見(jiàn)性、可實(shí)現性等方面的要求,從而對專(zhuān)利權的有效性作出判決。
然而,與行政途經(jīng)不同,通過(guò)司法途經(jīng)對專(zhuān)利權有效性作出判決的過(guò)程更加漫長(cháng)。通常從案件受理到開(kāi)庭審理要經(jīng)歷大約2年左右的時(shí)間。開(kāi)庭審理后到作出判決又需經(jīng)歷約半年左右的時(shí)間。
2.3上訴程序
無(wú)論是在行政途經(jīng)中對PTAB作出的審查決定不服,還是在司法途經(jīng)中對聯(lián)邦地區法院作出的判決不服,當事人均可上訴至聯(lián)邦巡回上訴法院繼續進(jìn)行二審審理。
若對聯(lián)邦巡回上訴法院的二審判決仍不服,可繼續上訴至美國最高法院。然而,最高法院并非會(huì )受理所有上訴至該院的案件,而是根據上訴案件的具體情況來(lái)選擇性地受理其認為有代表性的極少量案件。如未被最高法院受理,則聯(lián)邦巡回上訴法院的判決為最終判決。
PART 03
美國專(zhuān)利權的保護
在美國,專(zhuān)利權的保護主要通過(guò)兩種方式來(lái)進(jìn)行的。一是通過(guò)司法途徑,即當事人通過(guò)向法院起訴來(lái)解決專(zhuān)利侵權糾紛;二是通過(guò)行政途徑,即通常所說(shuō)的337調查來(lái)解決。
3.1 美國專(zhuān)利侵權訴訟程序
當他人(被告)未經(jīng)授權制造、使用、銷(xiāo)售或許諾銷(xiāo)售已經(jīng)被授予專(zhuān)利權的專(zhuān)利時(shí),權利人可以向有管轄權的聯(lián)邦法院提起專(zhuān)利侵權訴訟。
3.1.1 美國專(zhuān)利侵權的種類(lèi)
根據侵權行為的不同,美國專(zhuān)利侵權分為直接侵權和間接侵權。
直接侵權,當一個(gè)主體的產(chǎn)品或者方法被一項權利要求所覆蓋,則構成直接侵權。
間接侵權,雖然不構成直接侵權但其行為屬于下面兩種情況之一的則仍可能構成間接侵權:
協(xié)助侵權(Contributory Infringement)
當一個(gè)人在知道或應該知道其產(chǎn)品或服務(wù)被用于侵犯專(zhuān)利的情況下,繼續提供這些產(chǎn)品或服務(wù),則構成協(xié)助侵權。
誘導侵權(Induced Infringement)
當一個(gè)人故意引導、引誘或鼓勵他人進(jìn)行專(zhuān)利侵權行為時(shí),構成誘導侵權。
3.1.2.美國專(zhuān)利侵權中的救濟措施
如果專(zhuān)利侵權成立的話(huà),根據權利人的請求,法院可以對被控侵權人頒布停止侵權的禁令。禁令一般分為臨時(shí)禁令和永久禁令。臨時(shí)禁令是指在專(zhuān)利侵權訴訟中一種臨時(shí)措施,禁止被告在訴訟判決之前繼續實(shí)施被控侵權行為。如果原告最終獲勝,臨時(shí)禁令很可能會(huì )轉變?yōu)橛谰媒?。一般?lái)說(shuō),法院授予臨時(shí)禁令需要滿(mǎn)足四項要求:
1.合理的勝訴可能性;
2. 如果不發(fā)出禁令,原告將受到不可挽回的傷害;
3. 對原告的損害要大于禁令可能對被告造成的傷害;
4. 該禁令符合公眾利益。
原告能否證明合理的勝訴可能性是授予臨時(shí)禁令的重要條件。如果原告沒(méi)有足夠的證據證明勝訴的可能性,則很難獲得臨時(shí)禁令。
此外,根據原告的損失和侵權人獲利的情況,原告方還可以獲得金錢(qián)賠償。如果有證據證明侵權人構成故意侵權的話(huà),法院最多可以判決三倍的懲罰性賠償。
3.2美國專(zhuān)利侵權的行政程序
除了司法程序以外,權利人還可以通過(guò)準司法的行政執法措施來(lái)制止權利侵權行為。根據美國貿易法第337條,如果外國企業(yè)出口到美國的產(chǎn)品侵害了美國知識產(chǎn)權,權利人可以向國際貿易委員會(huì )(ITC)提出控告。ITC經(jīng)過(guò)調查核實(shí)后(簡(jiǎn)稱(chēng)“337調查”),可以頒發(fā)強制排除令或禁止令,由海關(guān)采取相應措施扣押侵權產(chǎn)品。
排除令分為“有限排除令”和“普遍排除令”(或稱(chēng)“總限制令”)?!坝邢夼懦睢敝唤贡徽{查企業(yè)生產(chǎn)的侵權產(chǎn)品進(jìn)入美國,不僅包括涉案類(lèi)型的侵權產(chǎn)品,還包括侵權產(chǎn)品的下游產(chǎn)品,以及該企業(yè)現在和今后生產(chǎn)的存在侵權行為的所有類(lèi)型的產(chǎn)品。而“普遍排除令”禁止某一種類(lèi)的所有進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)入美國市場(chǎng),而不論其原產(chǎn)地或生產(chǎn)商,包括被調查企業(yè)和目前尚未掌握的生產(chǎn)商和進(jìn)口商等。因此涉事企業(yè)無(wú)法通過(guò)改變名稱(chēng)或住所,或將企業(yè)設立在美國管轄范圍之外來(lái)規避這個(gè)命令。禁止令針對已進(jìn)口到美國的侵權產(chǎn)品,要求企業(yè)或個(gè)人停止某些相關(guān)行為,如停止銷(xiāo)售、廣告宣傳、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)等。違反者可以被處以最高每天十萬(wàn)美元的罰款。
中國企業(yè)遇到美國知識產(chǎn)權侵權糾紛,特別是專(zhuān)利侵權糾紛,一定要及時(shí)咨詢(xún)具有知識產(chǎn)權糾紛處理經(jīng)驗的專(zhuān)業(yè)人員的意見(jiàn)。根據專(zhuān)業(yè)人員的意見(jiàn),制定好應對策略,組建好應對團隊。只有這樣才能變被動(dòng)為主動(dòng),減少不必要的損失,降低應訴成本,達到事半功倍的效果。
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(原標題:美國專(zhuān)利保護制度介紹)
來(lái)源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:孫悅 楊國旭 中國貿促會(huì )專(zhuān)利商標事務(wù)所
編輯:IPRdaily趙甄 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:美國專(zhuān)利保護制度介紹|企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局(四十四)(點(diǎn)擊標題查看原文)
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