USPTO擬發(fā)布期末放棄（Terminal Disclaimer）新規，將顯著(zhù)影響美國專(zhuān)利申請和保護策略

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“本文帶你了解一下中國和美國關(guān)于專(zhuān)利重復授權的相關(guān)規定?！?br/>

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：馮尚杰

摘要

遞交期末放棄（Terminal Disclaimer，TD）聲明是美國專(zhuān)利權人克服專(zhuān)利重復授權的常見(jiàn)手段。日前，美國專(zhuān)利商標局（USPTO）擬修改TD規則，新規將在美國獨特的繼續申請制度方面對專(zhuān)利權人產(chǎn)生非常負面的影響。公眾可以在2024年7月9日之前針對該新規向USPTO提交意見(jiàn)，詳情參見(jiàn)文末。

在詳細介紹美國的期末放棄制度之前，我們先簡(jiǎn)單了解一下中國和美國關(guān)于專(zhuān)利重復授權的相關(guān)規定。

一、重復授權-中國

在中國專(zhuān)利實(shí)務(wù)中，一項發(fā)明創(chuàng )造只能授予一項專(zhuān)利權。常見(jiàn)的例外情況是我們通常所說(shuō)的發(fā)明和實(shí)用新型同日申報。根據專(zhuān)利法第9條第1款的規定，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利，先獲得的實(shí)用新型專(zhuān)利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專(zhuān)利權的，可以授予發(fā)明專(zhuān)利權。具有更早授權日的同日實(shí)用新型專(zhuān)利的發(fā)明申請，其審查員會(huì )指出發(fā)明申請與相應的實(shí)用新型存在重復授權的問(wèn)題，申請人可以放棄相應的實(shí)用新型專(zhuān)利權，以克服重復授權的問(wèn)題，進(jìn)而獲得發(fā)明授權。

二、重復授權-美國

美國也禁止專(zhuān)利被重復授權，但與中國的規定略有不同，美國的規定包括法定重復授權（Statutory double patenting）及非法定重復授權（Non-statutory double patenting）兩種情形【Perricone v. Medicis Pharmaceutical Corp.案】。其中，法定重復授權考察不同專(zhuān)利的權利要求是否相同（對應于中國的規定），而非法定重復授權（也稱(chēng)顯而易見(jiàn)型重復授權）則考察不同專(zhuān)利的權利要求是否相似。對于非法定重復授權的情況，如果僅僅做了微調的在后申請被授權，則實(shí)質(zhì)上延長(cháng)了在先專(zhuān)利的保護期限，損害公眾利益。在繼續申請制度被廣泛使用的美國，非法定重復授權的情況尤為常見(jiàn)。在此背景下，期末放棄規則應運而生。

三、期末放棄-克服非法定重復授權的缺陷

通常，美國發(fā)明專(zhuān)利的保護期限自申請日起算。對于兩件申請日不同的專(zhuān)利，在后專(zhuān)利將比在先專(zhuān)利更晚超期失效。期末放棄是指：若相同申請人（專(zhuān)利權人）的當前申請A與在先專(zhuān)利B之間存在非法定重復授權的情況，那么專(zhuān)利申請人可以通過(guò)提交含有同意當前申請A的專(zhuān)利保護期限與在先專(zhuān)利B保護期限相同的TD聲明，放棄當前申請A獲得的超期保護利益，使得授權后的當前申請A與在先專(zhuān)利B在同一天失效，此時(shí)授權后的當前申請A的保護期限將少于20年，便可克服重復授權的問(wèn)題進(jìn)而獲得當前申請A的授權。

期末放棄制度在專(zhuān)利權人和公眾之間實(shí)現了某種平衡，既保證了專(zhuān)利權人針對微小改進(jìn)后的技術(shù)方案通過(guò)專(zhuān)利權加以保護，同時(shí)也限制了專(zhuān)利權人通過(guò)繼續申請而延長(cháng)對相應方案的保護期限，維護了公眾的利益。

值得注意的是，如果通過(guò)遞交TD聲明來(lái)克服審查員指出的重復授權的缺陷，專(zhuān)利權人實(shí)質(zhì)上默認了當前申請A與在先專(zhuān)利B是相似的。美國當前的制度似乎忽略了專(zhuān)利權人這樣的自認，可能存在改進(jìn)的空間。雖然通過(guò)TD聲明捆綁在一起的兩件專(zhuān)利A，B同時(shí)失效，但如果專(zhuān)利A被成功無(wú)效后，與其相似的專(zhuān)利B的有效性仍然需要獨立審查，這增加了公眾的金錢(qián)和時(shí)間成本。

在此背景下，為了回應公眾的呼聲，USPTO擬推出新的期末放棄規則。

四、TD新規-向公眾利益傾斜

USPTO擬修改期末放棄制度于2024年5月9日公告，并向全社會(huì )征集意見(jiàn)，以降低針對同一發(fā)明創(chuàng )造的多項專(zhuān)利的有效性分別提出挑戰的成本，進(jìn)一步促進(jìn)創(chuàng )新與競爭。具體地：

為了克服重復授權的問(wèn)題，專(zhuān)利權人需要同意，提交了TD聲明的專(zhuān)利A，只有在未通過(guò)TD聲明而與一個(gè)專(zhuān)利B（專(zhuān)利B中任意權利要求因相對于現有技術(shù)被認定為無(wú)效）相關(guān)聯(lián)的條件下，帶有TD聲明的專(zhuān)利A才可實(shí)施。

Under the proposed rule, to overcome double patenting the patentee would need to agree that the patent with the terminal disclaimer will be enforceable only if the patent is not tied and has never been tied through one or more terminal disclaimers to a patent in which any claim has been finally held unpatentable or invalid over prior art.

依據該新規，如果多件專(zhuān)利通過(guò)TD聲明被捆綁，那么這些專(zhuān)利想要可實(shí)施，其他相關(guān)專(zhuān)利中不能存在有權利要求因缺乏新穎性或非顯而易見(jiàn)性而被宣告無(wú)效。該新規如果實(shí)施，想必會(huì )重創(chuàng )專(zhuān)利申請主體布局繼續申請的積極性。

該新規的公告中還指出：除了降低成本外，新規還將簡(jiǎn)化和加快專(zhuān)利糾紛的解決和縮小有效性問(wèn)題，并為競爭對手和公眾提供更大的確定性。新規則將適用于在正式規則生效之日或之后提交的TD聲明。

五、TD新規-各界反饋

在2024年7月9日之前，任何人都可以針對該新規向USPTO表達意見(jiàn)。截止發(fā)稿時(shí)，USPTO已收到20份comments，大家對該新規的反應不一。最早提出意見(jiàn)的Alfred Nugent認為：新規將顯著(zhù)降低由公司和個(gè)人建立的專(zhuān)利組合的價(jià)值。整個(gè)專(zhuān)利族的所有權利要求的好壞取決于該族中一項權利要求的有效性，這一邏輯也難以服人。還有一份匿名的意見(jiàn)認為：用文字表達權利要求保護范圍本身就很困難，審查員可能錯誤的解釋了權利要求進(jìn)而引用不相關(guān)的專(zhuān)利作為重復授權專(zhuān)利的基礎。僅僅是因為效率的原因而扼殺申請人是不可接受的。Skip Yarus則認為：基于參考專(zhuān)利中的部分權利要求無(wú)效而判定在后專(zhuān)利全部無(wú)效是不合理的，應當考察在后專(zhuān)利的每個(gè)權利要求與參考專(zhuān)利中被判無(wú)效的具體權利要求的無(wú)效原因是否相同。

此外，這些意見(jiàn)中也不乏支持者的聲音。例如Keeley DeAngelo指出：我們支持這項擬議的規則，該規則應防止專(zhuān)利權人通過(guò)他們所謂的“常青化”來(lái)不當地延長(cháng)專(zhuān)利期限。眾所周知，制藥公司一直在玩這種游戲而不受懲罰，而美國消費者總是輸家。

六、TD新規-展望

正如USPTO局長(cháng)凱西·維達爾所說(shuō)：“USPTO的使命是推動(dòng)美國創(chuàng )新和全球競爭力，造福所有美國人”，“這項擬議新規是加強我們強大的知識產(chǎn)權體系的整體、深思熟慮和平衡方法的一部分。我們必須堅定不移地激勵和保護推動(dòng)美國領(lǐng)導地位的創(chuàng )新投資，同時(shí)認識到外科手術(shù)式變革可以提高效率，降低成本并促進(jìn)競爭”。

從凱西局長(cháng)的上述表態(tài)可以看出，期末放棄的規則修改已是經(jīng)過(guò)深思熟慮后的決定，但同時(shí)USPTO依然對新規的具體細節的敲定給予了一定的討論空間。筆者認為，一件專(zhuān)利中包含多個(gè)權利要求，而專(zhuān)利被部分宣告無(wú)效的情況比比皆是，新規將導致被部分無(wú)效的專(zhuān)利中仍然有可以實(shí)施的權利要求，而其他沒(méi)被挑戰的專(zhuān)利中的全部權利要求卻都不可實(shí)施。同時(shí)，非法定重復授權僅僅針對的是相似而非相同的情況，認為一個(gè)專(zhuān)利不可實(shí)施僅僅是因為另一個(gè)雖相似但不同的專(zhuān)利被無(wú)效過(guò)于武斷。

我國對于同日申報的專(zhuān)利在維權過(guò)程中的可實(shí)施性的處理可供借鑒。在我國，對于實(shí)用新型中的一個(gè)權利要求，如果該權利要求在同日申請的發(fā)明申請審查過(guò)程中被駁回，那么該權利要求的效力如何？對此，最高院指出【（2020）最高法知民終699號】：當事人就同一技術(shù)方案同日申請發(fā)明專(zhuān)利和實(shí)用新型專(zhuān)利，發(fā)明專(zhuān)利申請因不具備新穎性或者基于相同技術(shù)領(lǐng)域的一篇對比文件被認定不具備創(chuàng )造性而未獲授權且其法律狀態(tài)已經(jīng)確定，當事人另行依據授權的實(shí)用新型專(zhuān)利請求侵權損害救濟的，人民法院不予支持。

可見(jiàn)，如果相應的權利要求被國知局認定為不符合實(shí)用新型授權的條件時(shí)，相應的權利要求的維權將不被人民法院所支持。該判例中，對發(fā)明申請被判定不具備創(chuàng )造性的情況做了嚴格的限制，而如果發(fā)明申請的權利要求是相對于多篇對比文件被認定為不具備創(chuàng )造性，此時(shí)相應的權利要求仍然可能符合實(shí)用新型的授權條件，可以作為維權基礎。

美國的專(zhuān)利實(shí)務(wù)中，想要節約程序直接引用結論，必須以確保結論合乎邏輯為前提。如果僅僅基于TD聲明而認定某件專(zhuān)利中的哪怕某個(gè)權利要求不可實(shí)施，必然會(huì )導致大量的專(zhuān)利在具備非顯而易見(jiàn)性的前提下被認定成不可實(shí)施，經(jīng)濟且快速的救濟通道必須提供給專(zhuān)利權人。例如專(zhuān)利權人通過(guò)意見(jiàn)陳述向USPTO表明相應的權利要求雖相似但會(huì )有不同的非顯而易見(jiàn)性的評價(jià)結論，而USPTO經(jīng)過(guò)初步而非詳細的審查則應當發(fā)出相應權利要求是否可實(shí)施的結論?？梢灶A見(jiàn)，在繼續申請制度被廣泛應用的美國，這樣的救濟請求將會(huì )大量存在，嚴重侵占USPTO的審查資源。當然，如果該新規得到嚴格執行導致繼續申請的吸引力顯著(zhù)降低，繼續申請的案件量的驟降將確保USPTO的資源不被嚴重侵占。如果這確實(shí)是USPTO的目的，減少專(zhuān)利數量降低專(zhuān)利壁壘，進(jìn)而促成社會(huì )層面的行業(yè)競爭以激活整個(gè)市場(chǎng)，那便另當別論。也許有跡象表明，繼續申請制度已經(jīng)不利于“推動(dòng)美國創(chuàng )新和全球競爭力，造福所有美國人”的宗旨，縱使有萬(wàn)般困難也要推進(jìn)改革。

是否有折中的方案？如果幾件專(zhuān)利通過(guò)TD聲明被捆綁，而其中某件專(zhuān)利的某個(gè)權利要求被確認無(wú)效，那么兼顧效率和經(jīng)濟的可接受的方案或許可以是直接利用無(wú)效決定中確定的事實(shí)部分。例如權利要求中與現有技術(shù)中的技術(shù)特征比對的認定、權利要求的解釋等，而具有相似但不同的技術(shù)特征的權利要求是否一樣不具備新穎性或非顯而易見(jiàn)性仍然需要具體判斷。

對此你有什么看法？可以在7月9日之前向USPTO發(fā)表你的看法，讓其聽(tīng)到你的聲音。[1]

注釋?zhuān)?/strong>
[1]遞交意見(jiàn)參見(jiàn)：https://www.regulations.gov/document/PTO-P-2024-0003-0001
新規全文參見(jiàn)：
https://www.federalregister.gov/documents/2024/05/10/2024-10166/terminal-disclaimer-practice-to-obviate-nonstatutory-double-patenting

（原標題：USPTO擬發(fā)布期末放棄新規，將顯著(zhù)影響美國專(zhuān)利申請和保護策略）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：馮尚杰

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：USPTO擬發(fā)布期末放棄（Terminal Disclaimer）新規，將顯著(zhù)影響美國專(zhuān)利申請和保護策略（點(diǎn)擊標題查看原文）

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