中日“支持問(wèn)題”的判例對參數發(fā)明撰寫(xiě)的啟示

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“一篇優(yōu)秀的專(zhuān)利文件需要經(jīng)得住各國制度的考驗，對于參數發(fā)明，實(shí)驗例是其保護范圍、穩定性的關(guān)鍵?！?/strong>

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作者：作者：孫輝 成都超凡明遠知識產(chǎn)權代理有限公司

一、引言

隨著(zhù)國內企業(yè)向海外發(fā)展的趨勢不斷加強，海外專(zhuān)利申請的申請量不斷增加。在向日本申請的諸多發(fā)明專(zhuān)利中，關(guān)于參數發(fā)明，存在不少在中國被授權而在日本無(wú)法授權或者即使授權保護范圍也變得很小的情況。究其原因，大多是具體實(shí)驗例存在致命缺陷或者相關(guān)效果描述中存在缺陷，導致權利要求記載的技術(shù)方案被認定為得不到說(shuō)明書(shū)支持，而最終無(wú)法得到理想的保護范圍。

由于中日兩國實(shí)踐以及對實(shí)驗例要求存在差異，為了在其他國家也獲得保護范圍理想、穩定性高的專(zhuān)利，需要在撰寫(xiě)階段合理布局實(shí)驗例的數據。

二、中日法規介紹

（1）中國相關(guān)規定

中國專(zhuān)利法第二十六條第4款：權利要求書(shū)應當以說(shuō)明書(shū)為依據，清楚、簡(jiǎn)要地限定要求專(zhuān)利保護的范圍。

最高人民法院關(guān)于審理專(zhuān)利授權確權行政案件適用法律若干問(wèn)題的規定（一）第八條：所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員閱讀說(shuō)明書(shū)及附圖后，在申請日不能得到或者合理概括得出權利要求限定的技術(shù)方案的，人民法院應當認定該權利要求不符合專(zhuān)利法第二十六條第四款關(guān)于“權利要求書(shū)應當以說(shuō)明書(shū)為依據”的規定。

所謂“權利要求書(shū)應當以說(shuō)明書(shū)為依據”包括如下兩方面的含義：第一，每一項權利要求所要求保護的技術(shù)方案在說(shuō)明書(shū)中都應當有清楚充分的記載；第二，為了獲得盡可能寬的保護范圍，權利要求尤其是獨立權利要求，一般都是對說(shuō)明書(shū)記載的一個(gè)或者多個(gè)具體技術(shù)方案的概括，這樣的概括是允許的，但是應當適當。

另外，在最高人民法院關(guān)于審理專(zhuān)利授權確權行政案件適用法律若干問(wèn)題的規定（一）中，又明確規定了判斷“以說(shuō)明書(shū)為依據”的時(shí)間基準。

在審查指南中記載，如果權利要求的概括使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該上位概括或并列概括所包含的一種或多種下位概念或選擇方式不能解決發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題，并達到相同的技術(shù)效果，則應當認為該權利要求沒(méi)有得到說(shuō)明書(shū)的支持。

對于“以說(shuō)明書(shū)為依據”的判斷，在審查指南中列舉了諸多示例，但是對于參數發(fā)明，如何判斷權利要求概括的范圍以說(shuō)明書(shū)為依據沒(méi)有詳細說(shuō)明。而且由于各個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)的自身特點(diǎn)，“以說(shuō)明書(shū)為依據”的判斷標準不是一成不變的，需要根據不同時(shí)間段的司法解釋以及判例來(lái)進(jìn)行完善。

（2）日本相關(guān)規定

日本專(zhuān)利法第三十六條第6項第1號：權利要求書(shū)應當以說(shuō)明書(shū)為依據。

在日本審查基準中規定：

1. 判斷權利要求是否滿(mǎn)足支持要求需要比較權利要求所涉及的發(fā)明與具體實(shí)施方式中作為發(fā)明記載的內容來(lái)確定。

2. 在進(jìn)行比較時(shí)，不應該考慮權利要求所涉及的發(fā)明與具體實(shí)施方式中作為發(fā)明記載的內容之間的表述上的一致性，應該考慮實(shí)質(zhì)上的對應關(guān)系。

3. 對于實(shí)質(zhì)上的對應關(guān)系的考慮應該基于以下事實(shí)：關(guān)于權利要求所涉及的發(fā)明，是否在具體實(shí)施方式中記載的“本領(lǐng)域技術(shù)人員所認知的能夠解決發(fā)明的技術(shù)問(wèn)題”的范圍內；另外，是否在“即使沒(méi)有記載和暗示，本領(lǐng)域技術(shù)人員按照申請時(shí)的技術(shù)常識能夠解決發(fā)明的技術(shù)問(wèn)題”的范圍內。

（3）兩國規定對比

根據上述日本規定來(lái)看，其基本的判斷理論與中國類(lèi)似，兩國都針對“得不到說(shuō)明書(shū)支持”進(jìn)行了基礎性規定，但是也保證了規定的靈活性。但是在實(shí)際操作中，日本對于參數發(fā)明的“得不到說(shuō)明書(shū)支持”的判定更加嚴格。

三、中日判例分析對比

（1）中國判例

最高法知行終406號判例。

無(wú)效請求人請求無(wú)效的理由之一為權利要求1得不到說(shuō)明書(shū)支持，專(zhuān)利局認定權利要求1能夠得到說(shuō)明書(shū)支持，權利要求1有效；然后訴訟至北京知識產(chǎn)權法院，北京知識產(chǎn)權法院認定“得不到說(shuō)明書(shū)支持”的理由成立，權利要求1無(wú)效；上述至最高人民法院，最高人民法院認為能夠得到說(shuō)明書(shū)支持，撤銷(xiāo)原判決。

涉案權利要求1

1. 提高二次鋰離子電池或電池組的容量、平均工作電壓和比能量的方法，其特征在于對該單體鋰離子電池的充電限制電壓大于4.2V，但不超過(guò)5.8V，單體鋰離子電池的正、負極的配比按充電限制電壓為4.2V時(shí)的理論克容量計算在1: 1.0-1:2.50。

其效果在于：提高電池的比能量以及循環(huán)性能。

北京知識產(chǎn)權法院觀(guān)點(diǎn)在于：

在本申請的說(shuō)明書(shū)中記載了，在充電限制電壓提高至4.45V以上時(shí)，循環(huán)性能較差，發(fā)明人在做了大量基礎研究和理論探索后，需要將鋰離子電池的正負極材料按充電限制電壓為4.2V時(shí)的理論克容量計算的配比調整為1：1.3-2.5，優(yōu)選1：1.15-1：2.5的范圍；而權利要求1的保護范圍涵蓋了在充電限制電壓為4.45V以上時(shí)，鋰離子電池的正負極材料按充電限制電壓為4.2V時(shí)的理論克容量計算的配比調整為1：1.0-1.15的范圍。因此權利要求1的保護范圍涵蓋了不能夠實(shí)現技術(shù)效果的內容，因此得不到說(shuō)明書(shū)支持。

最高人民法院的判決：

以?xún)山M以上不同的數值范圍技術(shù)特征所限定保護范圍的權利要求，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員通過(guò)閱讀說(shuō)明書(shū)可以確定各數值范圍技術(shù)特征之間存在相互對應關(guān)系，能夠通過(guò)有限次實(shí)驗得到符合發(fā)明目的的具體實(shí)施方式，而且無(wú)須通過(guò)過(guò)度勞動(dòng)，即可排除不能實(shí)現發(fā)明目的的技術(shù)方案的，應當認為該權利要求能夠得到說(shuō)明書(shū)支持。

本領(lǐng)域技術(shù)人員根據本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)及實(shí)施例給出的指引和啟示，并結合相關(guān)公知常識，無(wú)需過(guò)度勞動(dòng)即可清楚認識到權利要求1具體的保護范圍，并將不能實(shí)現本專(zhuān)利發(fā)明目的的技術(shù)方案排除在權利要求1的保護范圍之外，即不能實(shí)現本專(zhuān)利發(fā)明目的的技術(shù)方案并未包含在權利要求1所限定的保護范圍內。所以，如被上訴人主張的技術(shù)方案確實(shí)不能解決本專(zhuān)利的技術(shù)問(wèn)題，那么相關(guān)技術(shù)方案便未被包含在權利要求1的保護范圍內，當然不能成為認定權利要求1無(wú)法得到說(shuō)明書(shū)支持的理由。因此，本院對其上述主張不予支持。

從最終判決結果來(lái)看，最高人民法院維持了發(fā)明的有效性，但是，也否定了權利要求1中對不能夠實(shí)現技術(shù)效果的范圍的保護，即，在充電限制電壓為4.45V以上時(shí)，鋰離子電池的正負極材料按充電限制電壓為4.2V時(shí)的理論克容量計算的配比調整為1：1.0-1.15的范圍沒(méi)有被認定為能夠保護。從上述分析可以看出，最高人民法院做出了更加促進(jìn)進(jìn)行發(fā)明創(chuàng )造、認可發(fā)明人的創(chuàng )造性勞動(dòng)且一定程度保證社會(huì )公平的判決；并沒(méi)有因為權利要求1中限定的兩個(gè)參數之間的不合理關(guān)系以及說(shuō)明書(shū)中的闡述而全面否定專(zhuān)利的合理性。

但是筆者認為，這樣的判決結果雖然存在其合理性，但是有浪費社會(huì )資源之嫌。由于專(zhuān)利的保護范圍由權利要求書(shū)確定，如果權利要求書(shū)中記載了不能夠實(shí)現技術(shù)效果的方案并得到了保護，對于相關(guān)利益方來(lái)說(shuō)，需要通過(guò)無(wú)效甚至訴訟才能將不能夠實(shí)現技術(shù)效果的方案排除保護范圍之外，造成資源浪費。

歸根結底，由于專(zhuān)利代理人或申請人的差異，對于參數發(fā)明中實(shí)驗例以及實(shí)驗例的效果描述的嚴謹性把握不嚴，造成參數發(fā)明的撰寫(xiě)中，或多或少存在瑕疵，而且存在致命瑕疵，從而無(wú)法實(shí)現大范圍的保護，或者精準的保護。

（2）日本判例

平成17年第10042號判決（2005年）

在日本稱(chēng)為“偏光膜的制造方法”事件，是日本第二個(gè)通過(guò)“大合議組”審判的案件，其明確了“得不到說(shuō)明書(shū)支持”的一般的判斷基準，也對日本日后的諸多關(guān)于“支持”問(wèn)題的案件帶來(lái)影響。

涉案權利要求1主要限定了兩個(gè)參數：

1.完全溶解溫度X≥65

2.平衡膨潤度Y>-0.00667X+6.73

而其僅列舉了兩個(gè)實(shí)驗例和兩個(gè)對比例，兩個(gè)實(shí)驗例都是點(diǎn)值，都在權利要求1保護范圍內，對比例的Y值在權利要求1的保護范圍外。

由于專(zhuān)利具有排他性，其以公開(kāi)換取保護，因此需要防止未公開(kāi)或未解決技術(shù)問(wèn)題的方案被授予專(zhuān)利權。出于這樣的考慮，日本最高法的判決結果是權利要求1所涉及的發(fā)明，超出具體實(shí)施方式中記載的“本領(lǐng)域技術(shù)人員所認知的能夠解決發(fā)明的技術(shù)問(wèn)題”的范圍，而且也超出“即使沒(méi)有記載和暗示，本領(lǐng)域技術(shù)人員按照申請時(shí)的技術(shù)常識能夠解決發(fā)明的技術(shù)問(wèn)題”的范圍，而認定專(zhuān)利無(wú)效。

由于當時(shí)，日本審查基準并沒(méi)有對實(shí)驗例和比較例如何撰寫(xiě)才能滿(mǎn)足“支持”進(jìn)行一般性的規定，而且審判過(guò)程中專(zhuān)利權人后補的實(shí)驗數據也沒(méi)有被日本最高法認可，因此稱(chēng)為專(zhuān)利判決大事件。對后續的撰寫(xiě)以及審判也帶來(lái)了深遠影響。

又例如，平成28年第10147號（2016年）

涉案權利要求1

1.一種含有番茄的飲料，其特征在于，糖度為7.0-13.0，糖酸比為19.0-30.0，谷氨酸和天冬氨酸總含量0.25-0.60重量%。

而其僅列舉了3個(gè)實(shí)驗例，關(guān)于糖度，實(shí)驗例1為9.4，實(shí)驗例2為10.0，實(shí)驗例3為9.5；關(guān)于谷氨酸和天冬氨酸總含量，實(shí)驗例1為0.42，實(shí)驗例2為0.37，實(shí)驗例3為0.36。

日本最高法的判決結果是不認可權利要求1的保護范圍能夠得到說(shuō)明書(shū)支持，在專(zhuān)利權人將糖度修改為9.4-10.0，將谷氨酸和天冬氨酸總含量修改為0.36-0.42后，認可了其專(zhuān)利性，保護范圍縮小很多。

這個(gè)案件中，主要原因為實(shí)驗例撰寫(xiě)存在缺陷。該申請的解決的技術(shù)問(wèn)題是抑制飲品的酸味，提高口感，在實(shí)驗中測試了“甜度”、“酸味”以及“濃重度”，但是實(shí)驗例中都沒(méi)有僅列舉糖度、糖酸比以及谷氨酸和天冬氨酸總含量這三個(gè)要素對口感的影響，也沒(méi)有列舉存在這三個(gè)要素以外的要素的條件下會(huì )對口感帶來(lái)什么樣的影響，而且實(shí)驗例中列舉的點(diǎn)值沒(méi)有涵蓋權利要求1要求保護的端值等等。最終，判決結果是原權利要求1所涉及的發(fā)明，超出具體實(shí)施方式中記載的“本領(lǐng)域技術(shù)人員所認知的能夠解決發(fā)明的技術(shù)問(wèn)題”的范圍，而且也超出“即使沒(méi)有記載和暗示，本領(lǐng)域技術(shù)人員按照申請時(shí)的技術(shù)常識能夠解決發(fā)明的技術(shù)問(wèn)題”的范圍，需要縮小保護范圍。

四、總結

筆者遇到過(guò)多個(gè)中國申請人的日本申請案件被指出由于實(shí)驗例、比較例或技術(shù)效果表述存在缺陷、瑕疵而不得不將保護范圍縮小甚至無(wú)法授權的情況。

筆者認為其原因如下：

1.由于專(zhuān)利代理人或申請人的差異，對于參數發(fā)明中實(shí)驗例以及實(shí)驗例的效果描述的嚴謹性把握不嚴。

2.國內更加注重理論和申請文件的邏輯表述，認為實(shí)驗例僅為了表明本發(fā)明可以實(shí)施和表明其有益效果，而忽視了參數發(fā)明中的實(shí)驗例以及比較例的對“支持”問(wèn)題的重要的實(shí)際意義。

3.國內以“得不到說(shuō)明書(shū)支持”為理由的無(wú)效判例不多，而且，根據“得不到說(shuō)明書(shū)支持”的理由來(lái)無(wú)效專(zhuān)利的成功率比較低。

這樣造成了實(shí)驗例只要表明本發(fā)明可以實(shí)施以及效果即可這樣的撰寫(xiě)習慣，忽略了實(shí)驗例數據的分布、合理性等因素。而在日本，對于參數發(fā)明，由于權利要求主要由參數范圍限定，而實(shí)驗例及其效果才是概括的權利要求是否能夠得到說(shuō)明書(shū)支持的關(guān)鍵因素。

一篇優(yōu)秀的專(zhuān)利文件需要經(jīng)得住各國制度的考驗，對于參數發(fā)明，實(shí)驗例是其保護范圍、穩定性的關(guān)鍵，只有充分注重實(shí)驗例的布局和合理性才能夠在更多國家謀求更大的利益。

（原標題：中日“支持問(wèn)題”的判例對參數發(fā)明撰寫(xiě)的啟示）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：孫輝 成都超凡明遠知識產(chǎn)權代理有限公司

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：中日“支持問(wèn)題”的判例對參數發(fā)明撰寫(xiě)的啟示（點(diǎn)擊標題查看原文）

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