最高法談 | 平行無(wú)效宣告程序中權利要求修改的影響

#本文僅代表作者觀(guān)點(diǎn)，不代表IPRdaily立場(chǎng)#

原標題：平行無(wú)效宣告程序中權利要求修改的影響

同一專(zhuān)利權的多個(gè)無(wú)效宣告請求審查程序中，專(zhuān)利權人在其中一個(gè)程序中修改了權利要求且該修改被國家知識產(chǎn)權局接受的，以修改前的權利要求為審查基礎的在后被訴決定引發(fā)的專(zhuān)利確權行政案件，因審查基礎已不復存在而無(wú)繼續審理之必要。此時(shí)，人民法院應當撤銷(xiāo)有關(guān)在后被訴決定，但無(wú)需判令國家知識產(chǎn)權局重新作出決定。

平行無(wú)效宣告程序中權利要求修改的影響

——（2020）最高法知行終93號

關(guān)鍵詞

實(shí)用新型專(zhuān)利 無(wú)效宣告程序 修改權利要求 審查基礎

基本案情

上訴人蓋組織管理及投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)蓋組織公司）與被上訴人國家知識產(chǎn)權局、原審第三人深圳納斯威電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)納斯威公司）實(shí)用新型專(zhuān)利權無(wú)效行政糾紛案中，涉及申請號為201390000237.9、名稱(chēng)為“頭發(fā)矯直刷”的實(shí)用新型專(zhuān)利（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本專(zhuān)利）。

專(zhuān)利權人為蓋組織公司。納斯威公司請求宣告本專(zhuān)利無(wú)效。

國家知識產(chǎn)權局作出第30338號無(wú)效宣告請求審查決定（以下簡(jiǎn)稱(chēng)被訴決定），宣告本專(zhuān)利無(wú)效。

蓋組織公司不服被訴決定，向北京知識產(chǎn)權法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)一審法院）提起訴訟，請求判令撤銷(xiāo)被訴決定并責令國家知識產(chǎn)權局重新作出決定。

一審法院認為，被訴決定審理基礎為本專(zhuān)利授權公告時(shí)的權利要求，而蓋組織公司在針對本專(zhuān)利的另一無(wú)效程序中修改了前述權利要求且該修改后的權利要求已被國家知識產(chǎn)權局接受，因此被訴決定的審理已不具有實(shí)質(zhì)意義，判決駁回蓋組織公司的訴訟請求。

蓋組織公司不服，向最高人民法院提起上訴，主張在涉及本專(zhuān)利的兩個(gè)無(wú)效決定均未生效的情況下，本專(zhuān)利的另一無(wú)效決定并未導致本案被訴決定的審查基礎發(fā)生變化，仍應對本案被訴決定作實(shí)質(zhì)審理。

最高人民法院于2020年12月3日撤銷(xiāo)一審判決和被訴決定，駁回蓋組織公司的其他上訴請求。

裁判意見(jiàn)

最高人民法院二審認為，在涉及同一專(zhuān)利權的多個(gè)無(wú)效宣告請求審查程序中，專(zhuān)利權人在其中一個(gè)程序中對權利要求進(jìn)行了修改，且該修改符合專(zhuān)利法規定的，應當視為專(zhuān)利權人對原權利要求的放棄。

專(zhuān)利權人對其權利的處分，必然會(huì )對其他尚未完成的、涉及同一專(zhuān)利權無(wú)效宣告請求審查行政程序及后續的行政訴訟程序產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

在另案無(wú)效決定涉及的無(wú)效宣告請求程序中，蓋組織公司作為專(zhuān)利權人修改了權利要求書(shū)且已被國家知識產(chǎn)權局接受，修改方式為刪除權利要求1、4、9，將權利要求1、4、9合并為新的權利要求1，并相應修改其余權利要求的編號和引用關(guān)系。

上述修改構成對其修改前的權利要求的放棄，必然會(huì )對同時(shí)正在進(jìn)行中的無(wú)效宣告請求程序，即本案涉及的無(wú)效宣告請求審查程序產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

在此情況下，本案的無(wú)效請求審查程序不應再基于本專(zhuān)利授權公告時(shí)的權利要求書(shū)即修改前的權利要求繼續審查并作出決定。

另案無(wú)效決定于2016年10月18日作出，宣告本專(zhuān)利權全部無(wú)效，而國家知識產(chǎn)權局又基于授權公告時(shí)即修改前的權利要求于同月19日作出本案被訴決定宣告本專(zhuān)利全部無(wú)效。

本案被訴決定作出時(shí)，其審查基礎實(shí)質(zhì)上已不復存在而無(wú)繼續審查之必要，故應對已作出的被訴決定予以撤銷(xiāo)，且國家知識產(chǎn)權局也無(wú)需重新作出決定。

一審判決關(guān)于被訴決定的審理基礎已經(jīng)發(fā)生變化，針對被訴決定的審理已不具有實(shí)質(zhì)意義的認定正確，但未對本案被訴決定作出處理，予以糾正。

附：判決書(shū)

中華人民共和國最高人民法院

行政判決書(shū)

（2020）最高法知行終93號

上訴人（原審原告）：蓋組織管理及投資服務(wù)有限公司（Guy A.Shaked Investments Ltd.）。

代表人：奧利·蓋（Orly Guy），該公司董事兼法律顧問(wèn)。

委托訴訟代理人：孫志敞，北京本慧統道律師事務(wù)所律師。

委托訴訟代理人：寧曉，北京本慧統道律師事務(wù)所律師。

被上訴人（原審被告）：國家知識產(chǎn)權局。

法定代表人：申長(cháng)雨，該局局長(cháng)。

委托訴訟代理人：杜宇，該局審查員。

委托訴訟代理人：趙鑫，該局審查員。

原審第三人：深圳納斯威電子有限公司。

法定代表人：吳西臣，該公司總經(jīng)理。

上訴人蓋組織管理及投資服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)蓋組織公司）因與國家知識產(chǎn)權局、深圳納斯威電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)納斯威公司）實(shí)用新型專(zhuān)利權無(wú)效行政糾紛一案，不服北京知識產(chǎn)權法院2019年10月21日作出的（2017）京73行初2435號行政判決，向本院提起上訴。本院于2020年4月9日立案后，依法組成合議庭對本案進(jìn)行了審理。本案現已審理終結。

蓋組織公司上訴請求：1.撤銷(xiāo)原審判決，改判撤銷(xiāo)國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利復審委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)利復審委員會(huì )）作出的第30338號無(wú)效宣告請求審查決定（以下簡(jiǎn)稱(chēng)被訴決定）；2.判令國家知識產(chǎn)權局針對本案重新作出無(wú)效請求審查決定；3.判令國家知識產(chǎn)權局承擔本案一審、二審的全部訴訟費用。事實(shí)和理由：原審判決事實(shí)認定不清、適用法律不正確。本案涉及申請號為201390000237.9，名稱(chēng)為“頭發(fā)矯直刷”的發(fā)明專(zhuān)利（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本專(zhuān)利），原審判決中關(guān)于“被訴決定的審理基礎已經(jīng)發(fā)生變化，針對被訴決定的審理已不具有實(shí)質(zhì)意義”的認定不能成立。首先，在本專(zhuān)利的兩個(gè)無(wú)效案件的爭議焦點(diǎn)緊密相關(guān)的情況下，涉案被訴決定對另一個(gè)無(wú)效決定的審判結果具有實(shí)質(zhì)性的影響，針對被訴決定的審理仍具有實(shí)質(zhì)意義。其次，在涉及本專(zhuān)利的兩個(gè)無(wú)效決定均未生效的情況下，本專(zhuān)利的另一個(gè)決定并沒(méi)有導致涉案被訴決定的審查基礎發(fā)生變化，原審法院仍應對被訴決定進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的審理和判決。

國家知識產(chǎn)權局辯稱(chēng)：同意原審判決，請求駁回上訴，維持原判。

納斯威公司述稱(chēng)：請求駁回上訴，維持原判。

蓋組織公司向原審法院提起訴訟，原審法院于2017年8月13日立案受理。蓋組織公司起訴請求：撤銷(xiāo)被訴決定，并責令國家知識產(chǎn)權局重新作出決定。

國家知識產(chǎn)權局原審辯稱(chēng)：被訴決定認定事實(shí)清楚，適用法律正確，請求依法駁回蓋組織公司的訴訟請求。

納斯威公司原審述稱(chēng)：被訴決定認定事實(shí)清楚，適用法律正確，請求依法駁回蓋組織公司的訴訟請求。

原審法院經(jīng)審理查明：本專(zhuān)利系申請號為201390000237.9，名稱(chēng)為“頭發(fā)矯直刷”的發(fā)明專(zhuān)利。其申請日為2013年5月16日，優(yōu)先權日為2012年5月17日、2013年1月6日，授權公告日為2015年1月14日，專(zhuān)利權人為蓋組織公司。

本專(zhuān)利授權公告時(shí)的權利要求書(shū)如下：

“1.一種頭發(fā)矯直刷，其特征在于，包括：

多個(gè)加熱件，所述加熱件從所述頭發(fā)矯直刷表面伸出，并以一設定密度分散在所述頭發(fā)矯直刷表面的至少一部分上；及

多個(gè)間隔件，所述間隔件用于使所述加熱件的突出末端與所刷頭皮之間保持一與所述間隔件的恢復力相關(guān)的設定距離，并以所述設定密度分散在所述頭發(fā)矯直刷表面的至少一部分上，所述設定密度用于保證所述設定距離得以保持。

2.根據權利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，所述加熱件的突出末端與所刷頭皮之間的所述設定距離為1-30毫米。

3.根據權利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，所述加熱件的所述設定密度為0.2-15個(gè)/平方厘米。

4.根據權利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，至少一部分所述間隔件連接在對應加熱件的頂端。

5.根據權利要求4所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，連接于所述對應加熱件的頂端的至少一部分所述間隔件包含一硅帽。

6.根據權利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，還包括一加熱源，以加熱所述加熱件。

7.根據權利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，至少一部分所述加熱件包含一內部的加熱源。

8.根據權利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，還包括一控制單元，以控制所述加熱件。

9.根據權利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，所述頭發(fā)矯直刷為單面刷。

10.根據權利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，所述加熱件和所述間隔件的所述設定密度在所述頭發(fā)矯直刷的表面是變化的，在至少一場(chǎng)景下，所述設定密度與保持所述加熱件的突出末端和所述頭皮之間的所述設定距離相關(guān)?！?/p>

針對本專(zhuān)利權，納斯威公司于2015年9月21日向專(zhuān)利復審委員會(huì )提出了無(wú)效宣告請求。專(zhuān)利復審委員會(huì )于2016年10月19日作出被訴決定，宣告本專(zhuān)利權全部無(wú)效。

此外，納斯威公司還曾于2016年2月1日對本專(zhuān)利權提出無(wú)效宣告請求，在該無(wú)效程序中，蓋組織公司修改了權利要求，在授權公告文本基礎上，刪除權利要求1、4、9，將權利要求1、4、9合并為新的權利要求1，并相應修改其余權利要求的編號和引用關(guān)系，修改后權利要求1-8內容如下：

“1.一種頭發(fā)矯直刷，其特征在于，包括：

多個(gè)加熱件，所述加熱件從所述頭發(fā)矯直刷表面伸出，并以一設定密度分散在所述頭發(fā)矯直刷表面的至少一部分上；及

多個(gè)間隔件，所述間隔件用于使所述加熱件的突出末端與所刷頭皮之間保持一與所述間隔件的恢復力相關(guān)的設定距離，并以所述設定密度分散在所述頭發(fā)矯直刷表面的至少一部分上，所述設定密度用于保證所述設定距離得以保持；

其中，至少一部分所述間隔件連接在對應加熱件的頂端；所述頭發(fā)矯直刷為單面刷。

2.根據權利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，所述加熱件的突出末端與所刷頭皮之間的所述設定距離為1-30毫米。

3.根據權利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，所述加熱件的所述設定密度為0.2-15個(gè)/平方厘米。

4.根據權利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，連接于所述對應加熱件的頂端的至少一部分所述間隔件包含一硅帽。

5.根據權利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，還包括一加熱源，以加熱所述加熱件。

6.根據權利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，至少一部分所述加熱件包含一內部的加熱源。

7.根據權利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，還包括一控制單元，以控制所述加熱件。

8.根據權利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，所述加熱件和所述間隔件的所述設定密度在所述頭發(fā)矯直刷的表面是變化的，在至少一場(chǎng)景下，所述設定密度與保持所述加熱件的突出末端和所述頭皮之間的所述設定距離相關(guān)?！?/p>

專(zhuān)利復審委員會(huì )經(jīng)審查后認定蓋組織公司對本專(zhuān)利權利要求的修改符合《專(zhuān)利審查指南》的相關(guān)規定，并在修改后的權利要求的基礎上，于2016年10月18日作出第30358號無(wú)效宣告請求審查決定（以下簡(jiǎn)稱(chēng)第30358號決定），宣告本專(zhuān)利權無(wú)效。

蓋組織公司不服第30358號決定，起訴至原審法院。

原審法院認為，蓋組織公司的訴訟請求是撤銷(xiāo)被訴決定。因被訴決定審理的基礎為本專(zhuān)利授權公告時(shí)的權利要求，而在針對本專(zhuān)利的另一個(gè)無(wú)效案件中，蓋組織公司修改了前述權利要求，且該修改后的權利要求已被專(zhuān)利復審委員會(huì )接受?；诖?，本案被訴決定的審理基礎已經(jīng)發(fā)生變化，針對被訴決定的審理已不具有實(shí)質(zhì)意義。據此，蓋組織公司要求撤銷(xiāo)被訴決定的訴訟請求原審法院不予支持。

原審法院判決：駁回蓋組織公司的訴訟請求。案件受理費100元，由蓋組織公司負擔。

二審中，當事人沒(méi)有提交新的證據。

原審法院查明的事實(shí)基本屬實(shí)，本院予以確認。

本院另查明：蓋組織公司不服第30358號決定向原審法院提起行政訴訟，原審法院于2017年4月10日立案受理，蓋組織公司在該案中的訴訟請求為依法撤銷(xiāo)第30358號決定并責令國家知識產(chǎn)權局重新作出決定。原審法院就該案于2019年10月21日作出的（2017）京73行初2434號行政判決，判決駁回蓋組織公司的訴訟請求。蓋組織公司不服（2017）京73行初2434號行政判決，向本院提起上訴。本院經(jīng)審理后，已于2020年9月16日作出（2020）最高法知行終358號行政判決，判決：駁回上訴，維持原判。

本院認為，在涉及同一專(zhuān)利權的多個(gè)無(wú)效宣告請求審查程序中，專(zhuān)利權人在其中一個(gè)程序中對權利要求進(jìn)行了修改，且該修改符合專(zhuān)利法規定的，應當視為專(zhuān)利權人對原權利要求的放棄，專(zhuān)利權人對其權利的處分必然會(huì )對其他尚未完成的，涉及同一專(zhuān)利權無(wú)效宣告請求審查行政程序及后續的行政訴訟程序產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

在第30358號決定涉及的無(wú)效宣告請求程序中，蓋組織公司作為專(zhuān)利權人修改了權利要求書(shū)且已被國家知識產(chǎn)權局接受，修改方式為刪除權利要求1、4、9，將權利要求1、4、9合并為新的權利要求1，并相應修改其余權利要求的編號和引用關(guān)系,上述修改構成對其修改前的權利要求的放棄，必然會(huì )對同時(shí)正在進(jìn)行中的無(wú)效宣告請求程序即本案涉及的無(wú)效宣告請求審查程序產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。在此情況下，本案的無(wú)效請求審查程序不應再基于本專(zhuān)利授權公告時(shí)的權利要求書(shū)即修改前的權利要求繼續審查并作出決定。第30358號決定于2016年10月18日作出，宣告本專(zhuān)利權全部無(wú)效，而專(zhuān)利復審委員會(huì )又基于授權公告時(shí)即修改前的權利要求于同月19日作出本案被訴決定宣告本專(zhuān)利權全部無(wú)效。本案被訴決定作出時(shí)，實(shí)質(zhì)上審查基礎已不復存在而無(wú)繼續審查之必要，故應對已作出的被訴決定予以撤銷(xiāo)，且國家知識產(chǎn)權局也無(wú)需重新作出審查決定。原審判決關(guān)于被訴決定的審理基礎已經(jīng)發(fā)生變化，針對被訴決定的審理已不具有實(shí)質(zhì)意義的認定正確，但未對本案被訴決定作出處理，本院予以糾正。

綜上所述，蓋組織公司的上訴請求部分成立。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第七十條第三項、第八十九條第一款第二項規定，判決如下：

一、撤銷(xiāo)北京知識產(chǎn)權法院（2017）京73行初2435號行政判決；　

二、撤銷(xiāo)國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利復審委員會(huì )作出的第30338號無(wú)效宣告請求審查決定；

三、駁回蓋組織管理及投資股份有限公司的其他上訴請求。

一審案件受理費100元，由蓋組織管理及投資股份有限公司負擔。二審案件受理費100元，由蓋組織管理及投資股份有限公司負擔。

本判決為終審判決。

審判長(cháng) 岑宏宇

審判員 佘朝陽(yáng)

審判員 陳瑞子

二○二○年十二月三日

法官助理 諸方卉

書(shū)記員 興源

裁判要點(diǎn)

來(lái)源：最高人民法院知識產(chǎn)權法庭

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：最高法談 | 平行無(wú)效宣告程序中權利要求修改的影響（點(diǎn)擊標題查看原文）

與光同行！2021年中國“40位40歲以下企業(yè)知識產(chǎn)權精英”榜單揭曉

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily是全球領(lǐng)先的知識產(chǎn)權綜合信息服務(wù)提供商，致力于連接全球知識產(chǎn)權與科技創(chuàng )新人才。匯聚了來(lái)自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個(gè)國家和地區的高科技公司及成長(cháng)型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權負責人，還有來(lái)自政府、律師及代理事務(wù)所、研發(fā)或服務(wù)機構的全球近100萬(wàn)用戶(hù)（國內70余萬(wàn)+海外近30萬(wàn)），2019年全年全網(wǎng)頁(yè)面瀏覽量已經(jīng)突破過(guò)億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來(lái)自最高人民法院知識產(chǎn)權法庭并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉載此文章須經(jīng)權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場(chǎng)，如若轉載，請注明出處：“http://qaqi.cn