企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（一）│英國商標注冊制度詳解

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來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：杜京燕 中國貿促會(huì )專(zhuān)利商標事務(wù)所

原標題：英國商標注冊制度詳解

隨著(zhù)中國企業(yè)走出去步伐的加大和知識產(chǎn)權保護意識的增強，中國企業(yè)的海外商標需求不再停留在僅取得商標注冊，而是需要積極應對他人對自身商標權發(fā)起的挑戰，以及主動(dòng)出擊捍衛自身商標權利。本文將詳細介紹英國商標注冊制度，以幫助中國企業(yè)充分評估注冊風(fēng)險，以最小成本實(shí)現英國商標的注冊和維權，順利發(fā)展英國市場(chǎng)。

英國是全球十大經(jīng)濟體之一，是中國重要的貿易伙伴。隨著(zhù)兩國經(jīng)貿關(guān)系的加深，以及英國正式脫歐，歐盟注冊商標將不再在英國獲保護，企業(yè)在英國注冊商標的需求越來(lái)越迫切。本文將詳細介紹英國商標注冊制度，以幫助中國企業(yè)充分評估注冊風(fēng)險，以最小成本實(shí)現英國商標的注冊和維權，順利發(fā)展英國市場(chǎng)。

一、商標審查程序的特殊之處

英國商標注冊申請審查程序是先實(shí)審，后公告。但英國的商標審查只進(jìn)行絕對理由審查，無(wú)相對理由審查。審查員經(jīng)實(shí)質(zhì)審查發(fā)現在相同或類(lèi)似商品上存在在先相同或近似商標后，不會(huì )因為檢索到在先商標而駁回申請人的商標注冊申請，而是會(huì )下發(fā)審查意見(jiàn)書(shū)，通知申請人存在的在先商標情形，由申請人決定是否繼續申請，或是根據在先商標注冊信息決定是否刪除某些商品或限定商品范圍，以減小被在先商標權利人提異議的機率。這時(shí)申請人可以選擇答復審查意見(jiàn)或不答復。答復審查意見(jiàn)，爭辯商標不近似，這種方式偶爾會(huì )有幫助，如果能說(shuō)服審查員，審查員將不會(huì )主動(dòng)通知“認定”的在先權利人。但在實(shí)踐中，能在此階段改變審查員決定，使審查員撤回反對意見(jiàn)的可能性較小，因為只要存在一絲疑慮，出于對在先商標權利人利益的保護，審查員都會(huì )通知在先權利人。如果不答復審查意見(jiàn)，商標申請將予以公告，同時(shí)，審查員會(huì )通知在先商標權利人本件商標的公告事宜，供在先商標權利人考慮是否對公告商標提異議。

二、反對申請商標注冊的途徑

在英國商標注冊程序設置下，有以下三個(gè)途徑反對申請商標注冊：

（一）提交第三方觀(guān)察意見(jiàn)（Third party observations）

第三方觀(guān)察意見(jiàn)在商標獲注冊前都可以提交，由于它不是正式的法律行為，英國知識產(chǎn)權局對于收到的第三方觀(guān)察意見(jiàn)不是一定會(huì )采取行動(dòng)，但是官方可能會(huì )根據觀(guān)察意見(jiàn)中提供的證據支持之后針對申請提交的異議。官方會(huì )將收到的所有第三方觀(guān)察意見(jiàn)全部轉達給申請人。

（二）標準異議程序（Opposition）

相比提交第三方觀(guān)察意見(jiàn)，提異議是法律程序，也是成功阻止商標注冊的最好方式。英國的異議程序又分為標準異議程序和快速通道異議程序。在標準異議程序下，任何人可基于絕對理由（例如商標描述性、缺乏顯著(zhù)性等）提異議，但只有在先商標所有人或在先權利人可基于相對理由提異議。

英國商標公告期為2個(gè)月，在先權利人可在此期間對公告商標提異議，同時(shí)潛在異議人可在公告后2個(gè)月內提交“潛在異議通知(Notice of threatened opposition)”, 申請將異議期限延至3個(gè)月，以有更多的時(shí)間決定是否提異議或是準備提異議。提交“潛在異議通知”并不開(kāi)啟異議程序，只是一種申請延期提交異議的方式，而只有在提交了正式的“異議通知(Notice of opposition)”之后，才正式啟動(dòng)異議程序。

英國知識產(chǎn)權局對異議人提交的異議申請作形式審查后，會(huì )將接受的異議申請轉達給申請人，申請人需在收到異議通知后的2個(gè)月期限內提交抗辯書(shū)（Notice of defense and counterstatement）,說(shuō)明是否同意異議人的主張和異議理由，陳述反駁異議人主張的理由。值得注意的是，如果申請人未在規定期限內提交抗辯書(shū)，申請將被視為放棄。對于只對部分商品提交的異議，申請在異議商品上被視為放棄，在未被異議的商品上將獲準注冊。

如果雙方此時(shí)一致同意尋求協(xié)商方式解決，以避免提交證據和書(shū)面陳述的費用，可由任一方在這2個(gè)月期限內提交“冷靜期申請(Request for a cooling off period)”，產(chǎn)權局將給予雙方由申請人收到異議通知之日起計9個(gè)月的時(shí)間供雙方協(xié)商談判。冷靜期還可以申請再延長(cháng)9個(gè)月（最長(cháng)18個(gè)月的冷靜期）。

如果談判破裂，任何一方可結束“冷靜期”。申請人以提交“抗辯書(shū)”的方式結束冷靜期，而異議人則以提交“申請終止冷靜期”的方式進(jìn)行，申請人需在異議人申請終止冷靜期后1個(gè)月內提交抗辯書(shū)。

知識產(chǎn)權局會(huì )對申請人提交的抗辯書(shū)進(jìn)行形式審查，將獲接受的抗辯書(shū)發(fā)送給異議人，同時(shí)設定雙方提交證據和書(shū)面陳述的期限。如果一方不希望提交證據，僅想就對方提交的證據作出評論或質(zhì)疑有效性，可以提交書(shū)面陳述。一般來(lái)講，產(chǎn)權局設定的提交證據的期限都被認為是足夠的，因此一般不準予延期，除非是一些特殊情況才被準予延期提交證據。

證據或書(shū)面陳述提交階段結束后，雙方可提交總結性陳述或是申請聆訊（Hearing）。任意一方均可申請聆訊。聆訊官根據在案文件或聆訊，作出書(shū)面異議決定。對于由對方申請的聆訊，另一方可選擇出席或不出席，但通常來(lái)講，出席聆訊可以有機會(huì )當面向聆訊官陳述案件和理由，回答聆訊官的提問(wèn)，對于當事人來(lái)講更有利。

異議程序中贏(yíng)的一方可以要求費用賠償。判付的費用并不覆蓋獲勝方的全部支出，而只是部分。由于英國知識產(chǎn)權局并不負責費用的執行，而是由贏(yíng)方敦促另一方執行，因此實(shí)踐中，判定的費用通常無(wú)法執行，尤其是對于雙方都在其他國家的情況。

關(guān)于異議程序的救濟，任何一方如果不服異議決定，可以自決定下發(fā)之日起28日內向指定人員或高等法院提出上訴?！爸付ㄈ藛T”是指英國司法部指定的高級知識產(chǎn)權律師，相比向高等法院起訴的方式來(lái)講，費用更經(jīng)濟。指定人員的裁決是終局的，而高等法院的裁定仍可上訴至上訴法院。

（三）快速通道異議程序(Fast track opposition）

快速通道異議程序為企業(yè)保護其商標提供了一種更快、更經(jīng)濟、更簡(jiǎn)單的方式。那么何為快速通道異議呢？

快速通道異議程序適用于在先注冊的相同或近似商標所有人基于商標完全相同或混淆可能性的理由提交的異議，僅在先注冊商標所有人可以使用快速通道異議程序提異議。對于在先商標注冊滿(mǎn)5年的異議人，如果提交快速通道異議申請，需同時(shí)提交商標在被異議商標申請日起前5年內的使用證據。不能提交使用證據的異議人，或有意觀(guān)望申請人是否作此要求的異議人，可提交標準異議申請。

在先權利人啟動(dòng)快速通道異議程序提異議后，如果審查員認為案件不符合快速通道異議程序要求，但符合標準異議程序要求，可將異議轉換為標準異議程序。

快速通道異議程序下，提交異議申請的期限和標準異議程序一樣，也是自商標公告日起2個(gè)月內，或是在最初的2個(gè)月的期限內以提交“潛在異議通知”的方式申請將異議期限延期至3個(gè)月。異議人需提交“快速通道異議通知(Notice of fast track opposition)”啟動(dòng)快速通道異議程序。

后續異議流程都與標準異議程序一樣，知識產(chǎn)權局在對收到的快速通道異議通知進(jìn)行形式審查后，將異議通知轉達給申請人，申請人自收到異議通知后2個(gè)月內提交抗辯書(shū)。如果雙方同意進(jìn)入冷靜期，提交“冷靜期申請”后，可延長(cháng)申請人提交抗辯的期限。冷靜期還可以申請再延長(cháng)9個(gè)月（最長(cháng)18個(gè)月的冷靜期）。值得注意的是，如果申請人未在規定期限內提交抗辯，申請將被視為放棄。

但不同的是在證據提交階段結束后，在快速通道異議程序下，只有在特殊情況下，才準予聆訊的請求。因此如果爭議比較復雜，需要聆訊，應考慮提交標準異議申請。如果準予聆訊，雙方可以以提交書(shū)面陳述的方式進(jìn)行爭辯。

快速通道異議程序最大的優(yōu)勢即是效率。在快速通道異議程序下，下發(fā)異議決定的時(shí)間一般為3個(gè)月，而在標準異議程序下，作出異議決定的時(shí)間一般為12-15個(gè)月。不過(guò)，在關(guān)于費用的判付上，快速通道異議程序中判付費用的限額為500英鎊（不包括官費），標準異議程序中判付費用則由英國知識產(chǎn)權局基于公布的固定費用標準決定。

后續救濟措施與標準程序相同，可以自決定下發(fā)之日起28日內向指定人員或高等法院提出上訴。

三、反對已注冊商標的途徑

（一）無(wú)效程序（Invalidation）

在英國，商標獲準注冊后，可隨時(shí)被他人基于絕對理由和相對理由申請無(wú)效。對于申請注冊商標無(wú)效的主體資格要求，根據當局規定，對于異議公告日期為2007年10月1日之前的注冊商標，任何人可基于絕對理由和/或相對理由申請宣告商標無(wú)效；對于異議公告日期為2007年10月1日和之后的注冊商標，任何人可基于絕對理由申請宣告商標無(wú)效，但只有在先商標或權利所有人和被許可人可基于相對理由申請宣告無(wú)效。

商標注冊人需在收到無(wú)效申請通知日起2個(gè)月內提交抗辯書(shū)。和異議程序中申請人提交抗辯的期限可在滿(mǎn)足設定條件下申請延長(cháng)不同，這一期限不可以申請延期。如果商標注冊人未在規定期限內提交抗辯，將被視作不反對無(wú)效宣告申請，因此，如果無(wú)效申請是針對部分商品或服務(wù)項目提交的，注冊商標在這部分商品或服務(wù)項目上將被宣告無(wú)效，在其他保留商品或服務(wù)項目上維持注冊。如果無(wú)效申請是針對全部注冊商品或服務(wù)，那么整件商標注冊將被宣告無(wú)效。

商標注冊人提交抗辯后，接下來(lái)則是由雙方在知識產(chǎn)權局設定的期限內提交證據或書(shū)面陳述。一方均可選擇不提交證據，而以信函的形式提交書(shū)面陳述，對對方提交的證據進(jìn)行質(zhì)證。同異議程序一樣，證據提交的期限一般不準予延期，除非是一些特殊情況才被準予延期提交證據。

證據或書(shū)面陳述提交階段結束后，雙方可提交總結性陳述或是申請聆訊。任意一方均可申請聆訊。聆訊官根據在案文件或聆訊，作出書(shū)面異議決定。后續救濟措施和標準異議程序相同。

（二）撤銷(xiāo)程序（Revocation）

任何人可基于已注冊商標五年未使用對商標提撤銷(xiāo)。此外，可隨時(shí)基于商標成為通用名稱(chēng)或商標的使用會(huì )誤導公眾對注冊商標申請撤銷(xiāo)。

四、啟示與借鑒

知悉并理解注冊國家的商標注冊制度，對于預見(jiàn)商標的注冊前景及應對、解決糾紛，控制程序費用成本具有重要意義。隨著(zhù)中國企業(yè)走出去步伐的加大和知識產(chǎn)權保護意識的增強，中國企業(yè)的海外商標需求不再停留在僅取得商標注冊，而是需要積極應對他人對自身商標權發(fā)起的挑戰，以及主動(dòng)出擊捍衛自身商標權利。而熟悉注冊國商標注冊制度和程序設置，有利于企業(yè)降低注冊和維權成本。以本文討論的英國為例，英國知識產(chǎn)權局建議異議或無(wú)效申請人在提交異議或無(wú)效申請前主動(dòng)接觸商標申請人，要求對方主動(dòng)撤回申請或放棄注冊，或是雙方商討是否可不通過(guò)法律程序的方式解決沖突。如果異議人或無(wú)效宣告申請人沒(méi)有進(jìn)行這一步，會(huì )被認作沒(méi)有采取“適宜的行動(dòng)”，從而對異議或無(wú)效裁定時(shí)的費用判付產(chǎn)生負面影響。

同樣，如果商標申請人或權利人收到異議通知或無(wú)效申請通知后，可以考慮聯(lián)系對方，看是否能通過(guò)友好協(xié)商的方式解決。例如，雙方可以溝通各自經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范疇，劃定核心商品項目，以通過(guò)修改或放棄部分指定商品或服務(wù)項目的方式，滿(mǎn)足對方的要求，解決潛在沖突，避免異議或無(wú)效程序。如果申請人無(wú)意爭取商標權利，也應盡早決定是否主動(dòng)放棄申請或注冊，否則仍可能在異議或無(wú)效中程序開(kāi)始后被判付贏(yíng)的一方費用。

而從另一方面思考，英國商標注冊制度體現了尊重商標權利人意思自治的立法精神，在這一制度下，當局不對商標申請進(jìn)行相對理由審查，在商標注冊后的無(wú)效程序中甚至沒(méi)有限定申請無(wú)效的時(shí)間，而是規定為“隨時(shí)”，這就像是一把雙刃劍，雖然沒(méi)有了駁回風(fēng)險，增加了注冊機率，但在使商標更容易獲注冊的同時(shí)，無(wú)疑是增加了商標注冊后的風(fēng)險。根據我們代理的案件經(jīng)驗，商標申請人可能更要小心防范在先權利人的“后發(fā)制人”行動(dòng)，比如等待申請人的商標在多年使用成為成熟商標、變得更有市場(chǎng)價(jià)值后，再發(fā)起無(wú)效請求，給權利人造成更大威脅并贏(yíng)得更佳談判籌碼。因此，對于商標申請人來(lái)說(shuō)，在英國以及類(lèi)似制度的歐洲地區，更應高度重視商標申請前的查詢(xún)，提高警惕，做好防范措施。

參考網(wǎng)址：

英國知識產(chǎn)權局網(wǎng)站（https://www.gov.uk/topic/intellectual-property）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：杜京燕 中國貿促會(huì )所專(zhuān)利商標事務(wù)

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（一）│Optis Wireless 訴 Apple案的判決對SEP專(zhuān)利侵權損害賠償的意義（點(diǎn)擊標題查看原文）

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