這種“討巧”的商標申請和使用，存在被撤銷(xiāo)的風(fēng)險嗎？

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作者：葛勝濤

原標題：這種“討巧”的商標申請和使用，存在被撤銷(xiāo)的風(fēng)險嗎？

在商標申請、注冊數量越來(lái)越龐大的今天,申請人欲申請的名稱(chēng)與在先注冊或申請的商標完全不近似的可能性越來(lái)越低。近期筆者發(fā)現多起相對“討巧”的商標申請和使用案例，申請人的商標因為在先近似商標阻礙被駁回，申請人通過(guò)“加字”的方式順利通過(guò)了商標審查，在實(shí)際使用過(guò)程中通過(guò)“技巧”性規避，“完美”達到了申請人最初的品牌設想。但是這種“討巧”的商標申請和使用行為，存在被撤銷(xiāo)的風(fēng)險嗎？

隨著(zhù)我國知識產(chǎn)權制度的完善和各類(lèi)市場(chǎng)主體商標品牌意識的增強，店鋪門(mén)頭、企業(yè)字號、產(chǎn)品名稱(chēng)（logo）等標識在投入使用前進(jìn)行商標檢索分析已經(jīng)被越來(lái)越多經(jīng)營(yíng)者所重視。

當前，商標申請中流行著(zhù)一段話(huà)：“兩個(gè)字的名稱(chēng)不能注冊，三個(gè)字的名稱(chēng)所剩無(wú)幾，四個(gè)字的名稱(chēng)抓緊爭取，五個(gè)字的名稱(chēng)皆大歡喜”。雖然是一句戲言，但也從側面反映出在商標申請、注冊數量越來(lái)越龐大的今天，商標申請人將一種或幾種構成要素進(jìn)行排列組合后創(chuàng )造出的新商標與在先注冊或申請的商標完全不近似的可能性越來(lái)越低。

相關(guān)數據顯示，2020年，中國商標累計申請量9358578件，連續17年位居世界第一。中國每萬(wàn)戶(hù)市場(chǎng)主體的平均有效商標擁有量為1520件，與2011年的1074件相比有了顯著(zhù)提高[1]。而中國的漢字一共只有86699個(gè)左右，未來(lái)2-3個(gè)字的商標注冊的成功機率將會(huì )大幅度縮小。

一、商標申請中的“喜”與“憂(yōu)”

當拿到一個(gè)名稱(chēng)，在檢索分析后，偶爾遇到極少數沒(méi)有在先高度近似商標的名稱(chēng)，商標代理人的心情絕對比客戶(hù)還要激動(dòng)，立即馬上告知申請人這個(gè)名字注冊成功率比較高，請抓緊時(shí)間提交申請。但是，大部分出現的情景卻是遺憾的告知申請人：“您這個(gè)名稱(chēng)（或logo）在某某產(chǎn)品（或服務(wù)）上已經(jīng)有在先相同或高度近似商標已經(jīng)獲準注冊，要不咱再想想其他名字？”。

雖然愛(ài)因斯坦曾說(shuō)過(guò)“提出一個(gè)問(wèn)題比解決一個(gè)問(wèn)題更重要”，但是在面對申請人構思的名稱(chēng)因在先注冊商標的阻礙不能注冊時(shí)，能同時(shí)提出一套解決方案幫申請人獲得商標注冊，一定會(huì )獲得申請人的稱(chēng)贊和肯定。

解決在先近似商標阻礙的方案一般有以下幾種方案：

其一，是通過(guò)撤三、無(wú)效宣告等途徑將在先障礙商標進(jìn)行撤銷(xiāo)或無(wú)效后再遞交新的申請。但是此種方案往往只適用于在先阻礙商標較少，且存在被撤銷(xiāo)或無(wú)效情形的狀況下。

其二，是通過(guò)與在先注冊商標人聯(lián)系，尋求商標共存。當前，在客觀(guān)上商標近似的可能性越來(lái)越高，商標共存同意書(shū)作為在后申請人克服在先權利沖突并最終取得商標注冊的一條捷徑越來(lái)越受到國內外申請人的重視[2]。在實(shí)踐中，無(wú)論是在商標評審階段還是司法程序中，涉及商標共存同意書(shū)的案件均呈現出明顯的上升趨勢。

其三，對當前準備申請注冊的名稱(chēng)進(jìn)行適當的改動(dòng)。國家知識產(chǎn)權局發(fā)布的《商標審理審查指南（2021）》中詳細列明了商標近似的審查標準，如果通過(guò)“加字”的方式與在先阻礙商標產(chǎn)生明顯區別，則商標獲準注冊的成功率則會(huì )大幅度提升。此種方式雖然對申請人來(lái)說(shuō)有種忍痛割?lèi)?ài)的感覺(jué)，但是在出入不大的情況下無(wú)疑是一種花費最小的方式。

以上三種方案，第一種和第二種的成本往往較高，且適用條件相對苛刻。相比較而言，第三種方案的花費和時(shí)間成本都相對較低，往往被大部分商標申請人所采納。

二、幾個(gè)“討巧”的商標申請和使用案例

但是，近期筆者發(fā)現多起相對“討巧”的商標申請和使用案例，申請人的商標因為在先近似商標阻礙被駁回，申請人通過(guò)“加字”的方式順利通過(guò)了商標審查，在實(shí)際使用過(guò)程中通過(guò)“技巧”性規避，“完美”達到了申請人最初的品牌設想。

例如：A公司的主營(yíng)產(chǎn)品為金屬門(mén)窗（尼斯分類(lèi)為：0603），使用的產(chǎn)品名稱(chēng)為“凱達”，但是在提交商標申請的時(shí)候發(fā)現B公司在多年前已經(jīng)在金屬門(mén)窗這個(gè)類(lèi)別獲準注冊了“凱達”商標。A公司多次對B公司商標提出撤銷(xiāo)和無(wú)效宣告，均以失敗告終，考慮到自己的生產(chǎn)的門(mén)窗在區域內已經(jīng)小有名氣，經(jīng)營(yíng)者實(shí)在不甘另起爐灶。經(jīng)過(guò)認真研讀國家知識產(chǎn)權局《商標審查及審理標準》中商標近似判定標準，經(jīng)營(yíng)者向商標局提交了“凱達名”申請，順利避開(kāi)了在先“凱達”商標的障礙，獲準注冊。

但是在實(shí)際使用過(guò)程中，A公司一方面考慮到承繼之前本公司“凱達”品牌（未注冊商標）積累的商譽(yù)和影響，另一方面在自己獲準注冊的“凱達名”商標的右上角打上了“?”標識，但是在商標后邊又加了一個(gè)“門(mén)”字。

“凱達名?門(mén)”牌門(mén)窗就此開(kāi)始更大規模的生產(chǎn)銷(xiāo)售。

左圖：商標申請圖樣   右圖：商標實(shí)際使用圖樣

除此案例外，筆者還遇到一家做汝瓷茶具公司在2103（瓷器、陶瓷）類(lèi)別因他人在先“瑞晟”商標的障礙，申請注冊了“瑞晟汝”商標。一家做冒菜的經(jīng)營(yíng)者在43類(lèi)（提供餐飲服務(wù)）因他人在先“三顧”近似商標障礙，申請注冊了“三顧冒”商標。和A公司一樣，這兩家公司的經(jīng)營(yíng)者在實(shí)際使用中同樣是使用了“瑞晟汝瓷”和“三顧冒菜”的名稱(chēng)。不同的是“瑞晟汝瓷”的經(jīng)營(yíng)者沒(méi)有打任何“?”標識，“三顧冒菜”的經(jīng)營(yíng)者在使用中則用的是“三顧冒?菜”標識。

左圖：商標申請圖樣   右圖：商標實(shí)際使用圖樣

三、這種“討巧”的商標申請和使用行為存在風(fēng)險嗎？

最初看到這幾個(gè)案例，不禁為經(jīng)營(yíng)者或者商標代理人的idea稱(chēng)贊。但是經(jīng)過(guò)深入的思考后，便產(chǎn)生了一些疑慮，這樣“討巧”的商標申請和使用，是否存在相關(guān)隱患？

1、是否存在商標不規范使用被撤銷(xiāo)的風(fēng)險？

《商標法》第四十九條第一款規定，商標注冊人在使用注冊商標的過(guò)程中，自行改變注冊商標、注冊人名義、地址或者其他注冊事項的，由地方工商行政管理部門(mén)責令限期改正；期滿(mǎn)不改正的，由商標局撤銷(xiāo)其注冊商標。

2、“凱達名?門(mén)”商標算不算不規范使用？

一種意見(jiàn)認為不屬于不規范使用。A企業(yè)在門(mén)窗（0603）類(lèi)別申請了“凱達名”商標，實(shí)際使用中人家也在商標右上角打了“?”標識，屬于規范使用。

另一種意見(jiàn)認為屬于不規范使用。A企業(yè)雖然在門(mén)窗（0603）類(lèi)別申請了“凱達名”商標，但是實(shí)際使用中卻由加了一個(gè)字，屬于不規范使用注冊商標的情形。

兩種意見(jiàn)初看好像都有一定道理，但孰是孰非，需進(jìn)一步厘清。

商標是商品或服務(wù)的經(jīng)營(yíng)者為了將自己的商品或服務(wù)與他人提供的相同或近似的商品或服務(wù)區別的標識，其核心在于識別來(lái)源。一旦商標合法注冊，注冊人就享有商標權，可以排斥他人在相同或類(lèi)似的商品或服務(wù)上以容易導致混淆的方式使用相同或近似的標志。而他人自然也不能再在相同或類(lèi)似商品或服務(wù)上注冊相同或相似商標，否則，會(huì )產(chǎn)生兩個(gè)相互沖突的商標權，損害在先注冊人的利益，也會(huì )導致相關(guān)公眾混淆。

就“凱達名?門(mén)”商標而言，“凱達名?門(mén)”標識是否屬于不規范使用，還應以是否使“相關(guān)公眾”造成混淆為判斷標準。根據最高人民法院《關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》（2020年修正），“相關(guān)公眾”是指與商標所標識的某類(lèi)商品或服務(wù)有關(guān)的消費者或與這些商品或者服務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)有密切關(guān)系的其他經(jīng)營(yíng)者。

那么就本文而言，相關(guān)公眾是否會(huì )對“凱達”與“凱達名?門(mén)”、“三顧”與“三顧冒?菜”、“瑞晟”與“瑞晟汝?瓷”產(chǎn)生混淆呢？

3、大腦的自動(dòng)糾錯機制

大家可以試著(zhù)以盡可能快的速度閱讀以下這句話(huà)：“研表究明，漢字的序順并不定一能影響閱讀，比如你看完這句話(huà)后，才發(fā)這現里的字全是亂的?！惫烙嫸鄶底x者在讀到最后的部分之前，都沒(méi)有意識到“這里的字都是亂的”。這是因為人的大腦有“自動(dòng)糾錯”機制，人們在看到與我們熟悉的表達或相近的表達時(shí)，會(huì )覺(jué)得它就是原來(lái)的表達[3]。

人們在“認牌購物”時(shí)也會(huì )發(fā)生類(lèi)似的情況：雖然人們看到的商標與其了解的商標并不相同，但如果差別并不大，會(huì )自動(dòng)激發(fā)大腦的“自動(dòng)糾錯”機制。就“瑞晟汝?瓷”標識而言，消費者第一眼看到時(shí)，腦海中一定是將“瑞晟”和“汝瓷”兩個(gè)詞語(yǔ)分別開(kāi)來(lái)，把汝瓷當做對茶具的描述，將“瑞晟”作為茶具的品牌。即使“凱達名?門(mén)”的經(jīng)營(yíng)者在“凱達名”右上角打上“?”標識，但是對大多數消費者來(lái)說(shuō)將其誤認為“凱達”牌門(mén)窗的可能性更大一些。

綜上，筆者更偏向于第二種意見(jiàn)，“凱達名?門(mén)”、“三顧冒?菜”、“瑞晟汝?瓷”的經(jīng)營(yíng)者存在不規范使用的風(fēng)險。根據《商標法》規定，地方工商行政管理部門(mén)責令限期改正；期滿(mǎn)不改正的，由商標局撤銷(xiāo)其注冊商標。

如果在先商標權人就A企業(yè)“凱達名?門(mén)”向國家知識產(chǎn)權局提出無(wú)效宣告或者“撤銷(xiāo)連續三年不使用”申請，在商標不規范使用的情況下，商標同樣存在被撤銷(xiāo)的風(fēng)險。

如果在先商標權人提起商標侵權訴訟，A企業(yè)則可能面臨侵權賠償的風(fēng)險。

正所謂“商標申請有門(mén)道，避免埋雷為首要?！?/p>

參考文獻：

[1]數據來(lái)源：國家知識產(chǎn)權局.

[2]馬長(cháng)治：剝繭抽絲——看商標共存同意書(shū)的形式要件.

[3]王遷.《知識產(chǎn)權法教程》（第七版）[M],中國人民大學(xué)出版社，2021年.

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：葛勝濤

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：這種“討巧”的商標申請和使用，存在被撤銷(xiāo)的風(fēng)險嗎？（點(diǎn)擊標題查看原文）

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