以案釋法（五）| 確認不侵害專(zhuān)利權之訴

#本文僅代表作者觀(guān)點(diǎn)，不代表IPRdaily立場(chǎng)，未經(jīng)作者許可，禁止轉載#

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉林東 北京高沃律師事務(wù)所

原標題：以案釋法-確認不侵害專(zhuān)利權之訴

確認不侵害專(zhuān)利權糾紛是相關(guān)民事主體認為專(zhuān)利權人或者其利害關(guān)系人的警告或者威脅使其正當權利受損，而專(zhuān)利權人或者利害關(guān)系人又未在合理期限內解決，相關(guān)主體為排除其行為是否侵犯他人專(zhuān)利權的不確定狀態(tài)，主動(dòng)請求法院確認其有關(guān)行為不侵犯他人專(zhuān)利權的訴訟。本文旨在根據既往案例討論提起確認不侵害專(zhuān)利權糾紛的要件和管轄問(wèn)題。

確認不侵害專(zhuān)利權糾紛是制約專(zhuān)利權人濫用權利、保護利害關(guān)系人免受是否侵害他人專(zhuān)利權這一不確定狀態(tài)干擾的補救性訴訟。當事人提起確認不侵害專(zhuān)利權訴訟，除應符合民事訴訟法規定的起訴條件外，還需滿(mǎn)足專(zhuān)利法及司法解釋相關(guān)規定的要求。本文就既往案例探討提起確認不侵害專(zhuān)利權糾紛的要件和管轄問(wèn)題。

一、提起確認侵犯專(zhuān)利權之訴的要件

確認不侵害專(zhuān)利權糾紛不同于傳統民事糾紛，其性質(zhì)屬于民事消極確認之訴?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋》第十八條專(zhuān)門(mén)規定了該類(lèi)起訴的前置條件，即“權利人向他人發(fā)出侵犯專(zhuān)利權的警告，被警告人或者利害關(guān)系人經(jīng)書(shū)面催告權利人行使訴權，自權利人收到該書(shū)面催告之日起一個(gè)月內或者自書(shū)面催告發(fā)出之日起二個(gè)月內，權利人不撤回警告也不提起訴訟，被警告人或者利害關(guān)系人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專(zhuān)利權的訴訟的，人民法院應當受理?！鄙鲜鏊痉ń忉屆鞔_了被警告人或者利害關(guān)系人提起確認不侵權之訴的受理條件：1、權利人發(fā)出了侵權警告；2、被警告人或利害關(guān)系人提出了書(shū)面催告；3、權利人未在合理期限內撤回警告或提起訴訟；4、被警告人或者利害關(guān)系人向人民法院提起訴訟。

1、權利人發(fā)出了侵權警告

專(zhuān)利法司法解釋并未對“侵權警告”進(jìn)行明確界定，因此要正確認定何為“侵權警告”需結合確認不侵權訴訟的制度本意來(lái)理解。在專(zhuān)利法語(yǔ)境中，侵權警告指權利人通過(guò)直接或間接的方式向相對方主張侵權，但又怠于通過(guò)法定程序解決糾紛，致使相對方對是否侵權長(cháng)期處于不確定狀態(tài)。

根據法律規定，司法保護和行政保護都屬于解決知識產(chǎn)權糾紛的法定形式。只要權利人的行為足以在其與相對方之間形成爭議事實(shí)，且權利人怠于訴諸法定的糾紛解決程序，或雖啟動(dòng)了行政投訴程序，但因權利人的過(guò)錯或其他原因導致行政投訴程序未能或無(wú)法就雙方爭議的事實(shí)作出確定性的裁決，致使當事人雙方陷入法律關(guān)系不確定的狀態(tài)，應認定為實(shí)質(zhì)上構成對相對方的侵權警告。在WMI公司、固鉑公司與薩馳公司確認不侵害專(zhuān)利權糾紛案中[1]，最高人民法院認為，本案中權利人請求專(zhuān)利行政部門(mén)處理專(zhuān)利侵權糾紛，其處理結果可能直接影響未作為被請求人的WMI公司的利益，可認為其已受到侵權警告。因此，本案中對于WMI公司而言，應將薩馳公司提起的專(zhuān)利侵權糾紛處理請求認定為屬于專(zhuān)利法司法解釋第十八條所稱(chēng)的侵權警告。 

在滿(mǎn)足一定條件下，向行業(yè)主管機關(guān)提出異議也可以被視為發(fā)出侵權警告。在正好制藥公司與方盛制藥公司確認不侵害專(zhuān)利權糾紛案中[2]，法院認定，雖然正好制藥公司并未直接向方盛制藥公司發(fā)出侵權警告函，但是通過(guò)向國家食品藥品監督管理局藥品審評中心提出異議，且國家食品藥品監督管理局藥品審評中心向方盛制藥公司轉達了正好制藥公司的異議，應視為是專(zhuān)利人正好制藥公司向方盛制藥公司發(fā)出了侵犯專(zhuān)利權的警告。

在滿(mǎn)足一定條件下，向電商平臺進(jìn)行侵權投訴也可以被視為發(fā)出侵權警告。在紐蓋蔻公司與楊暖麗確認不侵害專(zhuān)利權糾紛案中[3]，法院認定，被告針對原告銷(xiāo)售的產(chǎn)品先后在京東、淘寶平臺多次提出投訴，因在投訴說(shuō)明中明確指控原告銷(xiāo)售的產(chǎn)品侵犯其外觀(guān)設計專(zhuān)利權，該行為應當確認為“權利人向原告發(fā)出的侵犯專(zhuān)利權的警告”。

2、被警告人或利害關(guān)系人提出了書(shū)面催告

司法解釋規定的第二個(gè)條件為：被警告人或者利害關(guān)系人經(jīng)書(shū)面催告權利人行使訴權。司法解釋設置書(shū)面催告起訴義務(wù)的立法目的在于，在權利人發(fā)出警告之后既不撤回警告、又怠于行使訴權的情形下，也即權利人既無(wú)明確表示又未以行為表明愿意結束這種令被警告人不安的狀態(tài)，使當事人之間的法律關(guān)系趨于穩定，被警告人才能提起確認不侵權之訴。

上述規定明確被警告人應當在提起確認不侵權訴訟前履行書(shū)面催告義務(wù)，但并未就具體催告內容進(jìn)行嚴格的限制性規定，只要書(shū)面催告中包含督促對方正當行使訴權的內容，即依法完成了訴前催告義務(wù)，不存在催告內容必須明確對方行使訴權的具體方式的規定。在搜狗科技公司、搜狗信息公司訴深度量化公司、九宮混音公司確認不侵害專(zhuān)利權糾紛中[4]，法院認為，機械地要求搜狗科技公司、搜狗信息公司向九宮混音公司發(fā)送的書(shū)面回函中必須涉及“起訴義務(wù)”已無(wú)必要，也不符合司法解釋設置催告起訴義務(wù)的立法目的，事實(shí)上只能徒增無(wú)意義的程序空轉。

3、權利人未在合理期限內撤回警告或提起訴訟

司法解釋規定的第三個(gè)條件是：權利人未在合理期限內撤回警告或提起訴訟。合理期限具體是自權利人收到該書(shū)面催告之日起一個(gè)月內或者自書(shū)面催告發(fā)出之日起二個(gè)月內。該條設置書(shū)面催告起訴義務(wù)旨在防止被警告人動(dòng)輒提起確認不侵權之訴，并盡量引導被警告人通過(guò)侵權之訴解決爭議。因此，司法解釋規定只有在權利人發(fā)出警告之后既不撤回警告、又怠于行使訴權的情形下，也即權利人既無(wú)明確表示又未以行為表明不愿意結束這種令被警告人不安的狀態(tài)，使當事人之間的法律關(guān)系趨于穩定，被警告人才能提起確認不侵權之訴。上述制度設計為被警告人舉證權利人怠于行使訴權提供了程序保障。

起訴時(shí)必須滿(mǎn)足“權利人收到該書(shū)面催告之日起一個(gè)月”或者“自書(shū)面催告發(fā)出之日起二個(gè)月”的期間條件，或者至少在上訴時(shí)滿(mǎn)足。在張學(xué)志與東莞銀行確認不侵害專(zhuān)利權糾紛案中[5]，法院認為，盡管東莞銀行于2019年11月14日向原審法院起訴時(shí)尚未滿(mǎn)足《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋》第十八條規定的“權利人收到該書(shū)面催告之日起一個(gè)月”或者“自書(shū)面催告發(fā)出之日起二個(gè)月”的期間條件，但由于原審法院未以不符合期間條件為由裁定不予受理，而本案因其他爭議問(wèn)題已進(jìn)入上訴階段，如果僅以不符合期間條件為由對本案不予受理，無(wú)疑將導致程序空轉，徒增當事人訟累，不利于實(shí)質(zhì)解決糾紛，故本院結合本案二審中東莞銀行起訴已符合期間條件的事實(shí)，認定其起訴符合確認不侵害專(zhuān)利權糾紛之訴的法定條件。

撤回警告必須是明確無(wú)保留的撤回，具有結束侵權狀態(tài)不明的意愿。在山橋公司與天珩公司確認不侵害專(zhuān)利權糾紛案中[6]，法院認定，雖然天珩公司在另一案件中撤回起訴、在本案二審中表示愿意撤回對山橋公司及其銷(xiāo)售客戶(hù)的警告，但天珩公司在撤回前訴和撤回警告時(shí)，仍然作出了保留侵權指控的意思表示，且在本案二審回應山橋公司的詢(xún)問(wèn)時(shí)，天珩公司未明確其將于何時(shí)再次提起侵權訴訟，其并不具有及時(shí)結束山橋公司侵權狀態(tài)不明的意愿，可見(jiàn)這種有所保留的撤訴和撤回警告，不足以完全消除其發(fā)出侵權警告的消極影響，事實(shí)上山橋公司仍明顯處于天珩公司侵權警告威脅的不安之中。

4、被警告人或者利害關(guān)系人向人民法院提起訴訟

在符合法律規定的條件下，不僅被警告人可以提起確認不侵權之訴，對于與被警告人具有直接利害關(guān)系的主體，如果同樣因權利人的警告而處于法律上的不安定狀態(tài)，亦可以提起確認不侵權之訴。在胡貝爾公司與連展公司、連展深圳公司確認不侵害專(zhuān)利權糾紛管轄權異議案中[7]，最高人民法院認定，連展深圳公司作為連展公司全資子公司，是胡貝爾公司警告連展公司涉嫌專(zhuān)利侵權行為的相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)商，若連展公司構成專(zhuān)利侵權，可能系基于連展深圳公司生產(chǎn)的專(zhuān)利產(chǎn)品涉嫌侵權需要承擔相應法律責任，故連展深圳公司是本案的直接利害關(guān)系人和可能構成侵權的主體之一，與本案當然具有利害關(guān)系。連展深圳公司作為利害關(guān)系人，自書(shū)面催告胡貝爾公司行使訴權的函發(fā)出二個(gè)月后，胡貝爾公司不撤回警告也不提起侵權訴訟，連展深圳公司作為利害關(guān)系人向法院提起請求確認其行為不侵犯專(zhuān)利權的訴訟，符合法律規定。

確認不侵犯專(zhuān)利權的訴訟系為解決因權利人的侵權警告導致被警告行為侵權與否處于不確定狀態(tài)，使得被警告人或利害關(guān)系人的利益受損，法律賦予被警告人或利害關(guān)系人以訴訟救濟、消除不穩定狀態(tài)的權利。在山東省建科院、匯泉德泰公司與匯星公司確認不侵害專(zhuān)利權糾紛案中[8]，法院認定，省建科院、匯泉德泰公司發(fā)送的告知函中雖未明確指明被警告人，但根據匯星公司與山東鯤鵬建筑節能工程有限公司所簽訂的購銷(xiāo)合同中約定為興華路小學(xué)提供GPES保溫板的事實(shí)及各方當事人在一審、二審中的自認，可以認定匯星公司為本案被訴侵權產(chǎn)品的生產(chǎn)銷(xiāo)售商。興華路小學(xué)接到警告函后，可能會(huì )因被訴產(chǎn)品涉嫌侵權不再購買(mǎi)使用該產(chǎn)品，從而影響匯星公司利益，因此匯星公司與該警告函具有利害關(guān)系，根據上述司法解釋規定，其提起不侵權訴訟主體適格。

二、確認侵犯專(zhuān)利權之訴的管轄

確認不侵害專(zhuān)利權訴訟在性質(zhì)上屬于侵權類(lèi)糾紛，應當按照侵權糾紛來(lái)確定管轄。具體來(lái)說(shuō)，確認不侵害專(zhuān)利權訴訟作為侵權類(lèi)糾紛，對其案件的地域管轄和級別管轄，應當依照與之對應的侵害專(zhuān)利權糾紛案件的地域管轄和級別管轄的規定進(jìn)行確定，主要法律依據包括：《中華人民共和國民事訴訟法》第二十八條，因侵權行為提起的訴訟，由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理專(zhuān)利糾紛案件適用法律問(wèn)題的若干規定》第五條，因侵犯專(zhuān)利權行為提起的訴訟，由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。侵權行為地包括：被訴侵犯發(fā)明、實(shí)用新型專(zhuān)利權的產(chǎn)品的制造、使用、許諾銷(xiāo)售、銷(xiāo)售、進(jìn)口等行為的實(shí)施地。

在宜優(yōu)比公司與泰樸公司確認不侵害專(zhuān)利權糾紛案中[9]，二審法院認定，啟動(dòng)訴訟程序的泰樸公司請求確認其不侵害專(zhuān)利權，其提交的初步證據顯示，泰樸公司系京東商城優(yōu)必克官方旗艦店的經(jīng)營(yíng)者，該旗艦店銷(xiāo)售的產(chǎn)品被宜優(yōu)比公司投訴侵害涉案“電源分配裝置”發(fā)明專(zhuān)利權，泰樸公司住所地位于上海市青浦區，據此可認定泰樸公司被投訴的銷(xiāo)售行為實(shí)施地位于上海市青浦區，故上海知識產(chǎn)權法院對本案具有管轄權。

在溫治瓊與東箭公司確認不侵害專(zhuān)利權糾紛管轄權異議案中[10]，法院認定，東箭公司訴請確認其生產(chǎn)、銷(xiāo)售涉案產(chǎn)品的行為不侵犯溫治瓊所擁有的發(fā)明專(zhuān)利權，而東箭公司的住所地和生產(chǎn)工廠(chǎng)位于廣東省佛山市，因此，佛山市是本案侵權行為地。東箭公司已依據《中華人民共和國民事訴訟法》第三十五條關(guān)于“兩個(gè)以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個(gè)人民法院起訴；原告向兩個(gè)以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄”的規定，選擇向侵權行為地有管轄權的原審法院提起本案訴訟，因此，溫治瓊上訴請求將本案移送其住所地的柳州市中級人民法院或南寧市中級人民法院管轄，以及請求移送本院管轄的理由均不能成立。

結語(yǔ)

希望以上對于提起確認不侵害專(zhuān)利權糾紛的要件和管轄等相關(guān)問(wèn)題和案例的梳理和討論能夠為各位實(shí)務(wù)界同仁提供有益思路，也請各位專(zhuān)家對文中錯漏之處不吝賜教。

注釋?zhuān)?/strong>

[1]最高人民法院(2019)最高法知民終5號民事裁定書(shū)；

[2]湖南省高級人民法院(2014)湘高法民三終字第51號民事判決書(shū)；

[3]上海知識產(chǎn)權法院（2019）滬73知民初83號民事判決書(shū)；

[4]北京知識產(chǎn)權法院（2017）京73民初1198號民事判決書(shū)；

[5]最高人民法院（2020）最高法知民終225號民事裁定書(shū)；

[6]江蘇省高級人民法院(2016)蘇民終610號民事裁定書(shū)；

[7]最高人民法院（2020）最高法知民轄終46號民事裁定書(shū)；

[8]山東省高級人民法院(2019)魯民終584號民事判決書(shū)。

[9]最高人民法院（2019）最高法知民轄終88號民事裁定書(shū)；

[10]廣東省高級人民法院(2016)粵民轄終488號民事裁定書(shū)。

相關(guān)閱讀：

以案釋法（一）| 試論專(zhuān)利法禁止反悔原則的發(fā)展

以案釋法（二）| 方法專(zhuān)利侵權判定

以案釋法（三）| 商業(yè)秘密定性和侵權行為主觀(guān)要件

以案釋法（四）| 商業(yè)秘密案件賠償額及懲罰性賠償的確定

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉林東 北京高沃律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：以案釋法（五）| 確認不侵害專(zhuān)利權之訴（點(diǎn)擊標題查看原文）

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily是全球領(lǐng)先的知識產(chǎn)權綜合信息服務(wù)提供商，致力于連接全球知識產(chǎn)權與科技創(chuàng )新人才。匯聚了來(lái)自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個(gè)國家和地區的高科技公司及成長(cháng)型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權負責人，還有來(lái)自政府、律師及代理事務(wù)所、研發(fā)或服務(wù)機構的全球近100萬(wàn)用戶(hù)（國內70余萬(wàn)+海外近30萬(wàn)），2019年全年全網(wǎng)頁(yè)面瀏覽量已經(jīng)突破過(guò)億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來(lái)自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉載此文章須經(jīng)權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場(chǎng)，如若轉載，請注明出處：“http://qaqi.cn