“蒙娜麗莎MONALISA及圖”商標撤銷(xiāo)復審行政訴訟案例解讀

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作者：謝有林 廣東哲誠律師事務(wù)所

原標題：第1682143號“蒙娜麗莎MONALISA及圖”商標撤銷(xiāo)復審行政訴訟案例解讀

我國《商標法》第四十九條第二款規定了“注冊商標沒(méi)有正當理由連續三年不使用的，任何單位或個(gè)人可以向商標局申請撤銷(xiāo)該注冊商標?！薄懊赡塞惿疢ONALISA及圖”商標撤銷(xiāo)復審行政訴訟案充分利用比較法在司法中的運用，通過(guò)英美法系和大陸法系代表國家的商標立法體例，進(jìn)一步明確了我國象征性使用的適用條件和標準。該案被廣東知識產(chǎn)權保護協(xié)會(huì )評為2018年知識產(chǎn)權推薦典型案例。

本案例充分利用比較法在司法中的運用，通過(guò)英美法和大陸法系代表國家的商標立法體例，進(jìn)一步明確了我國商標象征性使用的適用條件和標準，即綜合考慮商標使用的具體方式（一次性銷(xiāo)售）、使用的規模（銷(xiāo)售數量少）、生產(chǎn)合同和銷(xiāo)售合同約定的商品名稱(chēng)和數量完全一致等因素，對于“僅以維持商標注冊效力為目的的象征性使用”的司法實(shí)踐具有重大的指導意義。

基本案情

第1682143號“蒙娜麗莎MONALISA及圖”（下文簡(jiǎn)稱(chēng)：蒙娜麗莎商標）申請日為2000年08月07日，注冊日為2001年12月14日，核定使用商品為第11類(lèi)的“水龍頭，水管龍頭，龍頭”等商品，商標權人為蒙娜麗莎集團股份有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)：蒙娜麗莎公司）。

2015年12月07日，蘇雪琴以蒙娜麗莎商標無(wú)正當理由連續三年停止使用為由，申請撤銷(xiāo)商標注冊。為證明蒙娜麗莎商標不存在停止使用情形，蒙娜麗莎公司提供了一份《委托生產(chǎn)合同》及對應的發(fā)票，一份《銷(xiāo)售合同》及對應的發(fā)票。其中，委托生產(chǎn)合同、銷(xiāo)售合同上分別載明了所生產(chǎn)、銷(xiāo)售的產(chǎn)品為“水龍頭”，商品的商標為蒙娜麗莎商標。商標局、商評委依據這組證據認定蒙娜麗莎公司真實(shí)、合法使用了蒙娜麗莎商標，維持商標注冊。

蒙娜麗莎商標圖樣

第三人蘇雪琴不服向北京知識產(chǎn)權法院提出訴訟，請求撤銷(xiāo)商評委作出的裁定。經(jīng)過(guò)北京知識產(chǎn)權法院【（2017）京73行初7100號】和北京市高級人民法院【（2018）京行終2526號】的兩級行政判決，最終認定蒙娜麗莎公司就蒙娜麗莎商標因構成象征性使用而予以撤銷(xiāo)。

律師解讀

在行政訴訟中，筆者認為有三個(gè)核心的代理策略：

第一、蒙娜麗莎公司在庭審中提交的《委托生產(chǎn)合同》、《銷(xiāo)售合同》原件與其在評審階段提交的復印件不一致，其證據真實(shí)性存疑，不能證明蒙娜麗莎公司真實(shí)使用了商標；

第二、蒙娜麗莎公司的使用行為屬于為維持商標注冊而進(jìn)行的象征性使用，并非基于真實(shí)使用意圖進(jìn)行使用。主要體現在三年期間，蒙娜麗莎公司僅提交了一筆生產(chǎn)、銷(xiāo)售交易合同，簽訂時(shí)間為原告提出撤銷(xiāo)之日前3個(gè)月，且合同標的額僅有數千元。

第三、代理律師從比較法的維度，提交了歐盟、法國、日本等國家和臺灣地區對于提出撤銷(xiāo)申請前三個(gè)月才恢復使用的注冊商標，并且使用的證據具有明顯的零散性和象征性，是理應予以規制和撤銷(xiāo)的立法慣例，為本案采納英美法系和大陸法系的立法實(shí)踐提供理論基礎。

最終，北京知識產(chǎn)權法院和北京高院采納了上述代理意見(jiàn)，認為在案證據不足以證明蒙娜麗莎公司在指定期間內在“水龍頭、水管龍頭，龍頭”商品上對復審商標進(jìn)行了真實(shí)、合法、有效的商業(yè)使用。撤銷(xiāo)了商評委作出的維持注冊裁定。

典型意義

我國《商標法》第四十九條第二款規定了“注冊商標沒(méi)有正當理由連續三年不使用的，任何單位或個(gè)人可以向商標局申請撤銷(xiāo)該注冊商標?！逼淞⒎康脑谟诙酱偕虡藱嗳朔e極使用注冊商標，清理長(cháng)期不使用的商標，充分激活商標資源。

然而，不少商標權人為規避商標因怠于商業(yè)使用而被撤銷(xiāo)，僥幸地進(jìn)行象征性和零散性的使用，架空了商標法立法目的。雖然歐盟、法國、日本等國家對象征性使用已經(jīng)有明確法律規定，但在我國目前對象征性使用沒(méi)有法律規定，還處于探索階段，因此本案例充分利用比較法在司法中的運用，通過(guò)英美法系和大陸法系代表國家的商標立法體例，進(jìn)一步明確了我國象征性使用的適用條件和標準。同時(shí)，本案中北京法院還明確：知名企業(yè)即使在中國馳名商標商品上進(jìn)行了有效商業(yè)使用且有一定知名度亦不能作為不類(lèi)似商品上的相同商標維持注冊的依據。

即，典型意義有三：

第一、北京法院在判決書(shū)明確解釋?zhuān)簝H以維持商標注冊效力為目的的象征性使用，不屬于對商標法意義上真實(shí)、有效的使用行為。

第二、北京高院明確了象征性使用的認定條件：綜合考慮商標使用的具體方式（一次性銷(xiāo)售）、使用的規模（銷(xiāo)售數量少）、生產(chǎn)合同和銷(xiāo)售合同約定的商品名稱(chēng)和數量完全一致等因素，認定商標權人的使用屬于維持商標注冊效力的象征性使用行為，而非真實(shí)使用。對于商標注冊人及代理機構在維持商標效力使用起到良好的警示性指導作用。

第三、“蒙娜麗莎”所主張馳名的“蒙娜麗莎MONALISA及圖”商標核定使用在第19類(lèi)“瓷磚”商品上，即使具有一定知名度，亦不能據此維持復審商標在第11類(lèi)“水龍頭、水管龍頭，龍頭”商品上的注冊。進(jìn)一步明確知名企業(yè)即使在中國馳名商標商品上進(jìn)行了有效商業(yè)使用且有一定知名度亦不能作為不類(lèi)似商品上的相同商標維持注冊的依據。

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作者：謝有林 廣東哲誠律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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