從專(zhuān)利權利要求間不同表述，探討“等同原則”的限制

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作者：Hexly

原標題：從權利要求間不同表述探討等同原則的限制

“在專(zhuān)利侵權判定中，等同原則是對專(zhuān)利權利要求字面保護范圍的擴張，是對專(zhuān)利權字面侵權的適當補充，等同原則的適用為專(zhuān)利權人提供了切實(shí)有效的法律保護，鼓勵了技術(shù)創(chuàng )新；另一方面，專(zhuān)利制度本身又要確保專(zhuān)利權的保護范圍具有足夠的法律確定性和可預見(jiàn)性，不因濫用等同原則致使專(zhuān)利權保護范圍缺乏確定性而損害社會(huì )公眾的利益[i]”

為防止等同原則的濫用，侵權判定中還包括了捐獻原則、禁止反悔原則等限制。本文對（2019）最高法民申8號一案的法律適用提出了疑問(wèn)，希望讀者可以對等同原則與捐獻原則的邊界作出評論。

（2019）最高法民申8號是關(guān)于200910214163.9“彩色熱升華墨水組”發(fā)明專(zhuān)利的侵權糾紛，其中權利要求1：

“彩色熱升華墨水組，至少包含一種青色墨水、一種洋紅色墨水和一種黃色墨水，其中每種墨水均含有升華染料、分散劑、有機溶劑和水；其特征在于：

所述墨水中的分散劑選自帶有親水基團的木質(zhì)素；

所述彩色熱升華墨水組中任一種彩色墨水的染料顆粒的沉積率P均滿(mǎn)足：0 ≤P≤4.5％?！?/span>

雙方爭議焦點(diǎn)重點(diǎn)圍繞“木質(zhì)素”這一技術(shù)特征進(jìn)行。被訴侵權產(chǎn)品采用的是木質(zhì)素磺酸鈉，再審申請人認為未落入專(zhuān)利權保護范圍。

最高人民法院認為：

“……二審判決認定木質(zhì)素磺酸鈉屬于帶有親水基團的木質(zhì)素，與說(shuō)明書(shū)的上述記載不符。但是，即使被訴侵權產(chǎn)品中的木質(zhì)素磺酸鈉不屬于帶有親水基團的木質(zhì)素，但根據涉案專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)的內容可以確定，“木質(zhì)素磺酸鹽”和“帶有親水基團的木質(zhì)素”分別構成涉案專(zhuān)利的兩個(gè)技術(shù)方案，并且“木質(zhì)素磺酸鹽”可以代替“親水基團的木質(zhì)素”，二者在涉案專(zhuān)利技術(shù)方案中的功能、作用沒(méi)有實(shí)質(zhì)性差異。因此，即使被訴侵權產(chǎn)品使用的“木質(zhì)素磺酸鈉”與權利要求1中的“帶有親水基團的木質(zhì)素”并不相同，但是作為“木質(zhì)素磺酸鹽”的一種，其仍然屬于與“帶有親水基團的木質(zhì)素”等同的技術(shù)特征。再審申請人有關(guān)被訴侵權產(chǎn)品未落入涉案專(zhuān)利權的保護范圍的主張不能成立?！?/span>

由此可見(jiàn)，最高人民法院在認為“木質(zhì)素磺酸鈉”與技術(shù)特征“木質(zhì)素”不構成字面侵權的同時(shí)，認定二者屬于等同的技術(shù)特征，由此駁回了再審申請。

說(shuō)明書(shū)第【0025】段中記載：

“分散劑可以選帶有親水基團的木質(zhì)素或是木質(zhì)素磺酸鹽……可以舉出的木質(zhì)素磺酸鹽包括木質(zhì)素磺酸鈉等”

權利要求9為：

“根據權利要求 8 所述彩色熱升華墨水組，其特征在于 ：

所述彩色墨水中的分散劑選自木質(zhì)素磺酸鹽?！?/span>

權利要求8為：

“根據權利要求1至7中任一項所述的彩色熱升華墨水組，其特征在于 ：

所述彩色熱升華墨水組中，任意兩種墨水的升華染料顆粒沉積率之差ΔP滿(mǎn)足 ：0 ≤ ΔP ≤ 2.5％?！?/span>

35820號無(wú)效宣告請求審查決定中，專(zhuān)利復審委員會(huì )認為：

“……權利要求9中‘分散劑選自木質(zhì)素磺酸鹽’并非是對權利要求1中“分散劑選自帶有親水基團的木質(zhì)素”中的進(jìn)一步限定，兩者是并列選擇的關(guān)系，即用權利要求9中的“木質(zhì)素磺酸鹽”代替權利要求1中‘親水基團的木質(zhì)素’……”

捐獻原則的規定見(jiàn)于《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條：

“對于僅在說(shuō)明書(shū)或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術(shù)方案，權利人在侵犯專(zhuān)利權糾紛案件中將其納入專(zhuān)利權保護范圍的，人民法院不予支持?！?/span>

由此可以推出兩個(gè)構成要件：

a.說(shuō)明書(shū)或者附圖中描述了某一技術(shù)方案；

b.該技術(shù)方案在權利要求中未記載。

捐獻原則視為對等同原則適用的限制之一（另外還包括禁止反悔原則[ii]、還可能有不被接受的可預見(jiàn)限制[iii]），當符合捐獻原則規范的情況出現時(shí)，直接排除了等同原則的適用。

本案中，說(shuō)明書(shū)【0025】段明確指出了，分散劑可以選帶有親水基團的木質(zhì)素或是木質(zhì)素磺酸鹽，也就是說(shuō)分散劑包括親水集團的木質(zhì)素、木質(zhì)素磺酸鹽兩種技術(shù)方案，前文中也提到最高人民法院確認了這一點(diǎn)。因此，條件a是符合的。

權利要求書(shū)中，技術(shù)特征的描述是：“所述墨水中的分散劑選自帶有親水基團的木質(zhì)素”，由此可見(jiàn)，另一種技術(shù)方案——木質(zhì)素磺酸鹽這一技術(shù)方案，并未直接記載于權利要求1。

此時(shí)，應可以下結論，對于木質(zhì)素磺酸鹽符合捐獻原則。但為了檢驗結論的正確性，筆者從含義的可預見(jiàn)性角度進(jìn)行分析。

筆者不知道可預見(jiàn)性限制最終是否為最高人民法院所承認，但從權利要求和說(shuō)明書(shū)記載所使用的文字來(lái)看，也可以確定權利要求1對應技術(shù)特征是符合可預見(jiàn)性限制，從而拒絕適用等同原則。說(shuō)明書(shū)中已經(jīng)提及了“木質(zhì)素”和“木質(zhì)素磺酸鹽”兩個(gè)技術(shù)方案了，撰寫(xiě)權利要求書(shū)的時(shí)候，顯然預見(jiàn)到“木質(zhì)素”和“木質(zhì)素磺酸鹽”兩種情況，權利要求1中：

“所述墨水中的分散劑選自帶有親水基團的木質(zhì)素”

改為：

“所述墨水中的分散劑選自帶有親水基團的木質(zhì)素或木質(zhì)磺酸鹽”

是舉手之勞的事而已，參考北京高級人民法院的《專(zhuān)利侵權判定指南》（2017）可以得到結論。鑒于可預見(jiàn)性限制筆者曾經(jīng)作文，在此不再詳細談?wù)?。本案也更接近于筆者在另一文章中提及可預見(jiàn)性限制故事中的美國案例，而該美國案例最后也是以捐獻原則判決。

對于不同術(shù)語(yǔ)表述的技術(shù)特征，北京高級人民法院發(fā)布的《專(zhuān)利侵權判定指南》也表達了其意見(jiàn)，2017版的29規定：

“ 在一份專(zhuān)利文件中，通常情況下相同的術(shù)語(yǔ)應當解釋為具有相同的含義。不同的術(shù)語(yǔ)推定具有不同的含義，除非根據說(shuō)明書(shū)的記載或本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的慣常理解可以確定不同的術(shù)語(yǔ)具有相同含義的除外?！?/span>

那么，出現在權利要求9中的“木質(zhì)素磺酸鹽”與權利要求1中的“木質(zhì)素”，就應該被理解為不同的含義。雖然不同含義也可以是上下位的關(guān)系，但由于說(shuō)明書(shū)中出現了分散劑包括親水集團的木質(zhì)素、木質(zhì)素磺酸鹽兩種技術(shù)方案，因此，此處應被理解為不同范圍的技術(shù)特征，無(wú)法被相互涵蓋。

上述結論與無(wú)效宣告請求決定中認定的結論相同。無(wú)效宣告請求決定中認為權利要求9的“木質(zhì)素磺酸鹽”代替了權利要求1中的“木質(zhì)素”。如果是“木質(zhì)素磺酸鹽”能夠與“木質(zhì)素”等同，那么權利要求1實(shí)質(zhì)上包括了“木質(zhì)素磺酸鹽”這一技術(shù)方案，權利要求9就是對權利要求1的進(jìn)一步限定，而非某一技術(shù)特征代替了另一技術(shù)特征。進(jìn)一步限定意味著(zhù)權利要求9是個(gè)從屬權利要求，代替意味著(zhù)權利要求9實(shí)質(zhì)上是個(gè)披著(zhù)從屬權利要求外衣的獨立權利要求，無(wú)效宣告請求決定的認定意味著(zhù)否定了“木質(zhì)素磺酸鹽”屬于權利要求1保護范圍的可能性。

筆者上文中對權利要求1等同原則的適用作出了質(zhì)疑，但由于判決書(shū)中記載了鑒定結論：

“對送檢的三組18瓶墨水隨機選取兩組12瓶墨水進(jìn)行墨水染料顆粒沉積率檢測，墨水染料顆粒沉積率（P）數值最大為0.75%，最小為0.17%?！?/span>

也就是說(shuō)，被訴侵權產(chǎn)品是落入權利要求9的保護范圍的（1+8+9）。盡管結論準確，但適用權利要求9而不是權利要求1，更為準確并具備說(shuō)服力。

[i]參見(jiàn)最高人民法院（2015）民申字第740號

[ii]參見(jiàn)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋》第六條

[iii]參見(jiàn)本文作者《被最高院否定了嗎？等同侵權的可預見(jiàn)性限制》一文（http://qaqi.cn/article_20282.html）以及（2019）粵73民初2176號（廣州知識產(chǎn)權法院的這一判決適用了可預見(jiàn)性限制）

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作者：Hexly

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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