避免重復授權后繼續標識原實(shí)用新型專(zhuān)利號的，是否應認定為假冒專(zhuān)利？

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作者：賈小昌
原標題：避免重復授權后繼續標識原實(shí)用新型專(zhuān)利號的是否應認定為假冒專(zhuān)利

近日，國家知識產(chǎn)權局印發(fā)了《專(zhuān)利標識標注不規范案件辦理指南（試行）》 ，該文對于加強對專(zhuān)利標識標注行為的監督管理，規范專(zhuān)利行政執法行為，鼓勵、引導和規范當事人正確標注專(zhuān)利標識具有積極的意義。

該指南第二章第二節：標注不規范行為的認定，第2.2.5一小節：其他不規范表現形式。該部分針對避免重復授權而繼續標識原實(shí)用新型專(zhuān)利一部分做出了相關(guān)認定和論述，根據該部分的論述。國家知識產(chǎn)權局認為，當出現這種情形，對繼續在產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等材料中標注專(zhuān)利標識的，應當認定為標識不規范，而對于在產(chǎn)品或者產(chǎn)品包裝上標注的則認定為假冒專(zhuān)利。即這種情況下認定屬于假冒專(zhuān)利或者認定屬于標注不規范的區別僅僅在于標注的專(zhuān)利標識具體所在標注對象上。

對于以上的認定和結論，筆者認為有待商榷。

筆者認為，根據《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第八十四條第一款，構成假冒專(zhuān)利的前提應當是滿(mǎn)足以下四種情形之一：1、專(zhuān)利未授權；2、專(zhuān)利權被宣告無(wú)效；3、專(zhuān)利權終止；4、未經(jīng)許可標注他人的專(zhuān)利號。

而根據《專(zhuān)利法》第九條，同樣的發(fā)明創(chuàng )造只能授予一項專(zhuān)利權。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利，先獲得的實(shí)用新型專(zhuān)利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專(zhuān)利權的，可以授予發(fā)明專(zhuān)利權。

因此對于“避免重復授權放棄專(zhuān)利權”這種法律狀態(tài)，其既非未授權也非專(zhuān)利權終止，此種法律狀態(tài)下，若發(fā)明專(zhuān)利依然有效，該專(zhuān)利權依然是合法有效的，其本質(zhì)是實(shí)用新型的專(zhuān)利權替換了權力類(lèi)型為發(fā)明專(zhuān)利專(zhuān)利權，因專(zhuān)利法第九條的規定只能授予一項專(zhuān)利權而將原有的權力進(jìn)行了替換而不是原有的權力廢止。

因此針對這種法律狀態(tài)應當核驗其發(fā)明專(zhuān)利是否合法有效，若發(fā)明專(zhuān)利合法有效應當統一認定為標注不規范，而不能認定為構成假冒專(zhuān)利，若發(fā)明專(zhuān)利已被宣告無(wú)效或終止，應當適用假冒專(zhuān)利的相關(guān)認定標準進(jìn)行認定。

附2.2.5一小節

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作者：賈小昌
編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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