提出專(zhuān)利分案申請的期限

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作者：劉興彬  廣州專(zhuān)利律師

原標題：提出專(zhuān)利分案申請的期限

專(zhuān)利分案申請在專(zhuān)利申請策略工具箱中占有重要地位，能熟練運用專(zhuān)利分案申請策略是資深專(zhuān)利代理人的必備技能，在專(zhuān)利布局的框架內實(shí)施專(zhuān)利申請策略時(shí)，對專(zhuān)利分案申請提出時(shí)機的把握非常重要，在為申請人獲取最大申請利益的同時(shí)也不能損害社會(huì )公眾的利益，必須將提出分案申請的時(shí)間窗口限定在法律規定的范圍內，因此，對專(zhuān)利分案申請提出期限的精確掌握是很有必要的。

法律規定專(zhuān)利分案申請的本意主要是為解決原申請（也可稱(chēng)為“母案”）權利要求之間所存在的單一性缺陷問(wèn)題。申請人根據專(zhuān)利審查過(guò)程中審查員所指出的單一性缺陷而進(jìn)行的分案申請是被動(dòng)的，只要嚴格按照審查意見(jiàn)通知書(shū)中指定的期限提出分案申請即可，該處應無(wú)爭議。但我國法律規定也未禁止專(zhuān)利申請人主動(dòng)提出分案申請，這就為專(zhuān)利代理人利用分案申請豐富專(zhuān)利申請策略提供了空間，因為我國在法律上仍未對主動(dòng)分案申請的提出期限有明確具體的規定，導致專(zhuān)利申請實(shí)踐中對該期限的精確掌握出現問(wèn)題。

對于主動(dòng)分案申請的提起期限，起始日雖無(wú)明確規定，但根據分案申請的性質(zhì)和目的，應在母案申請日之后即可，在申請實(shí)踐中也鮮有對分案申請提出的起始日有過(guò)爭議，因為相對來(lái)說(shuō)，分案申請期限的截止日更為令人關(guān)注，也更具爭議性。

那專(zhuān)利主動(dòng)分案申請期限的截止日應該是哪一天呢？

根據《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第四十二條第一款（一件專(zhuān)利申請包括兩項以上發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀(guān)設計的，申請人可以在本細則第五十四條第一款規定的期限屆滿(mǎn)前，向國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)提出分案申請;但是，專(zhuān)利申請已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請）和第五十四條第一款（國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)發(fā)出授予專(zhuān)利權的通知后，申請人應當自收到通知書(shū)之日起2個(gè)月內辦理登記手續。申請人按期辦理登記手續的，國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)應當授予專(zhuān)利權，頒發(fā)專(zhuān)利證書(shū)，并予以公告）可知，提出分案申請的截止日應在申請人收到母案授權通知書(shū)后辦理母案授權登記手續的2個(gè)月期限屆滿(mǎn)前。

雖然在《專(zhuān)利審查指南》在第一部分第一章第5.1.1節第（3）項“分案申請的遞交時(shí)間”部分又進(jìn)一步規定“申請人最遲應當在收到專(zhuān)利局對原申請作出授予專(zhuān)利權通知書(shū)之日起兩個(gè)月期限（即辦理登記手續的期限）屆滿(mǎn)之前提出分案申請”，但仍未明確具體到哪一天為截止日。

因此對“辦理登記手續的期限”的正確理解成為確定分案申請期限截止日的前提，本文提供兩種理解供討論。

第一種理解，直接依照本文上述相關(guān)規定的字面表述進(jìn)行文義解釋?zhuān)础稗k理登記手續的期限”就是指申請人收到專(zhuān)利授權通知書(shū)之后法律規定允許的辦理登記手續的2個(gè)月期限，由此可直接推導出分案申請的截止日為申請人收到授權通知書(shū)之日起2個(gè)月的期滿(mǎn)日，根據該種理解，“辦理登記手續的期限”就是固定的2個(gè)月，我們姑且稱(chēng)之為“固定期限”。

第二種理解，按照專(zhuān)利法的立法精神進(jìn)行目的解釋?zhuān)础稗k理登記手續的期限”應是指申請人收到專(zhuān)利授權通知書(shū)之后到實(shí)際辦理登記手續完成之日，若申請人主動(dòng)放棄辦理登記手續，則期限與第一種理解相同，我們姑且稱(chēng)之為“非固定期限”。

目前專(zhuān)利申請實(shí)踐中，認同第一種理解的代理人和審查員不在少數，而且也確有實(shí)際案例予以證實(shí)。但本人卻比較認同并支持第二種理解，主要理由如下：

一、分案申請要在母案授權狀態(tài)未定期間提出

分案申請屬于專(zhuān)利申請過(guò)程中的概念，分案申請是以母案申請為基礎并受母案申請日及公開(kāi)范圍限制的一種專(zhuān)利申請，從有關(guān)分案申請的規定來(lái)看，其均規定在《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第三章及《專(zhuān)利審查指南》的第一部分和第二部分，即專(zhuān)利申請審查階段部分，故分案申請的提出日也應處于母案專(zhuān)利申請的審查階段，即未最終明確給予授權也未明確不能獲得授權的階段。

這從《專(zhuān)利審查指南》第一部分第一章第5.1.1節第（3）項“分案申請的遞交時(shí)間”部分的規定可以看出，即使收到駁回決定或視為撤回的通知書(shū)，申請人也可以在法律規定尋求救濟的期限內提出分案申請，如果申請人提起復審乃至行政訴訟，只要相關(guān)判決或決定沒(méi)有生效，申請人仍可以在此期限內提出分案申請。通俗一些描述就是：在母案申請仍有搶救希望（未死定）的期限內，就可以提出分案申請。也就是說(shuō)，上述期限仍處于母案專(zhuān)利申請的審查階段，故可在該階段提出分案申請。

當然，如果母案在辦完登記手續并進(jìn)行授權公告，授權狀態(tài)已確定，母案申請階段終止，審查結案，則在母案專(zhuān)利授權公告后不應允許再提起分案申請。

所以，在母案已確定授權或已確定不能授權的確定狀態(tài)期間內，不應再允許分案申請的提出。

二、“非固定期限”相比“固定期限”能更好的照顧到申請人的利益

如果按照第一種理解中的“固定期限”，則一旦申請人未在上述“固定期限”內提出分案申請，則同時(shí)也喪失依據《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第六條規定申請恢復權利的機會(huì )。而如果按照第二種理解中的“非固定期限”，則在辦理恢復權利手續后至辦理授權登記手續前均可提出分案申請，從這一點(diǎn)上看，所述“非固定期限”要比“固定期限”多出不少時(shí)間，這有利于申請人利益的保障。

三、“固定期限”會(huì )損害社會(huì )公眾的信賴(lài)利益

專(zhuān)利授權公告具有公示效力，也是社會(huì )公眾了解授權專(zhuān)利公開(kāi)內容與被批準保護范圍的信息來(lái)源，以此指導社會(huì )公眾進(jìn)行相關(guān)的研究和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。如果依照第一種理解中的“固定期限”，在母案專(zhuān)利申請授權公告后還允許進(jìn)行分案申請，從而獲得不同于母案保護范圍的專(zhuān)利授權，則會(huì )喪失法律對社會(huì )生產(chǎn)生活的指引功能，使他人相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在獲知并分析母案公告內容的前提下仍存在未知的風(fēng)險，這會(huì )損害社會(huì )公眾的信賴(lài)利益，也不符合知識產(chǎn)權法律進(jìn)行利益平衡的立法目的。

四、采用“固定期限”會(huì )與“捐獻原則”相沖突

根據《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ㄒ唬返谖鍡l，對于僅在說(shuō)明書(shū)或者附圖中描述而在權利要求書(shū)中未記載的技術(shù)方案，權利人在侵犯專(zhuān)利權糾紛案件中將其納入專(zhuān)利權保護范圍的，人民法院不予支持。這是我國確認“捐獻原則”可以應用于司法實(shí)踐的相關(guān)規定，如果采用第一種理解中的“固定期限”，就會(huì )出現在母案申請授權公告后才提出分案申請的情況，如果該分案申請最終獲得授權，則就會(huì )與上述司法解釋發(fā)生沖突。

根據法律規定，分案申請中的權利要求不能與母案相同，但分案申請的技術(shù)方案一定要已經(jīng)記載在母案申請之中，也就是說(shuō)分案申請的技術(shù)方案在母案中有記載，但未納入母案已獲得授權的權利要求中，根據上述司法解釋?zhuān)瑧獙⒁压_(kāi)且未納入所要求保護范圍的技術(shù)方案視為申請人捐獻給了社會(huì )公眾，成為公知公用的技術(shù)。但是，如上述分案申請獲得授權，依法應受法律保護，沖突由此產(chǎn)生。

也就是說(shuō)，根據上述司法解釋的規定，申請人應在確定獲得母案授權的同時(shí)將未納入母案權利要求且記載在母案說(shuō)明書(shū)中的技術(shù)方案捐獻給社會(huì )。如果申請人再將上述捐獻的技術(shù)方案又依照第一種理解中的“固定期限”提出分案申請，從而將已經(jīng)捐獻了的技術(shù)方案歸為己有，這不但有違誠實(shí)信用原則，也損害到了社會(huì )公眾的利益。

由上述可知，不管母案最終能否獲得授權，分案申請提起期限的截止日都應該限定在其母案授權狀態(tài)確定之日。

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作者：劉興彬  廣州專(zhuān)利律師

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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