企業(yè)IPO進(jìn)程中的「知識產(chǎn)權風(fēng)險及應對策略」

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作者：趙宇  北京派爾特醫療科技股份有限公司

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權研究院

原標題：淺議企業(yè)IPO進(jìn)程中的知識產(chǎn)權風(fēng)險及應對策略

在中國企業(yè)逐步走向公眾的過(guò)程中，暴露出越來(lái)越多的問(wèn)題，特別是與上市公司、擬上市公司等資本市場(chǎng)參與主體相關(guān)的法律訴訟逐漸增多，在諸多類(lèi)型的訴訟中，知識產(chǎn)權訴訟是企業(yè)在上市進(jìn)程中遇到的極具挑戰性與殺傷力的一類(lèi)問(wèn)題，而且往往會(huì )對企業(yè)上市造成巨大的影響。筆者針對企業(yè)在IPO進(jìn)程中可能遇到的專(zhuān)利權、商標權、著(zhù)作權、商業(yè)秘密風(fēng)險及應對策略分別作一粗淺的總結與探討，以期對相關(guān)企業(yè)有所幫助。

2017年5月，因專(zhuān)利訴訟，“共享單車(chē)第一股”永安行在路演前夕宣布暫緩IPO發(fā)行！

2017年7月，華體科技A股上市一個(gè)月被起訴專(zhuān)利侵權，索賠金額超過(guò)4000萬(wàn)元！

2017年8月，聚利科技在籌劃A股上市審核的最后時(shí)刻，遭受金溢科技專(zhuān)利侵權訴訟索賠1億元的打擊，很可能影響IPO的進(jìn)程！

……

中國資本市場(chǎng)歷經(jīng)20余年的高速發(fā)展，規模已躍居世界第二，越來(lái)越多志存高遠的中國企業(yè)希望通過(guò)資本市場(chǎng)融資以解決發(fā)展壯大所需的資金問(wèn)題。然而，在中國企業(yè)逐步走向公眾的過(guò)程中，暴露出越來(lái)越多的問(wèn)題，特別是與上市公司、擬上市公司等資本市場(chǎng)參與主體相關(guān)的法律訴訟逐漸增多，在諸多類(lèi)型的訴訟中，知識產(chǎn)權訴訟是企業(yè)在上市進(jìn)程中遇到的極具挑戰性與殺傷力的一類(lèi)問(wèn)題，而且往往會(huì )對企業(yè)上市造成巨大的影響。

除了上述三起近期發(fā)生的案例，由于知識產(chǎn)權問(wèn)題倒在IPO大門(mén)口的企業(yè)數不勝數，如蘇州恒久專(zhuān)利欠費IPO被否、西點(diǎn)藥業(yè)專(zhuān)利權屬不明IPO首發(fā)遭否、三歐機械隱瞞專(zhuān)利侵權糾紛IPO列入黑名單、喬丹體育商標權糾紛IPO長(cháng)期擱置、山東信得商標許可問(wèn)題IPO被否、瑞創(chuàng )網(wǎng)科及凱立德科技著(zhù)作權侵權糾紛IPO終止審查、富士康訴比亞迪電子侵犯商業(yè)秘密力阻其香港上市等等，由此可見(jiàn)知識產(chǎn)權問(wèn)題看似輕微，實(shí)則重大，其主要影響在于是否會(huì )導致企業(yè)在資產(chǎn)獨立性、關(guān)聯(lián)交易公允性、持續盈利能力等方面產(chǎn)生缺陷，從而構成重大上市障礙。根據《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》第30條及根據《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng )業(yè)板上市管理暫行辦法》第14條的規定，企業(yè)上市融資，應當具備持續盈利能力，如果發(fā)行人的商標、專(zhuān)利、專(zhuān)有技術(shù)、特許經(jīng)營(yíng)權等重要資產(chǎn)或者技術(shù)的取得或者使用存在重大不利變化風(fēng)險，就易被認為不具備持續盈利能力。

由此可見(jiàn)，影響持續盈利能力的知識產(chǎn)權訴訟與一般的訴訟大有不同。一般的訴訟大都是涉及過(guò)去的，賠償即可了事，對公司的影響有限，而知識產(chǎn)權訴訟是關(guān)系未來(lái)的，涉及相關(guān)產(chǎn)品能不能繼續銷(xiāo)售，進(jìn)而影響企業(yè)的持續盈利能力，導致公司的未來(lái)發(fā)展具有不確定性，因而關(guān)系重大，會(huì )對上市造成致命打擊，即使僥幸過(guò)關(guān)，也會(huì )遭受時(shí)間、金錢(qián)、商譽(yù)的損失。

因此，對于擬IPO的企業(yè)而言，應將知識產(chǎn)權作為企業(yè)發(fā)展的重要戰略。以下，筆者針對企業(yè)在IPO進(jìn)程中可能遇到的專(zhuān)利權、商標權、著(zhù)作權、商業(yè)秘密風(fēng)險及應對策略分別作一粗淺的總結與探討，以期對相關(guān)企業(yè)有所幫助。

一、商標權風(fēng)險及應對策略

（一）商標權風(fēng)險：

商標權是企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)的重要組成部分，也是企業(yè)在上市進(jìn)程中頗受關(guān)注的問(wèn)題。目前，企業(yè)在上市進(jìn)程中遭遇的商標爭議主要包括：一般商標近似侵權、侵犯他人馳名商標權益、侵犯他人著(zhù)作權、外觀(guān)設計專(zhuān)利權、名稱(chēng)權姓名權肖像權等在先權利、申請注冊商標遭遇異議或已注冊商標遭遇撤銷(xiāo)或無(wú)效。

（二）應對策略：

1、針對容易出現問(wèn)題的環(huán)節進(jìn)行排查。排查范圍包括：商標是否尚未注冊、已注冊商標是否已及時(shí)續展、注冊商標是否存在侵害他人馳名商標或使用特定地點(diǎn)及商品通用名稱(chēng)等權屬爭議、轉讓商標或出資商標權屬是否已變更至公司名下、被許可商標原始權屬狀態(tài)是否有所變化等等。

2、全面加強商標注冊。企業(yè)應盡量提前、及時(shí)建立完善的商標申請與防控體系，對相關(guān)類(lèi)別或未來(lái)可能涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域提前進(jìn)行商標申請布局。

3、完善許可協(xié)議。企業(yè)應通過(guò)許可合同來(lái)嚴格規范許可，特別是許可范圍、許可期限、到期后續展許可等重要條款嚴格把控，并積極進(jìn)行許可備案。

4、加強商標管理與監控。對自有商標及時(shí)續展、對被許可商標定期監控原始權屬的變化。

5、主動(dòng)維權。如商標遭他人搶注，可以進(jìn)行異議或對其申請宣告無(wú)效，或者嘗試談判收購；如遭遇商標訴訟，一定要與證監會(huì )保持溝通，積極進(jìn)行反饋與說(shuō)明，并委托專(zhuān)業(yè)律師積極應對，切不可一味保守讓步[1]。

二、專(zhuān)利權風(fēng)險及應對策略

（一）專(zhuān)利權風(fēng)險：

在IPO的進(jìn)程中，證監會(huì )對于專(zhuān)利權狀況審查十分嚴格，特別是對于為自主創(chuàng )新型企業(yè)融資而設立的創(chuàng )業(yè)板而言，要求在招股說(shuō)明書(shū)中充分展示技術(shù)實(shí)力和創(chuàng )新能力，并列明其所擁有的專(zhuān)利加以證明。實(shí)踐中，主要在重大未決訴訟及信息披露等方面問(wèn)題最為集中。

（二）應對策略：

1、上市前進(jìn)行專(zhuān)利問(wèn)題排查：首先，需核查披露的技術(shù)是否全面申請了專(zhuān)利，保護范圍是否完善；其次，排查專(zhuān)利產(chǎn)品的銷(xiāo)售市場(chǎng)是否已申請專(zhuān)利，是否存在侵權風(fēng)險；再次，排查專(zhuān)利權是否維持有效，如是否按時(shí)交納年費、是否存在質(zhì)押、轉移、許可、無(wú)效、終止等情況；最后，還要排查潛在的侵權風(fēng)險，如企業(yè)取得的是某產(chǎn)品的制造方法的專(zhuān)利，則要檢查該方法所實(shí)現的產(chǎn)品是否被專(zhuān)利權保護，另外如某專(zhuān)利產(chǎn)品的實(shí)施有賴(lài)于前一專(zhuān)利的實(shí)施，而該前一權利由其他企業(yè)所擁有，這些都是專(zhuān)利權排查時(shí)需關(guān)注的重點(diǎn)。

2、加強自主創(chuàng )新：獲得高價(jià)值專(zhuān)利最有效的方法就是加大研發(fā)投入，積極進(jìn)行自主創(chuàng )新，進(jìn)行全面專(zhuān)利組合的布局，實(shí)現真正的自主知識產(chǎn)權體系。

3、在企業(yè)內部建立專(zhuān)業(yè)部門(mén)或聘請外部專(zhuān)利律師顧問(wèn)：與其他知識產(chǎn)權不同，專(zhuān)利工作是一項極其專(zhuān)業(yè)而又嚴謹的系統工程，從業(yè)人員既需要深刻理解技術(shù)又要了解相關(guān)法律，因此企業(yè)應當建立專(zhuān)門(mén)部門(mén)才能高效應對，即使企業(yè)不具備相關(guān)的條件，也要聘請外部專(zhuān)利律師作為顧問(wèn)進(jìn)行指導，才能夠在IPO進(jìn)程中有效處理好可能遭遇的各種專(zhuān)利問(wèn)題[2]。

三、著(zhù)作權風(fēng)險及應對策略

（一）著(zhù)作權風(fēng)險：

在企業(yè)上市的進(jìn)程中出現的著(zhù)作權糾紛就像一顆定時(shí)炸彈，會(huì )對企業(yè)上市產(chǎn)生很大的負面影響。目前企業(yè)遇到最多的著(zhù)作權訴訟是侵權糾紛，以IT類(lèi)企業(yè)較多，主要包括互聯(lián)網(wǎng)侵權（最具代表性的是對信息網(wǎng)絡(luò )傳播權的侵犯）、著(zhù)作權侵權（最為常見(jiàn)的侵權如盜版）、權屬爭議、轉讓與出資瑕疵、許可使用風(fēng)險（如計算機軟件的被許可人超授權范圍使用）等。

（二）應對策略：

針對在上市進(jìn)程中可能面臨的著(zhù)作權風(fēng)險，可以采取以下措施應對：

1、加強著(zhù)作權登記，特別是計算機軟件著(zhù)作權的登記。盡管著(zhù)作權取得制度實(shí)行的是自動(dòng)取得，但是登記的證明文件可以為著(zhù)作權糾紛提供初步的證明，以防范今后可能發(fā)生的權屬糾紛。

2、完善著(zhù)作權許可協(xié)議。擬上市公司以被許可方式使用著(zhù)作權時(shí)，應盡可能完善著(zhù)作權許可使用合同并嚴格審查相關(guān)文件，以便將風(fēng)險降到最低。

3、 建立健全著(zhù)作權管理制度，加強日常著(zhù)作權管理。擬上市公司應建立全面的著(zhù)作權管理制度，加強對企業(yè)著(zhù)作權的產(chǎn)生、使用、許可與被許可的管理。

4、 主動(dòng)維權、積極應對訴訟。擬上市企業(yè)發(fā)現著(zhù)作權遭受侵犯時(shí)以及面臨著(zhù)作權侵權糾紛時(shí)，應聘請專(zhuān)業(yè)的律師團隊盡早盡快解決，并真實(shí)、準確的披露信息，積極配合發(fā)審委審核。

四、商業(yè)秘密風(fēng)險及應對策略

（一）商業(yè)秘密風(fēng)險：

對于企業(yè)而言，商業(yè)秘密泄露是主要面臨的風(fēng)險。究其原因大體可以概括為未建立嚴密的商業(yè)秘密保護制度從而導致員工離職時(shí)將商業(yè)秘密帶走、商業(yè)秘密被他人竊取、沒(méi)有嚴密的防控體系而導致不當泄密等。

（二）應對策略：

1、建立完善的保密制度與保密體系。如由具體職能部門(mén)專(zhuān)項負責、嚴格確定商業(yè)秘密保密范圍、分層次控制接觸商業(yè)秘密人員、與員工簽訂保密協(xié)議及競業(yè)禁止協(xié)議并按國家規定支付相關(guān)費用。

2、上市進(jìn)程中做好商業(yè)秘密保護措施。如與中介機構簽訂保密協(xié)議、在信息披露與保密之間取得良性平衡（對于重大秘密力圖向證監會(huì )申請披露豁免）。

3、面臨商業(yè)秘密訴訟時(shí)迂回應對。在上市進(jìn)程中提起商業(yè)秘密訴訟，由于原告的舉證責任要求較高，維權具有一定困難，即便擬上市企業(yè)是原告，該訴訟也可能對其造成不利影響，因此應采用迂回戰術(shù)，先行搜集證據，聘請律師共同制定好策略，待企業(yè)成功上市后再提起訴訟積極維權。

綜上所述，知識產(chǎn)權是企業(yè)重要的無(wú)形資產(chǎn)，更是企業(yè)核心競爭力與持續盈利能力的重要體現，有志于IPO的企業(yè)一定要及早制定戰略，積極有效布局保護。本文對商標權、專(zhuān)利權、著(zhù)作權和商業(yè)秘密四類(lèi)主要知識產(chǎn)權在IPO進(jìn)程中可能面臨的問(wèn)題及應對策略進(jìn)行了淺顯的分析，以期望引起相關(guān)企業(yè)的重視并希望能夠為其提供一定的借鑒。

參考文獻：

[1]劉明俊 操樂(lè )龍 史迎春 劉曦雨 企業(yè)IPO知識產(chǎn)權風(fēng)險防范與糾紛解決 2013年7月

[2]北京精金石專(zhuān)利公眾號 IPO！老板，你的IP歐了么？ 2017年8月

發(fā)布：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：趙宇  北京派爾特醫療科技股份有限公司

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權研究院

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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