企業(yè)在「專(zhuān)利合同管理」中應當注意的一些問(wèn)題

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供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權研究院

作者：何璇   北京市奇虎科技股份有限公司

原標題：原創(chuàng )：企業(yè)在專(zhuān)利合同管理中應當注意的一些問(wèn)題

專(zhuān)利合同法是調整平等主體合同關(guān)系的法律規范總稱(chēng)，調整專(zhuān)利權轉讓、許可、質(zhì)押等法律規范。屬于專(zhuān)利合同法的有專(zhuān)利法、合同法、擔保法等。除了專(zhuān)利法本身的規定外，還有合同法分則中關(guān)于技術(shù)轉讓合同、技術(shù)咨詢(xún)合同、技術(shù)服務(wù)合同等規定。另外，物權法中規定債務(wù)人或者第三人有權處分的專(zhuān)利權可以出質(zhì)。2000年最高人民法院出臺了中華人民共和國擔保法若干問(wèn)題的解釋?zhuān)幎藢?zhuān)利權的出質(zhì)人未經(jīng)質(zhì)權人同意轉讓或者許可他人使用已出質(zhì)專(zhuān)利權的，該行為無(wú)效，2001年最高院的司法解釋主要是關(guān)于審理專(zhuān)利糾紛案件適用法律問(wèn)題的若干規定，規定了合同糾紛的法院管轄，等等。從法律角度對于專(zhuān)利合同實(shí)施的保證越來(lái)越多。另外，還有各種行政法規和部門(mén)規章等，都為專(zhuān)利合同提供了法律依據。

完備的合同，條款是基礎。專(zhuān)利許可合同的條款可分為商務(wù)性條款、技術(shù)性條款和法律性條款三大類(lèi)，一般應包括前言、定義、合同范圍、價(jià)格、支付、技術(shù)資料的交付、保證和索賠、稅費、侵權、爭議的解決以及合同生效等內容，尤其應該注意以下幾點(diǎn)：

（1）定義條款，例如，許可的定義、排他性、非排他性、區域限制、應用范圍、有效期、改進(jìn)技術(shù)、支付方式與費用、保證、擔保、賠償條款、轉授使用許可。

（2）關(guān)于維持專(zhuān)利權有效的條款。按照專(zhuān)利法的規定，在專(zhuān)利權的法定保護期限內，專(zhuān)利權人應每年按規定繳納年費方可維持專(zhuān)利權有效。為避免合同糾紛的發(fā)生，當事人應在合同條款中對維持專(zhuān)利權有效和被宣告無(wú)效及縮小保護范圍后該如何處理進(jìn)行約定。

（3）侵權問(wèn)題的處理條款。合同條款中一定要把侵權后的責任劃分清楚，通常約定發(fā)生侵權時(shí)，由許可方負責由此帶來(lái)的一切法律責任并承擔一切法律后果。比如，技術(shù)投入所涉及的專(zhuān)利責任。

（4）合同生效條款。一般來(lái)說(shuō)，專(zhuān)利許可合同經(jīng)雙方當事人簽字后即可生效。專(zhuān)利法實(shí)施細則所規定的“專(zhuān)利權人與他人訂立的專(zhuān)利實(shí)施許可合同，應當自合同生效之日起3個(gè)月內向國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)備案”不是合同生效的必備條件。關(guān)于合同的有效期限，可以約定當事人雙方的權利和義務(wù)結束后合同自動(dòng)失效，也可以約定一個(gè)明確的期限。

現在專(zhuān)利運營(yíng)是市場(chǎng)上大家關(guān)注的焦點(diǎn)，而無(wú)論是專(zhuān)利運營(yíng)，還是任何的技術(shù)交易，專(zhuān)利合同是保證運營(yíng)安全的基礎。在專(zhuān)利許可合同中，考慮到專(zhuān)利權人有可能在專(zhuān)利許可合同的存續期間，向第三人轉讓專(zhuān)利權，應明確約定因為專(zhuān)利轉讓中止合同因此帶來(lái)的損害賠償。要防止專(zhuān)利被許可使用人實(shí)施專(zhuān)利或者商業(yè)秘密超越了約定范圍或違反保密義務(wù)，防止被許可方越權行為，例如超越了使用專(zhuān)利的期限、地區、方式和范圍等，還包括獨占實(shí)施許可合同的許可使用方在許可范圍內，自己又實(shí)施同一技術(shù)；排他實(shí)施許可合同和獨占實(shí)施許可合同的許可方在許可范圍內，就同一技術(shù)與第三人簽訂專(zhuān)利許可使用合同。對于方法專(zhuān)利，建議在多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行許可，對于獨立權利要求和從屬權利要求可以分別進(jìn)行許可，根據不同的許可使用條件，訂立普通許可使用合同、排他許可使用合同、獨占許可使用合同、交叉許可使用合同和可分售許可使用合同等。要考慮許可合同中是否包含了默示許可。例如，授權制造和使用不等于授權了銷(xiāo)售的權利，授權使用可能暗含制造的權利。

如果雙方簽訂了合同并各自履行了義務(wù)，專(zhuān)利權被宣告無(wú)效對該專(zhuān)利許可合同以及履行的部分不具有追溯力，而合同尚未履行的部分，一般不再履行。在授權許可協(xié)議中，還應對被許可方進(jìn)行分許可權利進(jìn)行約定，無(wú)論是排他性授權許可、非排他性授權許可，還是雙方共有，都需要對分許可的權利進(jìn)行明確說(shuō)明。例如，要考慮是否對分許可進(jìn)行限制，以避免許可方再次授權第三人，協(xié)議終止后，分協(xié)議的權利如何處理?許可方是否可以通過(guò)被許可方從分許可中獲得的收益而進(jìn)行分成？進(jìn)行制造的排他性占有權是否暗含其他分許可的權利。目前供應商帶來(lái)的知識產(chǎn)權風(fēng)險在實(shí)踐中非常的多。在專(zhuān)利合同中，可以對知識產(chǎn)權擔保設置考核，進(jìn)行供應商合規管理，對不同的供應商設置不同的風(fēng)險等級，做好相應的知識產(chǎn)權調查和擔保工作，設置擔保協(xié)議中的風(fēng)險轉移條款。

在專(zhuān)利許可合同中，還應注意專(zhuān)利權人許可技術(shù)不能達標，或技術(shù)不能實(shí)施，防止許可方對某些技術(shù)進(jìn)行了保留，或者在合同履行中沒(méi)有完全履行技術(shù)指導、交費技術(shù)資料。專(zhuān)利合同違約包括不履行專(zhuān)利合同和履行專(zhuān)利合同義務(wù)不符合約定。如約定的違約金低于實(shí)際損失的，可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當增加，要求對方繼續履行合同，采取補救措施，支付違約金，賠償損失。

在專(zhuān)利轉讓合同中，受讓人應該避免專(zhuān)利權重復轉讓?zhuān)瑢τ趯?zhuān)利的過(guò)渡期進(jìn)行考慮，例如，誰(shuí)來(lái)繳納專(zhuān)利申請續展費用或年費，如專(zhuān)利權利在過(guò)渡期被宣告無(wú)效，專(zhuān)利權人需要對此進(jìn)行負責。當事人還應考慮專(zhuān)利申請權利的優(yōu)先權一并轉讓。在專(zhuān)利權被第三人所主張權利，原權利人應當承擔應訴的任務(wù)。由于受讓專(zhuān)利技術(shù)不能實(shí)施，或者技術(shù)不能達標，就其中轉讓費的返還，損失賠償應當事先約定。

由于專(zhuān)利權包含制造、使用、銷(xiāo)售、許諾銷(xiāo)售和進(jìn)口等權利，在簽訂專(zhuān)利質(zhì)押合同中，以上權利不能分割出質(zhì)給不同的債權人。專(zhuān)利出質(zhì)后，應明確約定禁止進(jìn)行許可使用等，出質(zhì)人不得轉讓或者許可他人使用專(zhuān)利權。專(zhuān)利無(wú)效中，質(zhì)權人有權要求作為有利害關(guān)系第三方參與無(wú)效宣告。在專(zhuān)利質(zhì)押合同存續期間，質(zhì)權人有權請求出質(zhì)人提供擔保。

最后，要防止濫用專(zhuān)利合同。濫用專(zhuān)利合同主要包括：限制獲得替代技術(shù)，限制被許可人從其他來(lái)源獲得與許可專(zhuān)利技術(shù)類(lèi)似或者具有競爭力的其他技術(shù);阻礙實(shí)施。阻礙被許可人根據市場(chǎng)需求，按照合理方式充分實(shí)施被許可專(zhuān)利技術(shù)，包括明顯不合理地限制被許可方生產(chǎn)產(chǎn)品或者提供服務(wù)的數量、品種、價(jià)格、銷(xiāo)售渠道和出口市場(chǎng);非法搭售。要求被許可方接受并非實(shí)施專(zhuān)利技術(shù)必不可少的附帶條件，包括購買(mǎi)非必需的技術(shù)、原材料、產(chǎn)品、設備、服務(wù)以及接收非必需的人員等;限制交易。不合理地限制被許可方購買(mǎi)原材料、零部件、產(chǎn)品或者設備等的渠道或者來(lái)源。禁止有效性質(zhì)疑，禁止被許可方對許可專(zhuān)利技術(shù)的有效性提出異議或者對提出異議附加條件。

對于一些私有協(xié)議、或者不公開(kāi)的事實(shí)標準等需要格外注意。權利人都不得以合同條款實(shí)現對專(zhuān)利技術(shù)的超法定權利范圍的壟斷，限制被許可人從其他渠道對專(zhuān)利技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)和后續的開(kāi)發(fā)，不得強制要求被許可方購買(mǎi)其不需要的技術(shù)設備或者產(chǎn)品，以此作為專(zhuān)利許可的條件。不得限制被許可方實(shí)施專(zhuān)利，使用技術(shù)秘密的規模，產(chǎn)品數量和價(jià)格等。不得運用合同條款提出限制條件，要求被許可方在專(zhuān)利權有效期限終止或者被無(wú)效后繼續支付專(zhuān)利費用等。專(zhuān)利無(wú)效或者終止時(shí)，專(zhuān)利許可合同應予撤銷(xiāo)。由此給被許可人帶來(lái)的損失，應當進(jìn)行賠償。

專(zhuān)利合同的最終目的是為了促成交易，在不同行業(yè)不同企業(yè)內部有不同的策略，專(zhuān)利合同從簽訂到履行完成，中間也經(jīng)過(guò)了許多流程或部門(mén)，需要對業(yè)務(wù)從商業(yè)角度和企業(yè)文化角度有比較清楚的了解。需要結合企業(yè)的目標、優(yōu)先級、以及可以承受的風(fēng)險，對專(zhuān)利合同進(jìn)行分業(yè)務(wù)、分類(lèi)型進(jìn)行精細化管理，有助于提高交易的快捷性，保證交易的安全性，提高企業(yè)在市場(chǎng)競爭中的抗風(fēng)險能力，成為激勵對創(chuàng )新進(jìn)行投資的重要保障。

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供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權研究院

作者：何璇  北京市奇虎科技股份有限公司

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