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“本文討論在專(zhuān)利侵權糾紛中,有關(guān)功能性限定的侵權認定問(wèn)題?!?br/>
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作者:于春博 北京宣言律師事務(wù)所
“功能性限定”在專(zhuān)利法領(lǐng)域是一個(gè)非常復雜的問(wèn)題。一方面,從撰寫(xiě)的角度,絕大多數人都不喜歡使用功能性限定,《專(zhuān)利審查指南》專(zhuān)門(mén)要求盡量避免使用功能性限定技術(shù)特征。另一方面,有些技術(shù)特征無(wú)法用結構特征來(lái)限定,還有一些技術(shù)特征用結構特征限定不如用功能或效果特征來(lái)限定更為恰當,就只能采用功能性限定。并且,功能性限定在授權、確權和維權的程序中,其適用標準等存在差異。本文僅討論在專(zhuān)利侵權糾紛中,有關(guān)功能性限定的侵權認定問(wèn)題。
01何謂功能性限定
功能性限定,指的是在專(zhuān)利的權利要求中,使用功能描述而非結構描述來(lái)限定技術(shù)特征的方式。功能性限定不使用結構特征或方法特征,而是采用功能特征或效果特征來(lái)對權利要求保護的技術(shù)特征范圍進(jìn)行限定。這種限定方式在專(zhuān)利文件中通常表現為“能……的裝置”、“配置為……”、“通過(guò)……的方式實(shí)現……”等表述。功能性限定與功能性特征有所不同,功能性限定是一種描述,而功能性特征是技術(shù)特征,功能性特征=功能性限定+件/部/機構等。
《專(zhuān)利審查指南(2023)》第二部分第二章3.2.1以說(shuō)明書(shū)為依據中規定,通常,對產(chǎn)品權利要求來(lái)說(shuō),應當盡量避免使用功能或者效果特征來(lái)限定發(fā)明。并具體規定了使用功能或者效果特征來(lái)限定發(fā)明被允許的具體情形。盡管在專(zhuān)利的撰寫(xiě)中,功能性限定的應用是謹慎的,但是,在很多情況下,使用功能性限定在專(zhuān)利權利要求中更靈活地描述技術(shù)方案,使得權利要求的技術(shù)方案得到更好的保護。實(shí)踐中,功能性限定在權利要求中相當普遍。
根據《專(zhuān)利審查指南》的規定,對于權利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征,應當理解為覆蓋了所有能夠實(shí)現所述功能的實(shí)施方式。這意味著(zhù)在專(zhuān)利授權和確權階段,對功能性限定采用了寬廣范圍的解釋。然而,根據《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋》的規定,對于權利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征,人民法院應當結合說(shuō)明書(shū)和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式,確定該技術(shù)特征的內容。這意味著(zhù)在侵權判定階段,對功能性限定的解釋更為具體和嚴格。
對于專(zhuān)利權人而言,在專(zhuān)利授權和確權的審查中,只要有證據公開(kāi)了能夠實(shí)現所述功能的實(shí)施方式,就意味著(zhù)該技術(shù)特征被公開(kāi)了,這對專(zhuān)利權人獲得穩定的專(zhuān)利權是不利的。而在侵權判定中,僅僅能夠實(shí)現所述功能的實(shí)施方式是不夠的,通常需要參考涉案專(zhuān)利具體實(shí)施例中的內容。以下以具體案例為例,分析司法實(shí)踐中,功能性限定的認定和解釋。
02功能性限定的認定
盡管功能性限定是采用功能特征或效果特征來(lái)進(jìn)行描述,但是不是權利要求中有功能和效果描述的,就是功能性限定。例如,在戴某某與某運動(dòng)用品公司侵害實(shí)用新型專(zhuān)利權糾紛中,權利要求書(shū)中包括“關(guān)閉器件”?!瓣P(guān)閉”顯然是一種功能,于是原告戴某某認為,“關(guān)閉器件”系功能性限定。最高人民法院認為,涉案專(zhuān)利權利要求17中雖然限定了“關(guān)閉器件”在涉案專(zhuān)利中的功能,但涉案專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)及附圖中對“關(guān)閉器件”進(jìn)行了清楚的說(shuō)明和標注,本領(lǐng)域技術(shù)人員通過(guò)閱讀權利要求、說(shuō)明書(shū)及附圖,能夠直接、明確的確定“關(guān)閉器件”的具體實(shí)施方式,故“關(guān)閉器件”不屬于功能性特征[1]。也就是說(shuō),“關(guān)閉器件”是一個(gè)具體的結構、部件,不是功能性特征。
在采棉機配件有限公司、塑料工業(yè)公司等侵害發(fā)明專(zhuān)利權糾紛中,最高人民法院明確了判斷功能性特征的標準:一是該發(fā)明創(chuàng )造中存在僅通過(guò)功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征,該技術(shù)特征所對應的結構、組分等在該發(fā)明創(chuàng )造中并未限定;二是本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀該專(zhuān)利文本后,無(wú)法明確得出該技術(shù)特征對應的實(shí)施方式,即無(wú)法明確確定該技術(shù)特征的結構、組分等。該案中,涉案專(zhuān)利權利要求1 中對“Z 型鎖合部分”的結構進(jìn)行了限定,且權利要求對于兩部分的位置關(guān)系、粘結方式進(jìn)行了限定。通過(guò)閱讀權利要求中的限定,本領(lǐng)域技術(shù)人員可明確知道 “Z 型鎖合部分”的具體結構,因此,“Z 形鎖合部分”不屬于功能性特征[2]。
一種特殊情況是,存在多種使用環(huán)境時(shí)功能性特征內容的認定。在某環(huán)境設備有限公司訴某煙囪公司等侵害發(fā)明專(zhuān)利權糾紛案中,最高人民法院明確了,在說(shuō)明書(shū)記載的專(zhuān)利技術(shù)方案存在多種使用環(huán)境的情況下,專(zhuān)利權人通常無(wú)須一一列舉說(shuō)明各種使用環(huán)境下的具體實(shí)施方式。當說(shuō)明書(shū)僅給出了一種使用環(huán)境下的實(shí)施例但又明確記載了該技術(shù)方案可適用于多種使用環(huán)境時(shí),本領(lǐng)域技術(shù)人員通過(guò)閱讀專(zhuān)利權利要求書(shū),并根據已知實(shí)施例可以直接、明確獲得的在其他使用環(huán)境下的實(shí)施方式,應當屬于該功能性限定技術(shù)特征的內容。該案中明確了,實(shí)施例中功能性限定技術(shù)特征可以劃分為基本特征與適應性特征。其中,基本特征為實(shí)現該功能效果必不可少的特征,是功能性限定的技術(shù)特征的本質(zhì)特征,在各種使用環(huán)境下均不可或缺;適應性特征是因不同使用環(huán)境而具有的適應特定使用環(huán)境的特征,是在各種使用環(huán)境下起到適應、配合作用的輔助性、非本質(zhì)、可變化的特征。在該案中,適應性特征被認為是描述使用環(huán)境的特征,被認為并非是區別技術(shù)特征[3]。
03功能性限定的解釋
在專(zhuān)利侵權糾紛中,被訴的產(chǎn)品和方法是否落入權利要求的保護范圍,往往是爭議焦點(diǎn)。此時(shí),確定權利要求的保護范圍是對比的基礎。當涉及到功能性特征,如何解釋該功能性特征并確定其保護范圍,是判斷是否侵權的關(guān)鍵。
專(zhuān)利保護的制度建設,本質(zhì)在于通過(guò)專(zhuān)利公開(kāi),換取保護,在專(zhuān)利權人和公眾利益之間做出合理的平衡。因此,不能完全考慮專(zhuān)利權人的利益,還需要避免通過(guò)使用功能性特征獲得超出專(zhuān)利公開(kāi)范圍的好處,損害社會(huì )公眾的利益,同時(shí)需要鼓勵專(zhuān)利權人對于專(zhuān)利技術(shù)進(jìn)行充分的公開(kāi)?;谝陨侠嫫胶獾男枰?,在侵權判定領(lǐng)域對功能性限定沒(méi)有采用寬廣范圍的解釋?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條的規定:“對于權利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征,人民法院應當結合說(shuō)明書(shū)和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式,確定該技術(shù)特征的內容?!币陨纤痉ń忉屚ㄟ^(guò)將功能性特征解釋為說(shuō)明書(shū)和附圖中所描述的實(shí)現該功能或效果的實(shí)施方式及等同實(shí)施方式,規定應結合說(shuō)明書(shū)和附圖所描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式來(lái)確定該技術(shù)特征的內容,并且各種具體實(shí)施方式的全部技術(shù)特征應分別、并列地作為該功能性技術(shù)特征的內容。
在八方電氣公司訴比沃科技公司侵害發(fā)明專(zhuān)利權糾紛案中,法院認為,僅按字面含義“連接機構”解釋為能夠實(shí)現“將輔助齒輪和鏈輪同軸地連接”這一功能的所有結構,則所有具有這一功能的連接機構都將落入涉案專(zhuān)利權利要求的保護范圍。這樣會(huì )不適當地擴大涉案專(zhuān)利權的保護范圍,從而損害社會(huì )公眾的利益。該案中,涉案專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)和附圖列舉的“連接機構”的具體實(shí)施方式為“鏈輪與輔助齒輪通過(guò)銷(xiāo)或螺栓或腳部一體地形成在輔助齒輪上的銷(xiāo)連接,在鏈輪與銷(xiāo)的卡合區域設置有彈性結構,”“鏈輪通過(guò)單向離合器安裝在驅動(dòng)軸上,輔助齒輪與鏈輪獨立地經(jīng)由軸承可旋轉地安裝在共同基座上”。法院根據以上實(shí)施例中的具體實(shí)施方式作為該功能性特征的解釋?zhuān)_定了權利要求的保護范圍。最終認定被訴產(chǎn)品的連接機構與涉案專(zhuān)利不同,被訴產(chǎn)品不構成侵權[4]。
在埃斯某公司、山東某公司侵害發(fā)明專(zhuān)利權糾紛中,最高人民法院也做出了類(lèi)似的認定。該案中,原告主張“繩索差速器”是功能性技術(shù)特征,其具體實(shí)施方式和技術(shù)結構可以有很多種,只要是實(shí)現了該功能的結構即能夠對應該特征。最高人民法院認為,把繩索差速器解釋為覆蓋實(shí)現該功能的任何方式,會(huì )導致涉案專(zhuān)利獲得明顯不合理的寬泛保護范圍,不應予以采納。最高人民法院采用了實(shí)施例中的結構解釋了該功能性技術(shù)特征,并認為原告沒(méi)有證明被告采用了該結構[5]。
04總結
功能性限定和功能性特征相關(guān)的法律問(wèn)題,是專(zhuān)利法領(lǐng)域比較復雜的法律問(wèn)題。同時(shí),功能性限定和功能性特征在專(zhuān)利的權利要求中又有著(zhù)廣泛的應用。在專(zhuān)利侵權案件中,對于功能性限定有關(guān)的技術(shù)特征,首先需要確定其是不是功能性技術(shù)特征,然后再結合實(shí)施例確定權利要求的保護范圍。功能性技術(shù)特征的認定和權利要求保護范圍的確定往往就決定了案件的最終結果。
參考文獻:
[1]最高人民法院,(2022)最高法知民終2409 號民事判決書(shū)。
[2]最高人民法院,(2022)最高法知民終1472 號民事判決書(shū)。
[3]最高人民法院,(2019)最高法知民終409 號民事判決書(shū)。
[4] 天津市第三中級人民法院,(2020)津03 知民初310 號民事判決書(shū)。
[5]最高人民法院,(2023)最高法知民終719 號民事判決書(shū)。
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(原標題:“功能性限定”相關(guān)的專(zhuān)利侵權認定)
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作者:于春博 北京宣言律師事務(wù)所
編輯:IPRdaily辛夷 校對:IPRdaily縱橫君
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