美國商標使用證據相關(guān)規定解讀｜企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（四十八）

#本文僅代表作者觀(guān)點(diǎn)，不代表IPRdaily立場(chǎng)，未經(jīng)作者許可，禁止轉載#

“本文將對美國商標提交使用證據的相關(guān)規定進(jìn)行解讀，并對提交使用證據的全流程進(jìn)行介紹?！?br/>

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：許曉婷 中國貿促會(huì )專(zhuān)利商標事務(wù)所

美國是我國企業(yè)最重要的海外市場(chǎng)之一，美國商標的申請和維護對于我國企業(yè)在美國開(kāi)展貿易和投資等至關(guān)重要。與我國商標法不同，美國商標制度更加注重商標在商業(yè)中的實(shí)際使用，從申請階段到注冊階段再到商標續展階段，商標權利人均需在不同時(shí)間節點(diǎn)向美國專(zhuān)利商標局提交使用證據，以確保商標的有效性。本文將對美國商標提交使用證據的相關(guān)規定進(jìn)行解讀，并對提交使用證據的全流程進(jìn)行介紹。

一、美國關(guān)于“商業(yè)使用”的相關(guān)規定

美國《商標法》第45條（Section 45）對“商業(yè)使用”（Use in Commerce）的定義[1]如下：

“商業(yè)使用”是指在正常貿易過(guò)程（the ordinary course of trade）中善意使用商標的行為，而不僅僅是為了保留商標權利的使用。就本法而言，下述行為可視為商標在商業(yè)中使用：

商品商標的使用：
（1） 是指將商標以任何方式用于商品、商品容器或與之相關(guān)的商品展示物上，或貼附在標簽上，或者如果商品性質(zhì)無(wú)法將商標按照上述方式使用，則在商品相關(guān)文件或交易文件上使用商標的行為可視為商標使用，以及
（2） 商品在商業(yè)中出售或運輸，以及

服務(wù)商標的使用：
在服務(wù)交易或廣告中使用或展示商標，并且相關(guān)服務(wù)是在商業(yè)中提供，或者相關(guān)服務(wù)是在美國多個(gè)州之間、或美國與外國之間提供的，并且提供服務(wù)者從事與服務(wù)相關(guān)的商業(yè)活動(dòng)。

判斷是否符合“在正常貿易過(guò)程中善意使用商標”的法定要求時(shí)，需要考慮以下因素：（1）使用量；（2）交易的性質(zhì)或質(zhì)量；以及（3）特定行業(yè)內的慣常用法。零星、隨意和名義上的使用不符合支持注冊所需的在正常貿易過(guò)程中善意使用商標的標準。

二、遞交時(shí)間

美國《商標法》規定，美國商標權利人需要在商標申請注冊程序中以下時(shí)間節點(diǎn)提交使用證據：

1、申請階段

美國商標申請可以直接向美國專(zhuān)利商標局提交單一國家申請注冊，亦可以通過(guò)馬德里國際注冊申請指定美國。在直接申請中，美國商標申請可基于以下申請基礎：（1）擬申請商標在美國已實(shí)際使用；（2）擬申請商標在美國打算使用；（3）基于擬申請商標在原屬?lài)淖浴?br/>
在上述（1）基于美國實(shí)際使用提交的商標申請中，在提交商標注冊申請時(shí)，申請人需要提供商標在美國最早使用日期，以及商標使用證據。

在上述（2）基于在美國打算使用的商標申請中，在提交商標注冊申請時(shí)，申請人無(wú)需提供使用證據，如果商標申請順利通過(guò)審查、公告階段并由美國專(zhuān)利商標局下發(fā)核準注冊通知，申請人需要在收到該核準通知后的六個(gè)月內提交使用證據，該期限可以申請延期，每次可以延期6個(gè)月，共可延期5次，總時(shí)間不得超過(guò)核準通知發(fā)出之日起36個(gè)月。

在上述（3）基于擬申請商標在原屬?lài)淖缘纳虡松暾堉?，申請人無(wú)需提供使用證據。

2、注冊階段

美國商標法規定，已注冊的美國商標自注冊之日起第5-6年內，商標權利人需要提交商標使用聲明以及商標使用證據，以維持商標的有效性。如果申請人錯過(guò)上述期限，依然可以在上述期限屆滿(mǎn)后的6個(gè)月寬限期內提交使用聲明，但需要額外繳納寬限期附加費用。

馬德里國際注冊商標指定美國的申請獲得注冊后，同樣需要在該商標在美國的注冊之日起5-6年內提交使用聲明和使用證據，亦存在6個(gè)月寬展期。

3、續展階段

美國商標法規定，美國注冊商標辦理商標續展時(shí)，即商標注冊后的9-10年、以及后續的每9-10年內，商標權利人需要提交商標使用聲明以及商標使用證據，以維持商標的有效性。如果申請人錯過(guò)上述期限，依然可以在上述期限屆滿(mǎn)后的6個(gè)月寬限期內提交使用聲明，但需要額外繳納寬限期附加費用。

馬德里國際注冊商標指定美國的申請獲得注冊后，同樣在該商標在美國的注冊之日起9-10年內、以及后續的每9-10年內提交使用聲明和使用證據，亦存在6個(gè)月寬展期。

三、證據形式[2]

1、商標使用樣本（specimen）的定義

商標使用樣本是商業(yè)使用中的商標樣式，是申請商標在市場(chǎng)中實(shí)際使用在指定或核準商品或服務(wù)上的使用證據，是消費者在考慮是否購買(mǎi)相關(guān)商標所使用的商品或服務(wù)時(shí)所看到的。

對于商品，商標使用樣本能夠顯示商標與現有指定商品在商業(yè)中實(shí)際使用，并且商標與商品直接關(guān)聯(lián)。例如，商標使用樣本可以是附著(zhù)在商品上顯示商標的標簽或標記，或在包裝上顯示商標的產(chǎn)品容器或包裝，或顯示商標并可以購買(mǎi)或訂購相關(guān)商品的網(wǎng)站。

對于服務(wù)，商標使用樣本能夠顯示商標與現有指定服務(wù)在商業(yè)中實(shí)際使用，并且商標與服務(wù)直接關(guān)聯(lián)。例如，商標使用樣本可以包含用于服務(wù)的商標的廣告、小冊子、網(wǎng)站打印件或其他宣傳材料，在所提供服務(wù)中能夠顯示商標的商業(yè)標志，或顯示商標的服務(wù)車(chē)輛。

一般來(lái)說(shuō)，向美國專(zhuān)利商標局提交使用證據的方式為電子方式，不應提交實(shí)物樣本，所以可以提交實(shí)物樣本的照片、掃描件、屏幕截圖或打印件。

2、商標使用樣本（specimen）要求

合格的商標使用樣本需滿(mǎn)足以下要求：

? 在提供商品或服務(wù)的商業(yè)活動(dòng)中證明商標使用的真實(shí)證據（不是模型、打印商標的證據、電子修改后的照片、預期包裝的表現形式或顯示商標的網(wǎng)站草稿）；
? 需顯示商標實(shí)際使用在商標指定商品或服務(wù)項目上；
? 顯示商標與注冊商標相同；
? 應為商標權利人對商標的使用（非他人使用，例如專(zhuān)門(mén)發(fā)送給新聞媒體的新聞稿）；
? 根據商品或服務(wù)類(lèi)型選擇合適的樣本類(lèi)型，例如，廣告材料是服務(wù)的可接受樣本，但不是商品的可接受樣本；
? 可直接將商標與商品或服務(wù)聯(lián)系起來(lái)的能夠顯示商標的使用形式；
? 商標使用方式可以讓消費者識別商標指定商品或服務(wù)的來(lái)源（即起到商標的作用）；
? 網(wǎng)頁(yè)截圖必須顯示訪(fǎng)問(wèn)或打印網(wǎng)頁(yè)的網(wǎng)絡(luò )連接（URL）和日期；
? 商標使用樣本可為JPG格式，大小不超過(guò)5M，也可為PDF、WAV、WMV。WMA、MP3、MPG、AVI等格式，大小不超過(guò)30M。

以下為美國專(zhuān)利商標局可接受的商標使用樣本示例：

? 商品本身

? 商品標簽或標記

? 商品包裝

? 商品銷(xiāo)售陳列

? 商品銷(xiāo)售網(wǎng)站（必須顯示訪(fǎng)問(wèn)或打印網(wǎng)頁(yè)的網(wǎng)絡(luò )連接和日期）

? 服務(wù)商標相關(guān)的往來(lái)廣告或打印文件

? 服務(wù)商標相關(guān)的電視和廣播廣告
? 服務(wù)商標與服務(wù)之間直接關(guān)聯(lián)的營(yíng)銷(xiāo)材料
? 服務(wù)提供場(chǎng)所的標志
? 提供/提供服務(wù)時(shí)使用的材料，如飯店菜單
? 顯示商標與服務(wù)之間直接關(guān)聯(lián)的收據
? 顯示商標與服務(wù)之間直接關(guān)聯(lián)的名片和信頭

四、證據審查

使用聲明中應說(shuō)明商標實(shí)際使用的指定商品或服務(wù)項目并提供相對應的使用證據，如果商標未在部分指定商品或服務(wù)上實(shí)際使用，則需要在使用聲明中予以刪除。一般情況下，注冊商標的每個(gè)類(lèi)別需對應提供至少一份商標使用樣本，如果一份商標使用樣本可以對應注冊的多個(gè)商品或服務(wù)項目，則需要提供相應的具體說(shuō)明。如果審查員為了適當審查有額外的合理需要，或者指定項目較為寬泛或存在不相關(guān)聯(lián)的項目，則可以要求商標權利人提供額外證據。

如果注冊商標未在全部核定注冊的所有商品、服務(wù)或類(lèi)別上進(jìn)行商業(yè)使用，且該未使用情況是由于非商標權利人可控的特殊情況所造成，則應說(shuō)明商標未實(shí)際使用的商品、服務(wù)或類(lèi)別，商標在商業(yè)中停止使用的日期以及預計恢復使用的大致日期，并列舉事實(shí)未使用這些商品、服務(wù)或類(lèi)別的特殊原因，并明確表示未使用并不是放棄商標的意圖。上述特殊情況有可能為以下情況：交易禁運或超出所有人控制的其他情況、因業(yè)務(wù)收購而導致的暫時(shí)不使用、因工廠(chǎng)或設備的更新而導致商標可能暫時(shí)無(wú)法使用但可以在計劃的時(shí)間再次生產(chǎn)等相關(guān)情況。

使用聲明或證據提交后，審查員會(huì )進(jìn)行審查，如認為存在問(wèn)題的，則會(huì )下發(fā)官方通知書(shū)（Office Action），并說(shuō)明原因。答復上述通知書(shū)的方式一般有以下幾種，申請人可以根據具體情況進(jìn)行針對性選擇。

（1）根據審查員的要求對提交的證據進(jìn)行補正，如商標使用樣本難以辨認，申請人可以提交一份該樣本的清晰易讀的真實(shí)副本（true copy）作為回應，并附上轉交人的聲明。

（2）重新提交一份替代證據（Substitute Specimen），并重新提交新證據對應的使用聲明，如最早使用日期有變化的，亦需相應修改。

（3）爭辯原證據能夠顯示商標在商業(yè)中的實(shí)際使用，可以通過(guò)提出具體的、基于事實(shí)的觀(guān)點(diǎn)來(lái)反對審查員的證據或分析，以說(shuō)明為什么審查理由應予撤回。

（4）采用“變更基礎”的方式進(jìn)行答復，如將“實(shí)際使用”為基礎的申請變更為“意圖使用”或“原屬?lài)浴睘榛A，但如變更為“意圖使用”為基礎，后續在注冊前仍需提交使用證據。

如答復仍不滿(mǎn)足審查員要求，在未涉及新的審查理由的情況下，審查員將下發(fā)最終通知書(shū)（Final Office Action），針對最終通知書(shū)，商標權利人可以向原審查員申請重新考慮（Request for Reconsideration），或向商標審理和上訴委員會(huì )（TTAB）提起上訴（Appeal）。

此外，為提高商標注冊的準確性和完整性，并將注冊作為商業(yè)中使用的商標的可靠反映，美國專(zhuān)利商標局制定并實(shí)施商標注冊后審計制度 (Post Registration Audit Program)[3]，對提交的商標使用聲明和使用證據進(jìn)行隨機審計，審計的對象一般需要符合以下要求：首先是注冊商標已經(jīng)完成注冊后使用聲明的提交；其次是該注冊商標一個(gè)類(lèi)別中指定四項及以上商品或服務(wù)，或指定兩個(gè)以上類(lèi)別，且每個(gè)類(lèi)別分別指定了兩項以上商品或服務(wù)。對被要求審計的注冊商標，美國專(zhuān)利商標局會(huì )下發(fā)首次審計通知書(shū)，要求商標權利人提交已提交使用聲明外的其他額外兩項商品或服務(wù)的使用證據，如期限內提交的證據不符合要求或僅刪除指定的兩個(gè)項目，則會(huì )下發(fā)二次審計通知書(shū)，要求商標權利人提供該商標所有其余指定項目的使用證據，如提交證據仍不符合要求，官方會(huì )下發(fā)三次通知書(shū)，商標權利人可以繼續提供使用證據或刪除商品。審計通知書(shū)采用類(lèi)似強制答復制度，即如果商標權利人不按期答復，則商標將會(huì )被整體撤銷(xiāo)。

五、結語(yǔ)

美國對商標使用證據的審查標準日趨嚴格，希望本文可以幫助商標權利人了解美國使用證據的相關(guān)規定和審查標準，為商標權利人在商標布局之初選擇商品或服務(wù)項目時(shí)提供方向和參考，敦促商標權利人積極使用美國注冊商標并注意保存相關(guān)使用證據，提示商標權利人按照美國商標法規定的時(shí)間節點(diǎn)以及相關(guān)要求提交符合規定的使用證據，避免因未按時(shí)提交使用證據或提交使用證據不符合要求而影響商標權利的取得或造成不必要損失。

注釋?zhuān)?/strong>

[1]美國專(zhuān)利商標局網(wǎng)站https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-900d1e1.html。
[2]美國專(zhuān)利商標局https://www.uspto.gov/trademarks/laws/specimen-refusal-and-how-overcome-refusal。
[3]https://www.uspto.gov/about-us/events/understanding-trademark-post-registration-audit-program

相關(guān)閱讀：

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（一）│ 英國商標注冊制度詳解

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（二）│ 印度商標維權路徑探析

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（三）│ 印度專(zhuān)利申請加快審查途徑介紹

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（四）│ 美國專(zhuān)利申請加快審查簡(jiǎn)介

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（五）│ 歐洲單一專(zhuān)利和統一專(zhuān)利法院制度介紹（上）

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（六）| 南非商標保護的主要路徑（上）

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（六）│ 南非商標保護的主要路徑（下）

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（七）│ 巴西專(zhuān)利申請的加速審查介紹

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（八）│ 淺談?dòng)《葘?zhuān)利分案申請實(shí)務(wù)

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（九）│ 非洲知識產(chǎn)權組織專(zhuān)利制度特色

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（十）│ 新加坡：通過(guò)主張商標假冒侵權對在先商標權進(jìn)行保護

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（十一）│ 印度尼西亞著(zhù)作權保護情況概述

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（十二）│ 緬甸商標保護制度及近況

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（十三）│ 土耳其專(zhuān)利申請途徑及現狀

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（十四）│ 印度與中國發(fā)明專(zhuān)利申請制度的異同

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（十五）│ 印度尼西亞簡(jiǎn)易專(zhuān)利制度

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（十六）│ 越南最新知識產(chǎn)權法關(guān)于商標制度的修改

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（十七）│ 印度尼西亞發(fā)明專(zhuān)利制度

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（十八）│ 歐洲單一專(zhuān)利和統一專(zhuān)利法院制度介紹（下）

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（十九）│ 老撾人民民主共和國知識產(chǎn)權立法綜述

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（二十）│ 阿聯(lián)酋專(zhuān)利制度制度概況及特點(diǎn)

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（二十一）│ 加拿大商標注冊和侵權救濟淺議

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（二十二）│ 淺談俄羅斯對商標的保護

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（二十三）│ 越南知識產(chǎn)權司法制度研究（上）

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（二十三）│ 越南商標制度介紹之申請注冊篇

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（二十三）│ 越南商標制度介紹之異議無(wú)效篇

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（二十三）│ 越南商標制度介紹之侵權維權篇

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（二十三）│ 越南著(zhù)作權保護情況概述

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（二十四）│ 印度尼西亞商標制度介紹之注冊申請篇

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（二十四）│ 印度尼西亞商標制度介紹之侵權維權篇

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（二十四）│ 印度尼西亞商標授權確權制度簡(jiǎn)介

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（二十五）│英國專(zhuān)利制度簡(jiǎn)介

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（二十六）│ 韓國專(zhuān)利申請和審查程序介紹
企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（二十七）│ 歐洲專(zhuān)利制度簡(jiǎn)介

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（二十八）│ 歐盟商標撤銷(xiāo)和無(wú)效程序簡(jiǎn)述

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（二十九）│ 法國專(zhuān)利制度概述

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（三十）│ 俄羅斯專(zhuān)利制度概況及特點(diǎn)

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局系列文章（三十一）│ 新加坡專(zhuān)利申請異議和專(zhuān)利復審及撤銷(xiāo)程序介紹

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（三十二）│ 李早陽(yáng)：日本局部外觀(guān)制度介紹——申請篇

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（三十三）│ 崔錫強：意大利專(zhuān)利申請和審查程序介紹

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（三十四）│ 曲虹：法國商標保護的主要路徑

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（三十五）│ 柳冀：墨西哥專(zhuān)利制度介紹

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（三十六）｜郭姍姍：墨西哥商標申請及保護簡(jiǎn)介

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（三十七）｜張立國：德國專(zhuān)利和實(shí)用新型制度概述

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（三十八）｜丁苗：新加坡商標法簡(jiǎn)介

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（三十九）｜杜仙：印度尼西亞展會(huì )知識產(chǎn)權保護

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（四十）｜王福萍：日本商標法修改要點(diǎn)介紹

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（四十一）｜鄒丹：新加坡知識產(chǎn)權糾紛應對方式概覽

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（四十二）｜唐婉：日韓引入商標共存同意制度

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（四十三）｜魏曉萍 宋芮：緬甸商標異議制度簡(jiǎn)介

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（四十四）｜美國專(zhuān)利保護制度介紹

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（四十五）｜美國專(zhuān)利審查實(shí)踐中現有技術(shù)文件的核查

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（四十六）｜羅馬尼亞專(zhuān)利維權簡(jiǎn)介

企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（四十七）｜巴基斯坦商標侵權糾紛應對策略

（原標題：中美兩國藥品專(zhuān)利鏈接制度的比較）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：許曉婷 中國貿促會(huì )專(zhuān)利商標事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：美國商標使用證據相關(guān)規定解讀｜企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（四十八）（點(diǎn)擊標題查看原文）

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily是全球領(lǐng)先的知識產(chǎn)權綜合信息服務(wù)提供商，致力于連接全球知識產(chǎn)權與科技創(chuàng )新人才。匯聚了來(lái)自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個(gè)國家和地區的高科技公司及成長(cháng)型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權負責人，還有來(lái)自政府、律師及代理事務(wù)所、研發(fā)或服務(wù)機構的全球近100萬(wàn)用戶(hù)（國內70余萬(wàn)+海外近30萬(wàn)），2019年全年全網(wǎng)頁(yè)面瀏覽量已經(jīng)突破過(guò)億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來(lái)自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉載此文章須經(jīng)權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場(chǎng)，如若轉載，請注明出處：“http://qaqi.cn”