商標侵權中的原告未使用不賠償抗辯

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“本文試從實(shí)務(wù)角度詮釋《商標法》第六十四條第一款商標侵權中的原告未使用不賠償抗辯適用?！?br/>

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：陳少蘭 劉璐瑤 百一知識產(chǎn)權

《商標法》第六十四條規定：注冊商標專(zhuān)用權人請求賠償，被控侵權人以注冊商標專(zhuān)用權人未使用注冊商標提出抗辯的，人民法院可以要求注冊商標專(zhuān)用權人提供此前三年內實(shí)際使用該注冊商標的證據。注冊商標專(zhuān)用權人不能證明此前三年內實(shí)際使用過(guò)該注冊商標，也不能證明因侵權行為受到其他損失的，被控侵權人不承擔賠償責任。

銷(xiāo)售不知道是侵犯注冊商標專(zhuān)用權的商品，能證明該商品是自己合法取得并說(shuō)明提供者的，不承擔賠償責任。

通常情況下，侵害商標權需承擔賠償責任，但商標法第六十四條規定了侵權但不賠償的兩種例外，一為注冊商標專(zhuān)用權人未實(shí)際使用，另一種為侵權商品存在合法來(lái)源。

最高人民法院在《關(guān)于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權審判服務(wù)大局若干問(wèn)題的意見(jiàn)》中明確：“請求保護的注冊商標未實(shí)際投入商業(yè)使用的，確定民事責任時(shí)可將責令停止侵權行為作為主要方式，在確定賠償責任時(shí)可以酌情考慮未實(shí)際使用的事實(shí)，除為維權而支出的合 理費用外，如果確無(wú)實(shí)際損失和其他損害，一般不根據被控侵權人的獲利確定賠償；注冊人或者受讓人并無(wú)實(shí)際使用意圖，僅將注冊商標作為索賠工具的，可以不予賠償；注冊商標已構成商標法規定的連續三年停止使用情形的,可以不支持其損害賠償請求?！?br/>

根據上述意見(jiàn)可知，商標法第六十四條第一款與注冊商標連續三年不使用的撤銷(xiāo)及防止他人惡意注冊索賠相關(guān)，立法本意均在于鼓勵注冊商標實(shí)際使用并杜絕惡意注冊。

本文試從實(shí)務(wù)角度詮釋《商標法》第六十四條第一款商標侵權中的原告未使用不賠償抗辯適用。

一、需由被告主動(dòng)提起未原告使用不賠償抗辯

在(2015)粵高法民三終字第145號珠海格力電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“格力公司”）訴廣東美的制冷設備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美的公司”）侵害商標權糾紛一案中，格力公司系第8059133號“五谷豐登”注冊商標專(zhuān)用權人，美的公司在其生產(chǎn)的空調器上使用了與上述注冊商標“五谷豐登”相同的商標，格力公司因此訴至法院。

珠海格力電器股份有限公司第8059133號商標

被訴侵權標識

一審法院認為美的公司將“五谷豐登”標識張貼在其生產(chǎn)的19款被訴侵權產(chǎn)品的室內機面板上屬于商標性使用，判決美的公司停止侵權并賠償格力公司380萬(wàn)元。

美的公司不服，上訴強調格力公司未實(shí)際使用涉案商標，起訴前相關(guān)公眾并未把本案商標與其商品建立聯(lián)系，美的公司系善意使用，未對格力公司造成負面影響，不應承擔賠償及消除影響責任。

二審法院認為，格力公司并未提交證據證明在美的公司實(shí)施被訴侵權行為前已實(shí)際使用注冊商標。該注冊商標未起到區分商品來(lái)源功能。雖然美的公司侵害了格力公司注冊商標專(zhuān)用權，但不會(huì )給格力公司造成實(shí)際損失，且美的公司無(wú)從借用涉案商標尚未建立起來(lái)的商譽(yù)推銷(xiāo)自己的產(chǎn)品并因此獲利，故格力公司侵權損害賠償請求權不能成立，其請求以美的公司因侵權獲利為計算賠償損失依據，不應得到支持。

需注意的是，商標法第六十四條的原告未使用不侵權抗辯，要求被告主動(dòng)向法院主張，而非被動(dòng)等待法院依據該條款判決侵權成立但不賠償。

二、商標獨占授權許可時(shí)的特殊性

實(shí)務(wù)中，部分商標權人將商標獨占性許可給案外人，在這種情況下，商標權人已無(wú)權使用注冊商標，如無(wú)法證明損失，損害賠償亦將無(wú)法得到支持。因此這類(lèi)案件在起訴時(shí)，建議以被授權人為原告。

在（2017）皖民終525號劉某訴案涉四家公司侵害商標專(zhuān)用權糾紛一案中，二審法院認為劉某已將案涉商標獨占許可給案外人御美天品公司使用，在此期間劉某無(wú)權使用該商標，對涉案商標不享有除收取許可使用費外的其他經(jīng)濟權利，劉某也未就案涉被控侵權行為給其造成了實(shí)際經(jīng)濟損失進(jìn)行舉證，故對其賠償損失請求不予支持，但合理開(kāi)支酌情支持1.5萬(wàn)元。

三、抗辯時(shí)的同步撤三與商標注冊申請

如發(fā)現原告權利商標實(shí)際未使用，除在民事訴訟中積極抗辯外，建議被告同步對原告商標提出撤三程序，同時(shí)注冊自己的商標，徹底消除法律障礙。

燕京智匯(北京)國際旅行社有限公司第6477049號商標

在（2022）京民再72號燕京智匯(北京)國際旅行社有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“燕京智匯公司”）訴北京燕京國際旅行社有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京燕京公司”）侵害商標權糾紛一案中，被告北京燕京公司除積極抗辯外，對原告燕京智匯公司權利商標提出撤銷(xiāo)申請，并在復審中獲得支持，從源頭上解決了問(wèn)題。

商標的生命在于使用，商標權作為一項重要知識產(chǎn)權，不僅是商品或服務(wù)的指向標志，更承載了企業(yè)商譽(yù)、品質(zhì)保證，而這只有通過(guò)使用才能實(shí)現。商標權利人在取得注冊商標后，法律不支持躺在權利上的人，對注冊商標“注而不用”，或僅將商標作為維權牟利工具，此類(lèi)行為將難以得到支持。

陳少蘭作者專(zhuān)欄

1、如何應對商標搶注及惡意訴訟

2、“知名作品的角色名稱(chēng)權”的構成要件

3、商標許諾銷(xiāo)售侵權的舉證責任分配

4、商標侵權中的合法來(lái)源抗辯三要素

劉璐瑤

1、商標許諾銷(xiāo)售侵權的舉證責任分配

2、商標侵權中的合法來(lái)源抗辯三要素

（原標題：商標侵權中的原告未使用不賠償抗辯）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：陳少蘭 劉璐瑤 百一知識產(chǎn)權

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：商標侵權中的原告未使用不賠償抗辯（點(diǎn)擊標題查看原文）

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