國外專(zhuān)利案例解讀（六）馬庫什權利要求的限縮性修改

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“本文對日本平成29年（行ケ）第10007號案例進(jìn)行法理的討論?！?br/>

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作者：司重陽(yáng) 上海元好知識產(chǎn)權代理有限公司

背景介紹

本案為日本平成29年（行ケ）第10007號，涉案專(zhuān)利為化學(xué)領(lǐng)域的馬庫什權利要求的專(zhuān)利，本案明確了對于馬庫什權利（マ－カッシュ?クレ－ム，Markush  Claim）要求，未超出說(shuō)明書(shū)內容的修改應當被視為具備合法性，即采用“并列說(shuō)”的方式來(lái)認定馬庫什權利要求。

本案的重點(diǎn)討論在于法理的討論，對于技術(shù)結構僅做簡(jiǎn)單描述，若有需要，詳見(jiàn)日本平成29年（行ケ）第10007號的第54頁(yè)至第58頁(yè)。

本案專(zhuān)利的主要結構式：

其中Q的結構式：

本發(fā)明在修改前的權利要求，
采用大范圍描述基團的方式，對權利要求進(jìn)行限制；
例如對于“R1”該基團，修改前：
【R1為亞硝基、鹵素、氰基、硫氰基，C1 ~ C6烷基，C1 ~ C6氯烷基，C1 ~ C6烷基C1 ~ C6烷基，C2 ~ C6烷基，C2 ~ C6烷基，表示- OR3或- S (O) nR3】

修改后：
【R1表示鹵素（ハロゲン，halogen）】
對于其余基團，也采取了類(lèi)似的行為。

對于該種將原本馬庫什權利要求中的基團集合進(jìn)行拆解，作為修改后的權利要求，這一行為是否合法產(chǎn)生了爭議。

對于本案，馬庫什權利要求的修改限縮是否可行？

（一）原告的訴請理由及被告的答辯

原告提出了：

（1）根據關(guān)于馬庫什權利要求的修改相應的審查基準，通過(guò)修正刪除選項，在權利要求中留下特定選項的組合，相當于對權利要求導入了新的技術(shù)，即使修改后的選項在當初明細表等記載的范圍內，也不允許該種修改。

（マ－カッシュ?クレ－ムの補正に関する審査基準によれば，補正により選択肢を削除して特定の選択肢の組合せを請求項に殘すことによって，新たな技術(shù)的事項を導入することとなる場(chǎng)合があるから，補正後の選択肢が當初明細書(shū)等の記載の範囲にあるからといって當該補正が許容されるわけではない。訂正についても同様である。）

（2）~（4）對于從基團集合中選取一個(gè)或者數個(gè)進(jìn)行權利要求的限縮這一行為是不應當被接受的，并且對于一些特定組合，其并未出現在說(shuō)明書(shū)的實(shí)施例之中所明確闡述；退一步而言，即便是權利要求的縮減，并不能說(shuō)是沒(méi)有增加新的權利要求。

（特許請求の範囲の減縮だからといって，新規事項の追加でないとはいえない。）

被告提出了：

（1）~（2）對于特定組合的限縮，這些特定組合雖然實(shí)施例中未顯示，但是證明了材料（權利要求的限定）入手可否的情況下，是沒(méi)有加入新的權利要求的，不會(huì )對相對第三人的利益產(chǎn)生損害。

（本件訂正は，審査基準に沿うもので，新規事項の追加ではない。第三者にとって不測の不利益も生じない。）

（二）法院意見(jiàn)：限縮權利要求后的是否具體可行性

（1）修正后的權利要求下的化學(xué)結構式，是在修正前所記載的權利要求中所記載的。由此，這是權利要求的限縮。該種修改是基于說(shuō)明書(shū)中技術(shù)的相關(guān)事項的，所以并沒(méi)有導入新的技術(shù)特征。因此，并未超出允許修正的范圍。

そして，本件訂正後の化學(xué)物質(zhì)群は，いずれも本件訂正前の請求項に記載された各選択肢に內包されていることが明らかである。したがって，本件訂正は，特許請求の範囲を減縮するものである?！炯骷殨?shū)の全ての記載を総合することにより導かれる技術(shù)的事項との関係において，新たな技術(shù)的事項を導入するものではない?！筏郡盲?，本件訂正は，特許法１３４條の２第９項が準用する１２６條５項の規定に違反しない。

對于原告提出的修正超范圍的理由，法院認為該種修改屬于權利要求的的下位概念的特定化行為，不屬于應當為認定為導入了新的技術(shù)特征。

（2）進(jìn)一步地，對于馬庫什權利要求等擇一形式的權利要求的修改問(wèn)題上

對于該種權利要求，通過(guò)對權利要求進(jìn)行刪除和選擇，在權利要求中留下特定的組合，修正后的權利要求沒(méi)有導入新的技術(shù)特征，則應當被認定為允許的修改。

并且，對于化學(xué)結構的多種結構的組合應當滿(mǎn)足以下兩點(diǎn)（i）對權利要求進(jìn)行了特定化的限制；（ii）存在可以進(jìn)行特定化的化學(xué)結構的組合。

另外，特定化后的組合應當得到說(shuō)明書(shū)的支持，即存在于實(shí)施例中，從說(shuō)明書(shū)全面審查的角度判斷新權利要求下的相關(guān)實(shí)施例是否充分公開(kāi)。此處的判斷基準可以參照“審査ハンドブック付屬書(shū)Ａ 新規事項を追加する補正に関する事例集」（甲１０２）には，事例３５”。

（三）總結

若修正為馬庫什權利要求中列出的多種組合中特定化。并且，該特定化后的組合均包含在該修改前的權利要求所記載的各個(gè)選項中，且可以得到說(shuō)明書(shū)的支持。

如此，法院承認在對權利要求進(jìn)行限縮與結合說(shuō)明書(shū)的全部記載而得出新的權利要求的視角下，該種行為并不是引入了新的技術(shù)特征，修改不違反日本專(zhuān)利法第126條第5項的規定。

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（原標題：國外專(zhuān)利案例解讀<六>馬庫什權利要求的限縮性修改）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：司重陽(yáng) 上海元好知識產(chǎn)權代理有限公司

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：國外專(zhuān)利案例解讀（六）馬庫什權利要求的限縮性修改（點(diǎn)擊標題查看原文）

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