通過(guò)案例淺析不以使用為目的的惡意商標注冊申請的審理認定

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來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李琳

《商標法》第四條第一款規定，自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，對其商品或者服務(wù)需要取得商標專(zhuān)用權的，應當向商標局申請商標注冊。不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回。由上述條款駁回的商標，雖然在理論上存在不同學(xué)說(shuō)，但在實(shí)務(wù)中通常認為須同時(shí)滿(mǎn)足“不以使用為目的”和“惡意”兩個(gè)要件。

其中，“惡意注冊”原指為損害他人合法利益，在主觀(guān)上具有惡意性的注冊行為或商標囤積行為。實(shí)務(wù)中，“惡意注冊行為”一般有兩種方式，一是先搶注后賣(mài)出，獲得轉讓收益；二是搶注后迅速制貨售出，獲得銷(xiāo)售收益。商標法第四條，旨在規制商標惡意囤積行為。

本文希望通過(guò)正反兩個(gè)案例，淺析實(shí)務(wù)中對于不以使用為目的的惡意商標注冊申請的審理認定。

【相關(guān)案例一】

孟某某、國家知識產(chǎn)權局等行政申請再審審查行政裁定書(shū)（2023）最高法行申3020號

【案件概述】

自然人孟某某在第1、5、10、24、33等多個(gè)類(lèi)別的商品上，先后申請注冊了包括訴爭商標在內的“天下金絲利”“金絲利小白”“金絲利”“貨拉拉”“湯溝黃金葉”等271枚商標。

金絲利公司由中國煙草總公司江蘇省公司于1997年組合下屬多家企業(yè)注冊成立；2019年7月1日，“金絲利”被確定為江蘇省煙草系統商業(yè)流通品牌；而孟某某自1999年起依據勞務(wù)派遣關(guān)系或勞動(dòng)合同關(guān)系長(cháng)期在江蘇省連云港市灌南縣煙草專(zhuān)賣(mài)局工作，其對金絲利公司的字號及前述“金絲利”品牌相關(guān)情況理應知曉。

在此情況下，孟某某于2020年6月24日在與“煙草”商品在銷(xiāo)售渠道、銷(xiāo)售對象等方面具有較大關(guān)聯(lián)性的“果酒（含酒精）”等商品上，申請注冊完整包含“金絲利”文字的訴爭商標，二審判決認定其申請注冊訴爭商標主觀(guān)上難謂善意。根據已查明的事實(shí)，雖然孟某某提交了相關(guān)證據用于證明其商標使用情況，但相關(guān)合同均缺乏客觀(guān)履行證據以佐證其實(shí)際履行情況。二審法院考慮到孟某某作為自然人申請商標的數量、類(lèi)別跨度及標志構成情況，認為孟某某提交的證據難以證明其申請注冊訴爭商標具有真實(shí)的使用意圖，亦不能證明其大量申請注冊商標的行為未超出正當經(jīng)營(yíng)的需要，具有一定依據，進(jìn)而認定訴爭商標的注冊構成商標法第四條規定的“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”的情形。

【本案啟示】

自然人孟某某長(cháng)期從事煙草相關(guān)業(yè)務(wù)，對于“金絲利”品牌相關(guān)情況理應知曉，在多個(gè)類(lèi)別上申請注冊“金絲利”相同或近似商標，且未提供有效證據證明其具有相應正當經(jīng)營(yíng)需要、經(jīng)營(yíng)能力或注冊行為具有真實(shí)的使用意圖，被認定為《商標法》第四條第一款規定的“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”的情形。

【相關(guān)案例二】

關(guān)于第69288479號“NUFLAAT及圖”商標駁回復審決定書(shū)( 商評字[2024]第0000008121號 ）

【案件概述】

某某公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)“申請人”）在第3、4、6、8、9、11、16、18、20、21、24、25、27、35、43類(lèi)上遞交“NUFLAAT”商標注冊申請共37件，多被國知局認定為申請行為涉嫌構成不以使用為目的的惡意商標注冊申請而駁回。

在本案駁回復審階段，申請人提交了以下主要證據：百度搜索“NUDAKE”截圖、nuflaat系列產(chǎn)品設計的初衷及部分餐具類(lèi)產(chǎn)品的設計方案、nuflaat系列商標在韓國注冊的情況、申請人就注冊該nuflaat商標的系列溝通及設計生產(chǎn)相關(guān)系列的商品而溝通的情況、部分nuflaat產(chǎn)品的設計圖、部分nuflaat產(chǎn)品的外包裝設計圖、部分nuflaat產(chǎn)品的實(shí)物照片、部分nuflaat產(chǎn)品申請中國專(zhuān)利情況、nuflaat系列產(chǎn)品的部分上市企劃、nuflaat系列已經(jīng)獲得的域名注冊情況及翻譯件、申請人就nuflaat商標的品牌名稱(chēng)設定的部分溝通記錄及設計變化過(guò)程、部分nuflaat樣品情況、部分nuflaat商品的訂單賬單等。

申請人在駁回復審中主張：申請商標系申請人為了正常經(jīng)營(yíng)所申請的商標。申請人創(chuàng )立后致力于在眼鏡、化妝品、餐飲、箱包等時(shí)尚品牌，其旗下主要包括“GENTLEMONSTER”、“TAMBURINS”“NUDAKE”等知名品牌，其中GENTLEMONSTER在眼鏡等相關(guān)領(lǐng)域具有世界范圍聲譽(yù)的知名品牌。申請商標字母系申請人獨立構思，且并非具有固定含義的字母，在經(jīng)過(guò)申請人反復使用后具有可以代表申請人的顯著(zhù)特征。申請人既不是在搶占已有的資源也不是為了跟其他相關(guān)品牌近似，而是為了開(kāi)發(fā)自己的系列商品而進(jìn)行的有益提前注冊使用的行為。申請人基于餐飲品牌NUDAKE做大做強的計劃，已經(jīng)開(kāi)展著(zhù)手設計相關(guān)產(chǎn)品，首先圍繞該品牌的餐具進(jìn)行了相關(guān)獨特設計，目的是形成該品牌的系列風(fēng)格，已經(jīng)計劃于2023年8月向中國市場(chǎng)推出該系列產(chǎn)品，同時(shí)圍繞申請人之前系列相關(guān)的類(lèi)別進(jìn)行了擴展注冊，方便之后進(jìn)一步擴大品牌，且申請人也已經(jīng)完成在韓國本土的商標注冊，其注冊涵蓋了本次在中國的注冊的全部類(lèi)別，從本次申請人申請的具體商品也完全可以看到，申請人本質(zhì)上不是為了搶占資源而注冊，而是實(shí)際均有對應的產(chǎn)品進(jìn)行注冊。申請人提交的證據均可以完全說(shuō)明申請人對該系列商標均是以實(shí)際使用為目的的注冊，且已經(jīng)被他人惡意的模仿使用。

經(jīng)復審認為，根據申請人所述復審理由及申請人提交的證據，本案尚不足以證明申請人注冊申請商標具有不以使用為目的的惡意申請行為，故未構成《商標法》第四條第一款所指情形。申請商標在復審商品上的注冊申請予以初步審定。

【本案啟示】

結合互聯(lián)網(wǎng)及新生態(tài)商品及服務(wù)的特性，商品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售，乃至宣傳方式逐漸趨于綜合化，通常會(huì )涉及多個(gè)領(lǐng)域。如企業(yè)旗下分公司眾多、產(chǎn)業(yè)涉及領(lǐng)域跨度較大，因而在多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域均有商標實(shí)際使用需求，為便于管理，避免商標因近似遭遇駁回，而集中于母公司名下，則易呈現商標申請數量多、類(lèi)別跨度大的特點(diǎn)；如為便于后期擴展業(yè)務(wù)，進(jìn)一步擴大品牌，而進(jìn)行的相關(guān)類(lèi)別上的注冊；如因被多次搶注，而在其他類(lèi)別上進(jìn)行防御性注冊。上述情況在遞交大量商標注冊申請時(shí)，極易因《商標法》第四條第一款遭遇駁回。

由上述案件可以看出：如被認定《商標法》第四條第一款所指情形，需就全部涉及商標的實(shí)際使用情況或者申請注冊意圖等作出說(shuō)明并提供必要證據，除銷(xiāo)售、廣告、榮譽(yù)相關(guān)證據外，上市企劃、產(chǎn)品設計方案、中國專(zhuān)利申請情況、域名、其他國家或地區的商標注冊情況等證據材料可認定其具有真實(shí)使用意圖，從而克服駁回理由，獲得初審。

李琳作者專(zhuān)欄

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3、結合案例淺析馳名商標認定要點(diǎn)及互聯(lián)網(wǎng)背景下的認定趨勢

4、結合案例淺析商標申請通過(guò)使用獲得顯著(zhù)特征（商標法第十一條第二款規定）的認定要點(diǎn)

5、淺析商標領(lǐng)域下的姓名權保護

（原標題：通過(guò)案例淺析不以使用為目的的惡意商標注冊申請的審理認定）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李琳

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：通過(guò)案例淺析不以使用為目的的惡意商標注冊申請的審理認定（點(diǎn)擊標題查看原文）

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