抵觸申請抗辯的“抵觸申請”= 專(zhuān)利審查的“抵觸申請”？

小知2024-06-20

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“不同法院對于保護客體不同的不同類(lèi)型專(zhuān)利之間能否進(jìn)行抵觸申請抗辯沒(méi)有一致的結論?！?/strong>

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：唐淑英

“抵觸申請”概念源自專(zhuān)利審查程序。根據專(zhuān)利法第二十二條第二款的規定，在發(fā)明或者實(shí)用新型新穎性的判斷中，由任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請日以前向專(zhuān)利局提出并且在申請日以后（含申請日）公布的專(zhuān)利申請文件或者公告的專(zhuān)利文件損害該申請日提出的專(zhuān)利申請的新穎性。將這種在判斷新穎性時(shí)損害新穎性的專(zhuān)利申請，我們稱(chēng)為抵觸申請。對于外觀(guān)設計的抵觸申請是在2008年修正的專(zhuān)利法中首次新增的內容, 在當前第四次修改的專(zhuān)利法第二十三條第一款同樣規定，授予專(zhuān)利權的外觀(guān)設計，應當不屬于現有設計；也沒(méi)有任何單位或者個(gè)人就同樣的外觀(guān)設計在申請日以前向國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)提出過(guò)申請，并記載在申請日以后公告的專(zhuān)利文件中。

為什么抵觸申請抗辯可以參照現有技術(shù)抗辯的規定進(jìn)行認定？

關(guān)于被訴侵權人能否以其實(shí)施的技術(shù)屬于現有技術(shù)為由，主張不構成侵犯專(zhuān)利權，現行《專(zhuān)利法》給出了法律依據。專(zhuān)利法第六十七條規定：在專(zhuān)利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實(shí)施的技術(shù)或者設計屬于現有技術(shù)或者現有設計的，不構成侵犯專(zhuān)利權。專(zhuān)利侵權訴訟中被訴侵權人進(jìn)行“現有技術(shù)抗辯”有法律依據，那么抵觸申請抗辯的法律依據在哪里？實(shí)際上，對于被訴侵權人能否以其實(shí)施的技術(shù)屬于抵觸申請為由，主張不構成侵犯專(zhuān)利權，我國專(zhuān)利法及相關(guān)司法解釋中并未有明確規定。目前由法院參照適用有關(guān)現有技術(shù)抗辯的規定對抵觸申請抗辯進(jìn)行認定。

對現有技術(shù)抗辯制度而言，屬于現有技術(shù)以及與現有技術(shù)相比沒(méi)有實(shí)質(zhì)性差異的技術(shù)方案不能被授予專(zhuān)利權，由于已進(jìn)入公共領(lǐng)域，公眾就有自由實(shí)施的權利。不管是實(shí)施人獨立作出的還是通過(guò)合法合規的方式從已經(jīng)公開(kāi)的技術(shù)信息中得到的，實(shí)施進(jìn)入公共領(lǐng)域的技術(shù)具有天然的自由性、公知性和已有性。再者，由于法院在專(zhuān)利侵權訴訟中不能直接評判專(zhuān)利權的有效性，而經(jīng)專(zhuān)利行政部門(mén)授權的專(zhuān)利又由于檢索的限制可能存在漏檢影響該專(zhuān)利新穎性或創(chuàng )造性的現有技術(shù)，使得該授權專(zhuān)利在授權程序中本不應該被授予專(zhuān)利權。此時(shí)，如果再讓被訴侵權人通過(guò)無(wú)效程序無(wú)效涉案專(zhuān)利，無(wú)疑不能及時(shí)化解糾紛及減少當事人的訴累。為了兼顧公平與效率，允許侵權訴訟程序中的被訴侵權人以“現有技術(shù)抗辯”主張其不構成侵權。通過(guò)以上不同角度去探究現有技術(shù)抗辯背后的法理，可以更好的理解提出“現有技術(shù)抗辯”的必要性。

對于參照現有技術(shù)抗辯的規定來(lái)適用抵觸申請抗辯的背后邏輯，筆者認為可以從下面幾個(gè)角度去探討分析。首先從角度（1）考慮，由于抵觸申請與現有技術(shù)均可以用于評價(jià)涉案專(zhuān)利的新穎性，并導致涉案專(zhuān)利無(wú)效，參照現有技術(shù)抗辯的上述法理基礎，被訴侵權人在侵權訴訟階段據此可以提出抵觸申請抗辯的主張。其次從角度（2）考慮，基于抵觸申請的時(shí)間因素，被訴侵權人實(shí)施的被控侵權技術(shù)屬于抵觸申請技術(shù)方案，而該抵觸申請技術(shù)方案又是更早于涉案專(zhuān)利申請日提出的，即被訴侵權人具有實(shí)施申請日前就已提出的技術(shù)方案的自由。

現有技術(shù)抗辯/抵觸申請抗辯的比對對象到底是哪些？

很多人對現有技術(shù)抗辯的比對對象出現混淆。我們知道以被訴侵權技術(shù)-專(zhuān)利-現有技術(shù)各為頂點(diǎn)的經(jīng)典三角關(guān)系圖，其中，現有技術(shù)抗辯到底比對的是三角關(guān)系圖的哪二個(gè)？現有技術(shù)抗辯是將被訴侵權技術(shù)與現有技術(shù)進(jìn)行比對，即被訴侵權技術(shù)是否落入涉案專(zhuān)利權的保護范圍在所不問(wèn)，也就是說(shuō)現有技術(shù)抗辯與涉案專(zhuān)利無(wú)關(guān)。這個(gè)結論也可以回答另一個(gè)普遍談?wù)摰降膯?wèn)題，現有技術(shù)抗辯與被訴侵權技術(shù)是否落入涉案專(zhuān)利權保護范圍的侵權判斷是否有先后順序?筆者認為，由于現有技術(shù)抗辯與涉案專(zhuān)利權利要求的保護范圍無(wú)關(guān)，那么在侵權訴訟中法院對被訴侵權人的現有技術(shù)抗辯主張予以支持后，即現有技術(shù)抗辯成功，接下來(lái)是不需要進(jìn)一步再去判斷被訴侵權技術(shù)是否落入涉案專(zhuān)利權保護范圍的。

從上述抵觸申請抗辯背后法理邏輯的分析角度（1）來(lái)說(shuō)，是由于抵觸申請在授權確權程序中可以損害涉案專(zhuān)利的新穎性，涉案專(zhuān)利本不應該授權而授權，為了維持公平和效率，在侵權訴訟中給予被訴侵權人抵觸申請抗辯的救濟。因此，基于上述法理的理解，出現一部分觀(guān)點(diǎn)認為：抵觸申請由于是在涉案專(zhuān)利申請日后公開(kāi)，不應當屬于現有技術(shù)。在適用抵觸申請抗辯過(guò)程中，除了判斷抵觸申請是否符合與涉案專(zhuān)利“申請在前公開(kāi)在后”的時(shí)間因素，還需要實(shí)體判斷抵觸申請對比文件是否影響涉案專(zhuān)利的新穎性。如果上述條件都滿(mǎn)足，才能進(jìn)一步再去比對被訴侵權技術(shù)是否被抵觸申請對比文件單獨、完整地公開(kāi)。但這一觀(guān)點(diǎn)是將被訴侵權技術(shù)方案與涉案專(zhuān)利、抵觸申請抗辯證據三者均進(jìn)行了比對，是違背抵觸申請抗辯參照現有技術(shù)抗辯規定進(jìn)行認定的規則。所以，筆者認為，為了更好的理解抵觸申請抗辯的背后法理，從前述內容的分析角度（2）去理解更為合理，即僅做時(shí)間因素的判斷，而不去實(shí)體考察抵觸申請對比文件是否事實(shí)上與涉案專(zhuān)利相同。筆者從裁判文書(shū)網(wǎng)以“抵觸申請抗辯”為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索，瀏覽結果中也可以看到法院的常規做法也與前述的分析角度（2）吻合，即，法院僅做抵觸申請時(shí)間因素的判斷即得出抵觸申請對比文件可作為抵觸申請抗辯的證據資格的結論，進(jìn)而直接比對被訴侵權技術(shù)方案與抵觸申請對比文件的技術(shù)方案。

抵觸申請抗辯是否允許不同類(lèi)型的專(zhuān)利作為抵觸申請證據？

在專(zhuān)利審查中，不同類(lèi)型的專(zhuān)利之間是否能作為抵觸申請而影響專(zhuān)利申請的新穎性是不能一概而論的。例如，外觀(guān)設計專(zhuān)利是否可以作為發(fā)明/實(shí)用新型專(zhuān)利的抵觸申請？想要探究答案，我們就需要知道設置抵觸申請規定的目的何在？抵觸申請制度目的在于避免重復授權，而外觀(guān)設計與發(fā)明/實(shí)用新型專(zhuān)利的權利客體不同，外觀(guān)設計專(zhuān)利保護的是產(chǎn)品的富有美感的新設計，而發(fā)明或實(shí)用新型保護的是新的技術(shù)方案，當外觀(guān)設計與發(fā)明/實(shí)用新型保護客體不同的前提下，不存在外觀(guān)設計與發(fā)明/實(shí)用新型重復授權的問(wèn)題，也就不存在構成抵觸申請的問(wèn)題。

那么問(wèn)題來(lái)了！在作為抵觸申請抗辯證據的專(zhuān)利類(lèi)型與涉案專(zhuān)利類(lèi)型不同的前提下，被訴侵權人使用該抵觸申請抗辯證據主張被訴侵權技術(shù)方案與抵觸申請技術(shù)方案相同而不構成侵權，法院是否當然認定抵觸申請抗辯成立？例如，對于在專(zhuān)利審查程序中不會(huì )損害發(fā)明/實(shí)用新型專(zhuān)利新穎性的“在先申請在后公告”的外觀(guān)設計，在司法侵權訴訟中，法院對于被訴侵權人用外觀(guān)設計作為抵觸申請抗辯證據主張不侵犯發(fā)明/實(shí)用新型涉案專(zhuān)利權的請求，是否能夠予以支持？筆者通過(guò)司法判定檢索，發(fā)現法院對基于不同類(lèi)型的專(zhuān)利來(lái)進(jìn)行抵觸申請抗辯主張未有一致結論。

支持不同類(lèi)型專(zhuān)利可用于抵觸申請抗辯主張的司法判例：

浙江省寧波市中級人民法院(2012)浙甬知初字第326號侵害實(shí)用新型專(zhuān)利權糾紛一案的一審判決中，原告即專(zhuān)利權人起訴稱(chēng)被告侵犯其專(zhuān)利號為ZL20112014xxxx.0,名稱(chēng)為“安裝架”的實(shí)用新型專(zhuān)利權。庭審中，被告提出抵觸申請抗辯，其據以提出抵觸申請抗辯的外觀(guān)設計專(zhuān)利申請日為2010年11月12日，公告日為2011年6月1日，申請號為201030609168.5,名稱(chēng)為“客梯層門(mén)安裝架”，該外觀(guān)設計專(zhuān)利在原告涉案專(zhuān)利申請日（2011年5月9日）之后公告。一審法院認為：雖然外觀(guān)設計專(zhuān)利的保護范圍與實(shí)用新型專(zhuān)利的保護范圍存在不同。但存在實(shí)施實(shí)用新型專(zhuān)利權的同時(shí)實(shí)施某一外觀(guān)設計專(zhuān)利權的情形，反之亦然。即實(shí)用新型專(zhuān)利與外觀(guān)設計專(zhuān)利的保護范圍存在交集。其次，根據《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋》第十四條規定被訴落入專(zhuān)利權保護范圍的全部技術(shù)特征，與一項現有技術(shù)方案中的相應技術(shù)特征相同或者無(wú)實(shí)質(zhì)性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實(shí)施的技術(shù)屬于專(zhuān)利法第六十二條規定的現有技術(shù)。一審法院據此認為該條規定對現有技術(shù)方案并未做限定。參照該條規定，只要被告實(shí)施的技術(shù)與一項抵觸申請記載的相應技術(shù)特征相同或者無(wú)實(shí)質(zhì)性差異，即可成立抵觸申請抗辯。

不同類(lèi)型專(zhuān)利用于主張抵觸申請抗辯的相反判例：

山東高院在（2015）魯民三終字第144號侵害外觀(guān)設計專(zhuān)利權糾紛一案中，對被訴侵權人以實(shí)用新型專(zhuān)利作為抵觸申請抗辯證據，認為不侵犯外觀(guān)設計專(zhuān)利權的主張，山東高院認為：雖然對比專(zhuān)利的申請日在涉案專(zhuān)利的申請日之前，公告時(shí)間在涉案專(zhuān)利申請日之后，在時(shí)間上符合抵觸申請的要件，但是，抵觸申請除需符合時(shí)間要件外，還必須是同樣的外觀(guān)設計，本案的被訴侵權人主張的對比專(zhuān)利為實(shí)用新型專(zhuān)利，與涉案專(zhuān)利不屬“同樣的外觀(guān)設計”，故不構成對涉案專(zhuān)利的抵觸申請。被訴侵權人主張上述對比專(zhuān)利系涉案專(zhuān)利的抵觸申請，可以參照現有設計抗辯的主張亦不能成立，從而對被訴侵權人的抗辯主張不予支持。

廣東省高院涉及侵害外觀(guān)設計專(zhuān)利權糾紛的二審判決書(shū)中（（2016）粵民終978號），由于涉案專(zhuān)利申請日為2006年1月12日，在2000年修正的專(zhuān)利法中并未規定外觀(guān)設計的抵觸申請，外觀(guān)設計的抵觸申請是在2008年修正的專(zhuān)利法中新增的內容?；?000年修正的專(zhuān)利法自2001年7月1日施行，因此該案現有設計的界定應適用2000年修訂的專(zhuān)利法?；诖?，二審法院認為：對于被訴侵權人使用一篇“申請在先公告在后”的實(shí)用新型對比文件作為抗辯證據，該對比文件即不屬于現有技術(shù)，又由于2000年修正的專(zhuān)利法并未規定外觀(guān)設計的抵觸申請從而不構成該案的抵觸申請，而是作為涉案專(zhuān)利的在先申請。即使考慮該在先申請，參照抵觸申請抗辯標準進(jìn)行審查，涉案專(zhuān)利為外觀(guān)設計，而抗辯證據為實(shí)用新型專(zhuān)利，二者類(lèi)型不同，即使將被訴侵權設計與該實(shí)用新型進(jìn)行比對，兩者也不構成實(shí)質(zhì)相同，不屬于同樣的外觀(guān)設計。本案的二審法院基于專(zhuān)利類(lèi)型不同而不支持被訴侵權人以實(shí)用新型對比文件作為抵觸申請抗辯證據主張不侵犯涉案外觀(guān)設計專(zhuān)利權的主張，退一步，二審法院認為即使不考慮專(zhuān)利類(lèi)型的不同，從技術(shù)方案角度分析也認定被訴侵權技術(shù)與抵觸申請證據的方案不構成實(shí)質(zhì)相同。因此，對于被訴侵權人的抵觸申請抗辯主張不予支持。

結語(yǔ)

從以上被訴侵權人通過(guò)不同類(lèi)型專(zhuān)利進(jìn)行抵觸申請抗辯的侵權訴訟案件來(lái)看，不同法院對于保護客體不同的不同類(lèi)型專(zhuān)利之間能否進(jìn)行抵觸申請抗辯沒(méi)有一致的結論。筆者個(gè)人認為，從前述內容的分析角度（1）出發(fā)，法院嚴格限制專(zhuān)利類(lèi)型正是從我國“專(zhuān)利民行二元分立”的制度考慮的結果。為了兼顧公平與效率，法院允許被訴侵權人可以不經(jīng)無(wú)效宣告程序而在司法侵權訴訟中直接進(jìn)行現有技術(shù)抗辯/抵觸申請抗辯。在授權確權行政程序中，即使滿(mǎn)足抵觸申請時(shí)間因素的專(zhuān)利/專(zhuān)利申請，實(shí)際上卻因為專(zhuān)利類(lèi)型不同導致保護客體不同從而無(wú)法成為專(zhuān)利法規定的抵觸申請，終究不具有在專(zhuān)利審查階段或是無(wú)效宣告階段阻礙專(zhuān)利獲權或影響專(zhuān)利穩定性的證據資格。換句話(huà)說(shuō)，在授權確權程序中保護客體不同的不同類(lèi)型專(zhuān)利并不能夠損害專(zhuān)利申請的新穎性，未使專(zhuān)利權人不當獲權受益，那么在后續的侵權訴訟程序中也無(wú)需相應地給予被訴侵權人以保護客體不同的不同類(lèi)型專(zhuān)利提出抵觸申請抗辯的救濟。這種情形下，法院嚴格限制專(zhuān)利類(lèi)型。而從前述內容的分析角度（2）出發(fā)，只要抗辯證據符合在涉案專(zhuān)利申請日前申請，在涉案專(zhuān)利申請日后公開(kāi)的時(shí)間因素，即滿(mǎn)足抵觸申請認定條件，從而直接進(jìn)入技術(shù)方案比對階段，參照現有技術(shù)抗辯不再限制專(zhuān)利類(lèi)型，即直接進(jìn)行被訴侵權技術(shù)與抵觸申請抗辯證據的“技術(shù)”比對。