從商標異議案看商標法中的“兜底條款”

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“無(wú)論是非訴階段還是訴訟階段，商標局和法院僅能評價(jià)當事人主張的法律條款，未主張的法律條款不屬于評價(jià)范疇?！?/strong>

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王新宇

PART 01、案情介紹

（一）基本事實(shí)

第49001211號“OULAC”商標（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“被異議商標”）由汪某（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“被異議人”）于2020年08月17日向國家知識產(chǎn)權局商標局申請注冊，指定商品為“電動(dòng)指甲銼，指甲拋光器具(電動(dòng)或非電動(dòng))，指甲刀(電動(dòng)或非電動(dòng))，修指甲成套工具，剪刀，指甲銼，磨利器具，去死皮鉗，手動(dòng)的手工具，成套修腳器具”，該商標于2021年01月13日由國家知識產(chǎn)權局初審公告。

廣州市清秀日化有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“異議人”）針對該商標提出異議。

（二）裁判結果

依據《商標法》第十條第一款第（七）項、第三十五條規定，國家知識產(chǎn)權局決定：第49001211號“OULAC”商標不予注冊。

PART 02、案件評析

異議人主營(yíng)美甲產(chǎn)品，“OULAC”是異議人的甲油膠品牌商標，已經(jīng)投入使用。被異議商標與異議人商標標識完全相同，指定使用在美甲相關(guān)工具的商品上，異議人因此決定予以打擊并及時(shí)在該類(lèi)別商品上進(jìn)行補充注冊。

本案的難點(diǎn)在于，第一，異議人在被異議商標指定商品群組上沒(méi)有在先商標權，商標法三十條適用困難。第二，既然是商標搶注，則有適用商標法第三十二條下半款的機會(huì )。但該條款要求異議人在先商標已經(jīng)使用并具有一定影響力，對知名度的要求極高。而異議人“OULAC”商標雖已投入使用但并未達到較高知名度，因此該要件不能滿(mǎn)足。第三，被異議人全部商標是對在先商標的仿冒，其行為構成“通過(guò)其他不正當手段”申請注冊商標的行為，有違商標法第四十四條第一款、第四條、第七條第一款、第三十條。但異議階段審查的核心是商標是否近似，對于被異議人惡意情況的認定仍持謹慎態(tài)度。第四，商標法第七條、第十條第一款第七項、第八項等條款屬于兜底條款，一般在案件中不以此作為裁判依據。綜合以上來(lái)看，重要條款的適用要件均不能完全滿(mǎn)足，僅適用一個(gè)條款被支持的可能性很低，異議人以被異議人惡意為主，同時(shí)適用第三十條、第三十二條下半款、第十條第一款第七項、第八項。

因此，異議人主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行論述：第一，列舉被異議人名下全部仿冒商標的情況，說(shuō)明其慣于搶注美甲品牌的商標，具有攀附知名度、進(jìn)行不正當競爭的惡意。第二，提交證據證明被異議人商標在先使用并具有一定知名度，以此說(shuō)明被異議人理應知曉異議人商標，被異議商標是對異議人商標的搶注。第三，引證異議人第3類(lèi)“甲油膠”商品上的在先商標“OULAC”。雖然異議人在第8類(lèi)商品上無(wú)在先商標，但通過(guò)引證第3類(lèi)商品上的在先商標，可以說(shuō)明“OULAC”商標由異議人在先申請注冊，被異議商標與引證商標指定商品具有極強關(guān)聯(lián)性，被異議商標與引證商標構成近似商標。第四，兜底條款作為最后一道保險。以上內容相結合，可以證明被異議商標是對異議人商標的復制、搶注，被異議商標的注冊和使用會(huì )造成消費者對商品來(lái)源的混淆誤認。

最后，商標法第三十條、第三十二條未予以支持，但依據商標法第十條第一款第七項，商標局決定第49001211號“OULAC”商標不予注冊。具體理由為：異議人提供的證據可以證明其用于“化妝品；梳妝用品；指甲護劑；假指甲”等商品上的“OULAC”商標具有一定知名度，已被相關(guān)公眾所知曉。被異議商標與異議人引證的具有較強獨創(chuàng )性的商標文字“OULAC”完全相同，且被異議商標指定使用商品與異議人引證商標核定商品密切相關(guān)，易使相關(guān)公眾誤認為兩者系來(lái)自同一市場(chǎng)主體的系列商標，從而對商品的來(lái)源產(chǎn)生混淆誤認。因此，被異議商標的申請注冊已構成對異議人引證商標的抄襲和模仿，如予并存易造成消費者的混淆誤認。

PART 03、典型意義

第一，商標布局方面，企業(yè)應在主營(yíng)商品和服務(wù)所在類(lèi)別和關(guān)聯(lián)類(lèi)別上進(jìn)行商標布局，讓他人無(wú)機可乘。若商標布局未及所有類(lèi)別、群組時(shí)，應積極保留商標使用證據、宣傳證據等，在維權時(shí)可據此主張引證商標的知名度。

第二，無(wú)論是非訴階段還是訴訟階段，商標局和法院僅能評價(jià)當事人主張的法律條款，未主張的法律條款不屬于評價(jià)范疇。若是不能夠主張完全，官方無(wú)法進(jìn)行評價(jià)或者轉換適用。本案的難點(diǎn)在于各核心條款的適用要件均難以完全滿(mǎn)足，只有全面地引用條款，并根據各條款要件展開(kāi)論述，才有可能獲得支持。

第三，要重視兜底條款的作用。雖然商標局不常以其作為裁判依據，但本案因上述條款的要件實(shí)在難以滿(mǎn)足，又被異議人抄襲惡意及表現明顯，故商標局以第十條第一款第七項“欺騙性條款”予以規制。若異議申請時(shí)未主張該條款，本案必將面臨失敗的風(fēng)險。

（原標題：從商標異議案看商標法中的“兜底條款”）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王新宇

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

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