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“本文將探討外觀(guān)設計專(zhuān)利在這一過(guò)程中的具體角色，并結合具體案例進(jìn)行分析?！?/strong>
來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：王紅
在專(zhuān)利類(lèi)型中，發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利無(wú)疑是創(chuàng )新的代表，而外觀(guān)設計專(zhuān)利似乎只是裝飾性、美感的補充。但事實(shí)上，外觀(guān)設計專(zhuān)利在評價(jià)發(fā)明或實(shí)用新型專(zhuān)利的新穎性和創(chuàng )造性時(shí)，扮演著(zhù)一個(gè)不可忽視的角色。本文將探討外觀(guān)設計專(zhuān)利在這一過(guò)程中的具體角色，并結合具體案例進(jìn)行分析。
一、外觀(guān)設計專(zhuān)利作為對比文件的可能性
外觀(guān)設計專(zhuān)利通常涵蓋產(chǎn)品的外觀(guān)設計，包括形狀、圖案或者其組合，以及顏色與形狀、圖案的組合。外觀(guān)設計專(zhuān)利的公開(kāi)文件主要以圖片或照片為主，僅有少量的文字說(shuō)明。只有能夠從附圖中直接地、毫無(wú)疑義地確定的技術(shù)特征才屬于其公開(kāi)的技術(shù)內容。這意味著(zhù)外觀(guān)設計專(zhuān)利中的技術(shù)內容主要限于產(chǎn)品的外觀(guān)部分，產(chǎn)品內部結構通常無(wú)法從外觀(guān)設計的公告文本中得出。
根據專(zhuān)利法的規定，評價(jià)發(fā)明或實(shí)用新型專(zhuān)利的新穎性和創(chuàng )造性時(shí)，需要考慮現有技術(shù)?，F有技術(shù)不僅包括公開(kāi)的技術(shù)文獻，也包括已經(jīng)公開(kāi)的專(zhuān)利文件，其中就包括外觀(guān)設計專(zhuān)利。如果外觀(guān)設計專(zhuān)利公開(kāi)了與發(fā)明或實(shí)用新型專(zhuān)利申請相關(guān)的設計特征，那么它就可以作為評價(jià)的對比文件。當發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利的權利要求的技術(shù)方案中全部或大部分為產(chǎn)品的外部結構特征時(shí)，這類(lèi)技術(shù)方案可以采用外觀(guān)設計專(zhuān)利作為對比文件。外觀(guān)設計專(zhuān)利可以作為X類(lèi)文件（單獨影響權利要求新穎性或創(chuàng )造性的文件）或Y類(lèi)文件（與其他文件組合后影響創(chuàng )造性的文件）。
二、案例分析
1、維持專(zhuān)利權有效的某案例
案情簡(jiǎn)介：
無(wú)效請求人：某電子廠(chǎng)
被請求人：某科技公司
無(wú)效宣告請求審查決定案號：第41878號
某電子廠(chǎng)請求宣告某科技公司的名稱(chēng)為“一種智能電源時(shí)序器”的實(shí)用新型專(zhuān)利權無(wú)效，請求人提交的對比文件包括對比文件1：某實(shí)用新型專(zhuān)利，對比文件2：某外觀(guān)設計專(zhuān)利，和對比文件3：某實(shí)用新型專(zhuān)利，口頭審理過(guò)程中，請求人明確無(wú)效請求理由為:......權利要求1相對于對比文件1、2、3的結合不具備創(chuàng )造性，權利要求2-5附加技術(shù)特征被對比文件1或對比文件2公開(kāi)，不具有創(chuàng )造性，故權利要求1-5不符合專(zhuān)利法第二十二條第三款的規定。在口頭審理時(shí)，請求人認為:對比文件2的專(zhuān)利權人、設計人為唐某，其與本專(zhuān)利的發(fā)明人唐某是同一人，對比文件2的外觀(guān)設計圖片或照片反映的產(chǎn)品和本專(zhuān)利附圖1、2反映的產(chǎn)品相同，因此對比文件2中照片所示產(chǎn)品的部件和本專(zhuān)利所涉及產(chǎn)品的部件一致，具有一一對應關(guān)系，因此本專(zhuān)利“數碼編輯輪”、“級聯(lián)接口”、“中控接口”毫無(wú)疑義地被對比文件2中圖片所示產(chǎn)品的相應部件公開(kāi)。專(zhuān)利權人認為:對比文件2專(zhuān)利權人和本專(zhuān)利的專(zhuān)利權人不同，認為對比文件2的智能時(shí)序控制器沒(méi)有“顯示器”、“數碼編輯輪”、“級聯(lián)接口”、“中控接口”等部件。
對此，合議組認為:對比文件2是外觀(guān)設計專(zhuān)利，其公開(kāi)了產(chǎn)品的形狀、圖案及其結合，對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，從外觀(guān)設計專(zhuān)利的簡(jiǎn)要說(shuō)明能夠確定部分技術(shù)內容，比如能夠確定該外觀(guān)設計產(chǎn)品名稱(chēng)為智能電源時(shí)序控制器、其前面板設置有功能鍵和屏幕等部件，后面板設置有接頭、接口、插座等部件，然而本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法從該外觀(guān)設計照片直接、毫無(wú)疑義地確定功能鍵、接頭、接口的具體類(lèi)型和其實(shí)現的功能，無(wú)法直接、毫無(wú)疑義確定其與本專(zhuān)利“數碼編輯輪”、“級聯(lián)接口”、“中控接口”具有對應關(guān)系，即使專(zhuān)利權人、設計人、發(fā)明人相同也不能證明本專(zhuān)利上述部件與對比文件2公開(kāi)的形似部件之間具有一一對應的關(guān)系，因此，請求人的觀(guān)點(diǎn)合議組不予支持。
由上述案例可見(jiàn)，只有能夠從附圖中直接地、毫無(wú)疑義地確定的技術(shù)特征才屬于公開(kāi)的技術(shù)內容，才會(huì )對發(fā)明或實(shí)用新型專(zhuān)利的新穎性和創(chuàng )造性評價(jià)產(chǎn)生影響，反之，外觀(guān)設計專(zhuān)利不會(huì )或不應該對發(fā)明或實(shí)用新型專(zhuān)利的新穎性和創(chuàng )造性評價(jià)產(chǎn)生影響。
2、宣告專(zhuān)利全部無(wú)效的某案例
案情簡(jiǎn)介
無(wú)效請求人：某自然人
被請求人：某有限公司
無(wú)效宣告請求審查決定案號：第562224號
某自然人請求宣告某有限公司的名稱(chēng)為“飛盤(pán)扣”的實(shí)用新型專(zhuān)利權無(wú)效，該自然人提交的證據4為與被請求宣告無(wú)效的專(zhuān)利相同的專(zhuān)利權人和發(fā)明人，也就是說(shuō)被請求無(wú)效的專(zhuān)利屬于同樣的產(chǎn)品先申請了外觀(guān)設計專(zhuān)利，然后又申請了實(shí)用新型專(zhuān)利，口審中，合議組用證據4否定了被請求無(wú)效的專(zhuān)利的新穎性，繼而決定該專(zhuān)利全部無(wú)效。
由上述案例可見(jiàn)，外觀(guān)專(zhuān)利對于一些結構簡(jiǎn)單且主要保護外部技術(shù)特征的專(zhuān)利或者是同一產(chǎn)品沒(méi)有同時(shí)申報不同類(lèi)型的專(zhuān)利，而是申報又先后，是有可能公開(kāi)它的全部技術(shù)特征的，進(jìn)而影響該專(zhuān)利的新穎性和創(chuàng )造性。
3、某實(shí)用新型專(zhuān)利從無(wú)效到一審、二審的案例
案情簡(jiǎn)介：
無(wú)效請求人（一、二審第三人）：某店鋪
無(wú)效被請求人（一審原告、二審上訴人）：某自然人
一、二審被告：國家知識產(chǎn)權局
無(wú)效宣告審查決定案號：第58491號
一審案號：(2023)京73行初115號
二審案號：(2023)最高法知行終686號
某店鋪因市場(chǎng)競爭關(guān)系，對某自然人的名稱(chēng)為“一種新型喜字頭飾”的實(shí)用新型專(zhuān)利提起無(wú)效，口審中，合議組選用了證據3（一張微博發(fā)布的照片）和證據5（CN1789532A號中國專(zhuān)利文獻），合議組認為：證據3為一篇微博，從該微博原文的圖片中能夠清楚地看出點(diǎn)狀絨條、直絨條、U字形絨條、口字型絨條、亮片及其之間的排布關(guān)系，其中直絨條為一整根而非中間斷開(kāi)的兩根組成，對于U字形絨條，從證據3圖中可以看出左側3組帶亮片的絨條具有向右敞開(kāi)的端口及連接到各自右側絨條的拼接痕跡，并且，即使無(wú)法從證據3圖中確定其喜字左側3組帶有亮片的絨條是U字形還是口字形，本領(lǐng)域技術(shù)人員結合實(shí)際需求如方便制作、節省材料和工藝，也容易想到將其設置為U字形，并不需要付出創(chuàng )造性的勞動(dòng)。所以，合議組對于專(zhuān)利權人的上述主張不予支持。
被無(wú)效請求人不服無(wú)效決定，向北京知識產(chǎn)權法院起訴，北京知產(chǎn)法院認為被訴決定遺漏了區別特征，證據3僅顯示正面視圖，未顯示背面視圖，不能排除“U”字型是由于左側絨條的右側被口字形遮擋而形成，因此，還存在區別技術(shù)特征(4):“主體上部的兩根直絨條及主體中部的直絨條下面有各三組U字型絨條，U字型絨條開(kāi)口處與右側絨條閉合的底部相連?！钡?，區別技術(shù)特征（4）是本領(lǐng)域常見(jiàn)設計，不需要付出創(chuàng )造性勞動(dòng)，然后認定被訴決定雖然部分認定有誤，但程序合法，結論正確，故對被訴決定予以維持。
一審原告不服一審判決，向最高人民法院提起上訴，二審法院審理認為：“
（一）、與涉案專(zhuān)利最接近的現有技術(shù)為證據3；
（二）、權利要求1相對于證據3的區別技術(shù)特征的認定與一審相同；
（三）、關(guān)于本專(zhuān)利權利要求1要求保護的技術(shù)方案對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否顯而易見(jiàn)
上訴人上訴主張，本領(lǐng)域技術(shù)人員不容易想到將“口字型絨條替換為U字型”。對此，本院認為，判斷要求保護的實(shí)用新型對本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)，就是要確定現有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現有技術(shù)中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題的啟示，這種啟示會(huì )使本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問(wèn)題時(shí)，有動(dòng)機改進(jìn)該最接近的現有技術(shù)并獲得要求保護的實(shí)用新型。如果現有技術(shù)存在這種技術(shù)啟示，則實(shí)用新型是顯而易見(jiàn)的，不具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。通常情況下，如果所述區別特征為公知常識，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問(wèn)題的慣用手段，或教科書(shū)或者工具書(shū)等中披露的解決該重新確定的技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)手段，則可以認定現有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示。本案中，本領(lǐng)域技術(shù)人員結合實(shí)際需要，將“口字型絨條替換為U字型”，并不需要付出創(chuàng )造性勞動(dòng)，某自然人雖對此不認可,但并未向本院提供證據予以證明。因此，某自然人的該項上訴主張不能成立，本院不予支持。
......綜上所述，上訴請求不能成立，應予駁回。一審判決認定事實(shí)清楚，適用法律正確，應予維持?！?/p>
筆者認為二審法院的上述論述存在如下問(wèn)題：
一）、二審法院對“本專(zhuān)利是否符合專(zhuān)利法第二十二條第三款的規定，即本專(zhuān)利是否具備創(chuàng )造性”，二審屬于認定事實(shí)錯誤。
在上述二審法院的第（三）點(diǎn)關(guān)于本專(zhuān)利權利要求1要求保護的技術(shù)方案對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否顯而易見(jiàn)的論述中，首先，二審法院沒(méi)有依法查清將“口字型絨條替換為U字型”需要付出創(chuàng )造性勞動(dòng)這一事實(shí)，并且上述論述部分90%以上都是法律規定，并沒(méi)有相應的證據支持，卻直接給出了上述技術(shù)特征不需要付出創(chuàng )造性勞動(dòng)的結論；其次，將“口字型絨條替換為U字型”，本領(lǐng)域技術(shù)人員是很難想到的，因為喜字中的口字形通常象征著(zhù)圓滿(mǎn)，這就教導本領(lǐng)域技術(shù)人員必須保持口字的完整，所以本領(lǐng)域技術(shù)人員很難甚至不可能想到將口字形替換為U字形，這與常理相違背，而且該特征產(chǎn)生了節省材料，減少工序進(jìn)而提高效率節約成本的效果，因此該特征對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是非顯而易見(jiàn)的，而且上述論述在二審庭審過(guò)程也有所提及，并且對比文件5也沒(méi)有公開(kāi)上述技術(shù)特征，該特征也不屬于公知常識和慣用技術(shù)手段，但二審法院卻直接給出了上述技術(shù)特征不需要付出創(chuàng )造性勞動(dòng)的結論；因此，上述事實(shí)認定沒(méi)有證據支持，屬于事實(shí)認定錯誤。
二）、二審法院對本專(zhuān)利是否符合專(zhuān)利法第二十二條第三款的規定，即本專(zhuān)利是否具備創(chuàng )造性的論述中關(guān)于舉證責任的分配，二審屬于適用法律錯誤。
如果說(shuō)上述區別技術(shù)特征在現有技術(shù)中存在技術(shù)啟示，就像在前述二審法院的第（三）點(diǎn)加粗字體部分所論述的依據那樣，如果所述區別特征為公知常識，那么被請求人（國知局）需要提供例如教科書(shū)等證據予以證明，而二審法院卻將舉證責任倒置給了上訴人，比如：二審法院直接給出“申請人對此不認可，但并未向本院提供證據予以證明，因此，某自然人的該項上訴主張不能成立，本院不予支持”的結論，也就是說(shuō)二審法院將舉證責任倒置，并且讓上訴人承擔了舉證不利的后果，但事實(shí)上《專(zhuān)利審查指南》第四部分第八章4.3.3公知常識部分（P466）中規定：“主張某技術(shù)手段是本領(lǐng)域公知常識的當事人，對其主張承擔舉證責任。該當事人未能舉證證明或者未能充分說(shuō)明該技術(shù)手段是本領(lǐng)域公知常識，并且對方當事人不予認可的，合議組對該技術(shù)手段是本領(lǐng)域公知常識的主張不予支持?！币虼?，上述認定屬于適用法律、法規錯誤。
三、結論
外觀(guān)設計專(zhuān)利不僅僅是產(chǎn)品外觀(guān)的保護，它們也可以是評價(jià)發(fā)明或實(shí)用新型專(zhuān)利新穎性和創(chuàng )造性的重要資源。通過(guò)將外觀(guān)設計專(zhuān)利納入評價(jià)過(guò)程，可以更全面地考慮發(fā)明或實(shí)用新型專(zhuān)利與現有技術(shù)的差異，從而做出更準確的評價(jià)。但只有能夠從附圖中直接地、毫無(wú)疑義地確定的技術(shù)特征才屬于公開(kāi)的內容，才能用于新穎性和創(chuàng )造性的評價(jià)中。
注意事項
1.外觀(guān)設計專(zhuān)利僅能作為現有技術(shù)，不能作為抵觸申請評價(jià)發(fā)明或實(shí)用新型的新穎性。此外，外觀(guān)設計專(zhuān)利的評價(jià)需要考慮其公開(kāi)日，以確保其在發(fā)明或實(shí)用新型專(zhuān)利申請日之前已經(jīng)公開(kāi)。
2.同一產(chǎn)品需要不同專(zhuān)利類(lèi)型進(jìn)行保護時(shí)，記得同時(shí)申報（尤其是結構相對簡(jiǎn)單、沒(méi)有什么內部連接關(guān)系的產(chǎn)品），以免非同時(shí)申報影響后續專(zhuān)利的新穎性、創(chuàng )造性。
3.撰寫(xiě)專(zhuān)利時(shí)一定要深度挖掘，尤其是一些違背常理或有相反教導的情況一定要在專(zhuān)利文件里詳細說(shuō)明，這不僅關(guān)乎專(zhuān)利的授權，也對無(wú)效和訴訟中的專(zhuān)利創(chuàng )造性評價(jià)具有至關(guān)重要的作用。
綜上所述，外觀(guān)設計專(zhuān)利可以作為評價(jià)發(fā)明或實(shí)用新型專(zhuān)利的對比文件，但需要根據具體情況和條件進(jìn)行適當的評價(jià)。
王紅作者專(zhuān)欄
1、專(zhuān)利權利要求的精準撰寫(xiě)與案例分析
2、專(zhuān)利審查意見(jiàn)答復的藝術(shù)：如何巧妙答復，贏(yíng)得授權
4、多主體、跨地域侵權專(zhuān)利行政裁決案件的管轄問(wèn)題探討
5、《IP洞察》：王紅｜關(guān)于專(zhuān)利權被保全時(shí)要不要繳納專(zhuān)利年費的問(wèn)題探討
6、結合具體案例淺談專(zhuān)利權行使的相關(guān)問(wèn)題
7、同案不同判？淺談專(zhuān)利功能性特征在行政與司法中規定不統一的問(wèn)題
8、淺談雅迪公司訴深鈴公司著(zhù)作權、商標權侵權糾紛案的啟示
10、淺談非正常專(zhuān)利申請的認定標準、范圍及案例
（原標題：外觀(guān)設計專(zhuān)利在發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利的新創(chuàng )性評價(jià)中的角色）
來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：王紅
編輯：IPRdaily辛夷 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：外觀(guān)設計專(zhuān)利在發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利的新創(chuàng )性評價(jià)中的角色（點(diǎn)擊標題查看原文）
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