專(zhuān)代機構被索賠100萬(wàn)！因擅自撤回非正常專(zhuān)利申請，曾被國知局通報吊銷(xiāo)執業(yè)許可證｜附判決書(shū)

深圳某公司、深圳某公司2等專(zhuān)利代理合同糾紛民事二審民事判決書(shū)

廣東省東莞市中級人民法院

民 事 判 決 書(shū)

（2023）粵19民終11515號

上訴人（一審被告）：深圳創(chuàng )某公司，住所地：廣東省深圳市南山區。
法定代表人：曾某。
上訴人（一審被告）：深圳創(chuàng )某分公司，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：廣東省東莞市。
負責人：陳某。

被上訴人（一審原告）：東莞吉某公司，住所地：廣東省東莞市。
法定代表人：李某。
委托訴訟代理人：黃浩，廣東鵬乾律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人：丁騰騰，廣東鵬乾律師事務(wù)所輔助人員。

上訴人深圳創(chuàng )某公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“創(chuàng )某公司”）、深圳創(chuàng )某分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“創(chuàng )某分公司”）因與被上訴人東莞吉某公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吉某公司”）專(zhuān)利代理合同糾紛一案，不服廣東省東莞市第一人民法院（2023）粵1971民初14701號民事判決，向本院提起上訴。本院立案后依法組成合議庭進(jìn)行了審理。本案現已審理終結。

創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司不服一審判決，向本院提起上訴，請求：1.撤銷(xiāo)一審判決，發(fā)回重審或依法改判；2.由吉某公司承擔本案的訴訟費、保全費。上訴事實(shí)與理由：一、一審法院對關(guān)于專(zhuān)利申請引起的合同糾紛沒(méi)有管轄權，一審法院是違法判決，應依法撤銷(xiāo)。創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司代理吉某公司的實(shí)用新型和發(fā)明兩件專(zhuān)利申請，被國家知識產(chǎn)權局認定為不以保護創(chuàng )新為目的的非正常專(zhuān)利申請并要求撤回，吉某公司因此專(zhuān)利申請的糾紛而提起本案的訴訟?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于北京、上海、廣州知識產(chǎn)權法院案件管轄的規定》第一條規定：“知識產(chǎn)權法院管轄所在市轄區內的下列第一審案件：(一)專(zhuān)利、植物新品種、集成電路布圖設計、技術(shù)秘密、計算機軟件民事和行政案件；...”，因專(zhuān)利申請引起的合同糾紛，如同專(zhuān)利權屬糾紛一樣，均屬于知識產(chǎn)權法院專(zhuān)屬管轄。因此，本案一審應由廣州知識產(chǎn)權法院管轄，一審法院是屬于違法判決，應予撤銷(xiāo)。二、一審法院事實(shí)認定錯誤、法律適用錯誤依據專(zhuān)利代理服務(wù)合同，創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司的主要義務(wù)是專(zhuān)利撰寫(xiě)和申請，創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司已履行完合同約定的主要義務(wù)，吉某公司已支付合同約定的對價(jià)，專(zhuān)利代理合同已事實(shí)上履行完成。涉案專(zhuān)利申請被撤回的責任歸屬與創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司受?chē)值男姓幜P決定沒(méi)有必然聯(lián)系，這兩者之間沒(méi)有因果性。首先，創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司受?chē)值男姓幜P決定并未生效，創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司已依法提起了行政復議和行政訴訟。創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司對國知局行政處罰決定書(shū)所記載的非正常專(zhuān)利申請行為相關(guān)事實(shí)并不認可。其次，涉案專(zhuān)利申請被撤回是由于存在“個(gè)人研發(fā)能力明顯不符、專(zhuān)利申請明顯不符合技術(shù)改進(jìn)常理”，即申請人及技術(shù)自身原因導致不符合專(zhuān)利申請條件，可見(jiàn)吉某公司自身技術(shù)原因即“無(wú)技術(shù)創(chuàng )新”是主因。最后，創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司受行政處罰不能推理出在代理吉某公司的兩件專(zhuān)利上未盡到謹慎、勤勉、忠實(shí)的代理義務(wù)。在代理合同已履行完畢的情況下，對涉案專(zhuān)利被撤回創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司已提供了替代方案，免費為創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司重新申請兩件專(zhuān)利，吉某公司同意后又反悔，違反誠實(shí)守信原則。在國知局嚴厲打擊專(zhuān)利非正常申請、控制專(zhuān)利申請數量、提升專(zhuān)利質(zhì)量的國策下，專(zhuān)利申請被撤回是所有專(zhuān)利代理機構碰到的普通性問(wèn)題。一審法院在沒(méi)有其他直接證據的情況下，認定專(zhuān)利申請被撤回創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司應承擔80%的責任是無(wú)事實(shí)和法律依據的。故請貴院將本案移送知識產(chǎn)權專(zhuān)屬法院審理，或依法改判駁回吉某公司的全部訴求。

吉某公司未在法定期間提交書(shū)面答辯意見(jiàn)。

吉某公司一審訴訟請求：1.判令解除編號為CFDZ2021064的《知識產(chǎn)權服務(wù)委托合同》；2.判令創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司立即向吉某公司返還知識產(chǎn)權服務(wù)費6500元；3.判令創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司向吉某公司賠償違約金以及賠償技術(shù)公開(kāi)后不能申請專(zhuān)利造成的損失共計1000000元；4.判令創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司承擔本案訴訟費用。訴訟過(guò)程中，吉某公司當庭變更第3項訴訟請求為：判令創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司向吉某公司賠償違約金以及賠償技術(shù)公開(kāi)后不能申請專(zhuān)利造成的損失共計100000元（包含律師費10000元、保全費2013元）。

一審法院認定事實(shí)：

2021年11月15日，吉某公司（甲方）與創(chuàng )某分公司（乙方）簽訂一份《知識產(chǎn)權服務(wù)委托合同》，該合同約定：甲方委托乙方向國家知識產(chǎn)權局申請名稱(chēng)為“一種全自動(dòng)覆膜扎線(xiàn)機”的實(shí)用新型和發(fā)明專(zhuān)利各1件，費用6500元；因國家行政機關(guān)按相關(guān)法規而做出不利于甲方?jīng)Q定的風(fēng)險，由甲方承擔；乙方如未按照合同事宜約定之要求履行其義務(wù)或延遲履行其義務(wù)，甲方有權解除本合同并要求乙方退回合同款項。合同簽訂后，吉某公司支付了6500元，創(chuàng )某公司于2021年12月24日向國家知識產(chǎn)權局提交上述發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利申請，次日國家知識產(chǎn)權局受理。2022年11月8日，創(chuàng )某公司向國家知識產(chǎn)權局提交了撤回上述專(zhuān)利申請的文件，并于次日將告知吉某公司專(zhuān)利在個(gè)人名下要求被撤回，得用公司提交。之后，創(chuàng )某公司于2022年11月11日收到“孝感市知識產(chǎn)權局關(guān)于深圳創(chuàng )某公司撤回申請”的電子郵件，附件載明：代理機構創(chuàng )某公司代理申請的涉案“一種全自動(dòng)覆膜扎線(xiàn)機”發(fā)明“屬于《國家知識產(chǎn)權局關(guān)于進(jìn)一步嚴格規范專(zhuān)利申請行為的通知》中所列出的以下非正常專(zhuān)利申請行為：（三）單位或個(gè)人提交與其研發(fā)能力明顯不符的專(zhuān)利申請；（五）單位或個(gè)人提交的專(zhuān)利申請存在技術(shù)方案以復雜結構實(shí)現簡(jiǎn)單功能、采用常規或簡(jiǎn)單特征進(jìn)行組合或堆疊等明顯不符合技術(shù)改進(jìn)常理的行為；（六）其他違反民法典規定的誠實(shí)信用原則、不符合專(zhuān)利法相關(guān)規定、擾亂專(zhuān)利申請管理秩序的行為”。代理機構創(chuàng )某公司代理申請的涉案“一種全自動(dòng)覆膜扎線(xiàn)機”實(shí)用新型屬于上述《國家知識產(chǎn)權局關(guān)于進(jìn)一步嚴格規范專(zhuān)利申請行為的通知》中所列出的上述第（三）（五）項非正常專(zhuān)利申請行為。

據國知處字[2023]8號國家知識產(chǎn)權局對創(chuàng )某公司做出的行政處罰決定所載，國家知識產(chǎn)權局在2022年10月認定創(chuàng )某公司于2021年3月12日之后代理的6875件（代理申訴成功后扣除5件）專(zhuān)利申請屬于《關(guān)于規范申請專(zhuān)利行為的辦法》（國家知識產(chǎn)權局公告第四——號）第二條規定的非正常專(zhuān)利申請的情形，構成該條規定的非正常專(zhuān)利申請的行為，且存在代理的非正常專(zhuān)利申請被國家知識產(chǎn)權局通報并主動(dòng)撤回后，又再次重復提交相同申請的行為。國家知識產(chǎn)權局認為創(chuàng )某公司的上述行為違背專(zhuān)利法立法宗旨，嚴重擾亂專(zhuān)利工作秩序，嚴重干擾專(zhuān)利審查工作正常進(jìn)行，屬于《專(zhuān)利代理條例》第二十五條第一款第五項“疏于管理，造成嚴重后果”的情形，且情節嚴重，于2023年4月27日決定作出吊銷(xiāo)其專(zhuān)利代理機構執業(yè)許可證的處罰決定。

吉某公司主張其最早從2022年5月24日開(kāi)始生產(chǎn)銷(xiāo)售使用涉案待審批專(zhuān)利技術(shù)的產(chǎn)品。吉某公司主張因創(chuàng )某公司違約擅自撤回涉案專(zhuān)利申請，導致吉某公司無(wú)法成功獲得該專(zhuān)利，給吉某公司造成經(jīng)濟損失。其中，吉某公司為案件訴訟支出律師費10000元、訴訟財產(chǎn)保全責任保險保費2013元。創(chuàng )某公司曾在2023年2-3月向吉某公司提出免費為吉某公司以公司名義重新申請涉案專(zhuān)利或其他技術(shù)專(zhuān)利，但并未實(shí)際代理申請。

一審法院認為，本案系專(zhuān)利代理合同糾紛。吉某公司與創(chuàng )某分公司簽訂的《知識產(chǎn)權服務(wù)委托合同》系雙方真實(shí)意思表示，合法有效。創(chuàng )某分公司是創(chuàng )某公司設立的分公司，分公司不具有法人資格，其民事責任由創(chuàng )某公司承擔。實(shí)際上涉案專(zhuān)利申請也是以創(chuàng )某公司作為代理機構向國家知識產(chǎn)權局提交申請材料，因此，創(chuàng )某公司系案涉專(zhuān)利代理合同的實(shí)際履行方，應承擔相應責任。由于涉案專(zhuān)利申請已經(jīng)撤回，目前國家知識產(chǎn)權局吊銷(xiāo)創(chuàng )某公司的專(zhuān)利代理機構執業(yè)許可證，創(chuàng )某公司不可能再履行涉案合同義務(wù)，故吉某公司主張解除該合同，一審法院予以支持。本案爭議焦點(diǎn)在于，涉案專(zhuān)利申請被撤回的責任歸屬，吉某公司主張的各項損失有無(wú)事實(shí)和法律依據。首先，結合證據“孝感市知識產(chǎn)權局關(guān)于深圳某公司撤回申請”的電子郵件附件內容和國知處字[2023]8號行政處罰決定來(lái)看，涉案專(zhuān)利申請存在“個(gè)人研發(fā)能力明顯不符、專(zhuān)利申請明顯不符合技術(shù)改進(jìn)常理”，即申請人及技術(shù)自身原因導致不符合專(zhuān)利申請條件，同時(shí)涉案專(zhuān)利申請還存在代理機構創(chuàng )某公司不以保護創(chuàng )新為目的的非正常專(zhuān)利申請行為，擾亂專(zhuān)利申請管理秩序的問(wèn)題。而且，創(chuàng )某公司被通報存在巨量、多省份非正常申請行為在先，涉案專(zhuān)利申請被創(chuàng )某公司主動(dòng)撤回在后，創(chuàng )某公司的違規行為是導致涉案專(zhuān)利申請被主動(dòng)撤回的直接原因。其次，從涉案專(zhuān)利申請被撤回的過(guò)程來(lái)看，創(chuàng )某公司在提出專(zhuān)利撤回申請前并未取得吉某公司事先同意，而是在提出專(zhuān)利撤回申請后次日才告知吉某公司，且僅告知吉某公司不能以個(gè)人名義申請，未告知其他撤回原因及救濟途徑，也未采取其他補救措施，創(chuàng )某公司并未謹慎、勤勉、忠實(shí)地行使代理權。綜上，一審法院認定吉某公司與創(chuàng )某公司均應對涉案專(zhuān)利申請被撤回負有責任，但主要責任在于創(chuàng )某公司，一審法院認定創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司應返還吉某公司服務(wù)費5000元。吉某公司在涉案專(zhuān)利申請過(guò)程中，明知尚未取得專(zhuān)利，已經(jīng)自行銷(xiāo)售相關(guān)產(chǎn)品，主動(dòng)公開(kāi)所涉技術(shù)，相應后果應由吉某公司自行承擔。案涉合同未約定違約金，吉某公司主張創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司賠償技術(shù)公開(kāi)后不能申請專(zhuān)利造成的損失，一審法院不予支持。至于吉某公司主張的律師費、保費、訴訟費，系因本案訴訟而發(fā)生的費用，與訴訟標的數額相關(guān)。由于吉某公司在起訴后自行放棄部分訴訟請求，因此，吉某公司應自行承擔部分訴訟成本。一審法院酌定創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司賠償吉某公司律師費和保費損失共計6000元。

一審法院依照《中華人民共和國民法典》第五百六十三條、第五百七十七條、第九百二十九條、第九百三十三條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十七條之規定，判決如下：一、深圳創(chuàng )某公司、深圳創(chuàng )某分公司應于判決生效之日起五日內返還東莞吉某公司服務(wù)費5000元；二、深圳創(chuàng )某公司、深圳創(chuàng )某分公司應于判決生效之日起五日內賠償東莞吉某公司律師費和保費損失共計6000元；三、駁回東莞吉某公司其他訴訟請求。如果未按判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》（2021年修正）第二百六十條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。一審案件受理費2430元，保全費120元，合計2550元，由東莞吉某公司負擔2180元、深圳創(chuàng )某公司、深圳創(chuàng )某分公司共同負擔370元。東莞吉某公司已預交的受理費11798.5元，保全費4880元，由一審法院予以退還。深圳創(chuàng )某公司、深圳創(chuàng )某分公司應在收到繳費通知書(shū)之日起七日內向一審法院繳納訴訟費370元。

創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司在二審期間內提交新證據：1.法院受理通知書(shū)兩份、行政裁定書(shū)，擬證明創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司已依法提起行政訴訟，國知局的行政處罰決定并未生效。2.專(zhuān)利申請受理通知書(shū)，擬證明創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司至今仍具有專(zhuān)利代理資質(zhì)，可正常接收國知局的專(zhuān)利受理通知書(shū)。吉某公司未在法定期間提交書(shū)面質(zhì)證意見(jiàn)。

本院經(jīng)審理查明，一審認定事實(shí)清楚，本院予以確認。

本院認為，本案系專(zhuān)利代理合同糾紛，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十五條的規定，本院對創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司上訴請求的有關(guān)事實(shí)和法律適用進(jìn)行審查。本案二審的爭議焦點(diǎn)是：一、創(chuàng )某公司二審提出管轄權異議是否有依據；二、創(chuàng )某公司是否存在違約行為并因此須承擔責任。分析評判如下：

一、關(guān)于創(chuàng )某公司二審提出管轄權異議是否有依據。根據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條的規定，“人民法院受理案件后，當事人對管轄權有異議的，應當在提交答辯狀期間提出”，創(chuàng )某公司在本案一審期間沒(méi)有提出管轄權異議，根據管轄恒定原則，案件管轄權已經(jīng)確定，對其二審提出的管轄權異議，不予審查。且，按照《最高人民法院關(guān)于第一審知識產(chǎn)權民事、行政案件管轄的若干規定》第三條的規定，本案確應由一審法院管轄。故，對創(chuàng )某公司該條上訴理由，本院不予支持。

二、關(guān)于創(chuàng )某公司是否存在違約并因此須承擔責任問(wèn)題。本案為專(zhuān)利代理合同糾紛，吉某公司與創(chuàng )某公司的關(guān)系本質(zhì)上屬委托合同關(guān)系。根據《中華人民共和國民法典》第九百二十二條的規定，“受托人應當按照委托人的指示處理委托事務(wù)，需要變更委托人指示的，應當經(jīng)委托人同意?！背坊貙?zhuān)利申請在案涉委托事項中屬于重大事項，創(chuàng )某公司應當在取得吉某公司同意的情況下才能提出，現有證據僅能證明創(chuàng )某公司告知了吉某公司，但創(chuàng )某公司并未同意，故創(chuàng )某公司違背了受托人的忠實(shí)履職義務(wù)，構成違約，應承擔相應的違約責任。至于創(chuàng )某公司的辯稱(chēng)理由，本院認為，我國的專(zhuān)利制度并沒(méi)有禁止以個(gè)人名義申請專(zhuān)利，在專(zhuān)利審查機構尚未對案涉專(zhuān)利進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查的情況下，創(chuàng )某公司所稱(chēng)收到的郵件均應認定為建議性質(zhì)，并非審查機構的最終結論，并不能據此認定吉某公司的專(zhuān)利申請屬于“非正常專(zhuān)利申請”，創(chuàng )某公司的抗辯事由不成立。至于違約處理，本院同意一審法院的意見(jiàn)，不再贅述。

綜上所述，上訴人創(chuàng )某公司、創(chuàng )某分公司請求不成立，應予以駁回。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十七條第一款的規定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。

本案二審案件受理費75元，由上訴人深圳創(chuàng )某公司、深圳創(chuàng )某分公司負擔（已預交）。

本判決為終審判決。

審判長(cháng)　　姚勇剛

審判員　　陳曉艷

審判員　　黃宇齊

二〇二四年二月七日

書(shū)記員　　王　晨

（原標題：專(zhuān)代機構被索賠100萬(wàn)！因擅自撤回非正常專(zhuān)利申請，曾被國知局通報吊銷(xiāo)執業(yè)許可證｜附判決書(shū)）

來(lái)源：IPRdaily綜合中國裁判文書(shū)網(wǎng)

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專(zhuān)代機構被索賠100萬(wàn)！因擅自撤回非正常專(zhuān)利申請，曾被國知局通報吊銷(xiāo)執業(yè)許可證｜附判決書(shū)（點(diǎn)擊標題查看原文）

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