歐盟標準必要專(zhuān)利實(shí)施許可FRAND原則新動(dòng)態(tài)暨對我國的啟示——以歐盟2月28日審議通過(guò)的標準必要專(zhuān)利規定提案為視角

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“本文立足歐洲議會(huì )2024年2月28日通過(guò)的標準必要專(zhuān)利提案與歐盟委員會(huì )2023年4月27日發(fā)布版本的修訂要點(diǎn)，綜述各利益相關(guān)方在FRAND原則方面的反饋意見(jiàn)，分析現版本仍存在的爭議要點(diǎn)，并結合我國標準必要專(zhuān)利實(shí)施許可規制的司法實(shí)踐和政策探索，簡(jiǎn)要分析該提案對我國標準必要專(zhuān)利實(shí)施許可規制實(shí)踐的借鑒意義?！?br/>

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作者：張鵬 牟雨菲[1]  中倫律師事務(wù)所

摘要 >>

標準必要專(zhuān)利實(shí)施許可的FRAND原則獲得主要法域的廣泛認同，但是其模糊性亦受到普遍關(guān)注。歐洲議會(huì )于當地時(shí)間2月28日審議通過(guò)《關(guān)于標準必要專(zhuān)利規定的提案》，就標準必要專(zhuān)利的申報與審查、FRAND認定標準、許可費率計算方法等作出規定，提出創(chuàng )設歐盟標準必要專(zhuān)利FRAND條款認定統一標準、認定制度以及爭議調解機制，并且確認采取自上而下費率計算法計算FRAND許可費率并創(chuàng )設總費率確認制度。由此，試圖提高FRAND原則適用的可預期性，促進(jìn)SEP實(shí)施許可的交易安全保障與交易成本降低。建議我國在平衡SEP權利人與實(shí)施者的利益分配的基礎上，圍繞FRAND原則的法律適用進(jìn)一步探索。

歐洲議會(huì )于當地時(shí)間2月28日審議通過(guò)《關(guān)于標準必要專(zhuān)利規定的提案》，對標準必要專(zhuān)利（以下簡(jiǎn)稱(chēng)SEP）實(shí)施許可中的公平、合理、無(wú)歧視原則（以下簡(jiǎn)稱(chēng)FRAND，在美國被稱(chēng)為RAND原則）進(jìn)行規范。當地時(shí)間2024年2月28日，歐洲議會(huì )（EU Parliament）以454票贊成、83票反對、78票棄權的投票結果，通過(guò)了《關(guān)于標準必要專(zhuān)利規定的提案》（COM(2023)232 - Proposal for a Regulation on Standard Essential Patents）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新版提案”）。該新版提案系歐盟委員會(huì )（EU Commission）2023年4月27日發(fā)布（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“原始版本”）、之后經(jīng)過(guò)妥協(xié)修改形成（以下將原始版本、新版提案統稱(chēng)“SEP新規”）根據歐盟一般立法程序（ordinary legislative procedure（或稱(chēng)COD，在2009年末里斯本條約實(shí)施前被稱(chēng)為共同決定程序co-decision procedure）），該法案經(jīng)由歐洲議會(huì )歐洲議會(huì )通過(guò)后，將由歐盟理事會(huì )（Council of the European Union）協(xié)調各歐盟成員國部長(cháng)會(huì )議進(jìn)行修訂及通過(guò)，后經(jīng)歐盟理事會(huì )、歐洲議會(huì )以及歐盟委員會(huì )進(jìn)行三方會(huì )談后確認頒布立法版本。標準必要專(zhuān)利實(shí)施許可的爭議主要涉及SEP侵權訴訟、SEP實(shí)施許可的濫用市場(chǎng)支配地位訴訟、FRAND許可費率訴訟。這其中，正如Colin Birss 法官在無(wú)線(xiàn)星球案[2]中所主張的，除非標準必要專(zhuān)利權利人的要約明顯高于真正的FRAND 費率，否則華為訴中興案中的權利人濫用市場(chǎng)支配地位的行為不會(huì )發(fā)生。同樣，他反對硬性非歧視的觀(guān)點(diǎn)，認為即使標準必要專(zhuān)利權利人給予另一被許可人較低的專(zhuān)利使用費率，只要此費率的差異不會(huì )扭曲兩個(gè)被許可人之間的競爭，實(shí)施者也不得質(zhì)疑權利人給予自己的系符合FRAND原則的許可[3]。由此可見(jiàn)，FRAND許可費率訴訟與SEP侵權訴訟、SEP實(shí)施許可的濫用市場(chǎng)支配地位訴訟存在緊密關(guān)系，SEP權利人在實(shí)施許可過(guò)程中是否符合FRAND原則以及實(shí)施者是否善意，構成這系列案件的認定關(guān)鍵。本文將整理歐洲議會(huì )新版提案就歐盟委員會(huì )原始版本的修訂要點(diǎn)，結合各利益相關(guān)方在FRAND原則方面的反饋意見(jiàn)，分析現版本仍存在的爭議要點(diǎn)，并結合我國SEP實(shí)施許可規制的司法實(shí)踐和政策探索，簡(jiǎn)要分析該提案對我國SEP實(shí)施許可規制思路以及標準必要專(zhuān)利實(shí)施許可實(shí)踐的借鑒意義。

一、歐盟SEP新版提案的FRAND原則內容簡(jiǎn)介

FRAND原則的模糊性在SEP實(shí)施許可過(guò)程中產(chǎn)生了較大爭議。FRAND 原則是標準化組織的一項知識產(chǎn)權許可政策，通常指標準必要專(zhuān)利權人在許可過(guò)程中所遵守的“公平、合理、無(wú)歧視”的許可義務(wù)[4]。目前，FRAND原則已經(jīng)成為SEP實(shí)施許可的基本原則，對處理SEP侵權訴訟、SEP實(shí)施許可的濫用市場(chǎng)支配地位訴訟、FRAND許可費率訴訟都有重要意義。然而，FRAND原則的模糊性在SEP實(shí)施許可過(guò)程中產(chǎn)生了較大爭議。針對這一點(diǎn)，新版提案涉及到FRAND認定標準、許可費率計算方法等，提出創(chuàng )設歐盟標準必要專(zhuān)利FRAND認定統一標準、認定制度以及爭議調解機制，并且確認采取自上而下（Top-down）費率計算法計算FRAND許可費率并創(chuàng )設總費率確認制度，對FRAND原則的法律適用進(jìn)一步規范。

1、總體背景：歐盟意圖創(chuàng )設標準必要專(zhuān)利的強規管機制

為提升SEP許可中關(guān)于SEP真實(shí)性以及定價(jià)合理性方面的透明度、為SEP許可實(shí)踐利益相關(guān)方提供有效的談判工具，以及為解決SEP許可效率低下等根源性問(wèn)題[5]，歐盟委員會(huì )主要提出以下重點(diǎn)舉措：

（1）確立由歐盟知識產(chǎn)權局（EUIPO）主導成立能力中心（Competence Centre）；

（2）創(chuàng )設歐盟標準必要專(zhuān)利聲明制度；

（3）創(chuàng )設歐盟標準必要專(zhuān)利必要性審查制度；

（4）創(chuàng )設歐盟標準必要專(zhuān)利FRAND條款認定統一標準、認定制度以及爭議調解機制；

（5）在FRAND認定過(guò)程中，確認并采取自上而下（Top-down）費率計算法，創(chuàng )設總費率確認制度。

“歐盟標準必要專(zhuān)利實(shí)施許可規管新動(dòng)態(tài)暨對我國的啟示——以歐盟2月28日審議通過(guò)的標準必要專(zhuān)利規定提案為視角”一文重點(diǎn)討論了上述第（1）-（3）方面，本文對第（4）-（5）方面進(jìn)行研究。同時(shí)，原始版本擬定后的征求公眾意見(jiàn)階段標準必要專(zhuān)利實(shí)施者和權利人的立場(chǎng)分歧較大，這一點(diǎn)在“歐盟標準必要專(zhuān)利實(shí)施許可規管新動(dòng)態(tài)暨對我國的啟示——以歐盟2月28日審議通過(guò)的標準必要專(zhuān)利規定提案為視角”一文中已經(jīng)加以介紹，不再贅述。

2、修訂要點(diǎn)：明確歐洲知識產(chǎn)權局FRAND認定不具有強制效力

參考上述意見(jiàn)提交以及各方持續就該SEP新規進(jìn)行發(fā)聲，歐洲議會(huì )的新版提案就原始版本相比，就SEP權利人的義務(wù)以及SEP實(shí)施人的利益之間進(jìn)一步做出平衡以及妥協(xié)。下表承接“歐盟標準必要專(zhuān)利實(shí)施許可規管新動(dòng)態(tài)暨對我國的啟示——以歐盟2月28日審議通過(guò)的標準必要專(zhuān)利規定提案為視角”一文，對涉及FRAND原則部分的相關(guān)內容加以分析。

第一，明確歐洲知識產(chǎn)權局FRAND認定不具有強制效力。歐洲議會(huì )的新版提案相對于原始版本，刪除了所有涉及的相關(guān)方承諾遵守歐洲知識產(chǎn)權局的FRAND原則認定結果的內容，進(jìn)一步明確歐洲知識產(chǎn)權局的FRAND認定不具有強制效力。

第二，進(jìn)一步平衡SEP權利人的利益，雖然仍然在歐洲知識產(chǎn)權局FRAND認定期間阻卻SEP權利人向法院提起SEP侵權訴訟的權利，但是拓展了SEP權利人在此期間能夠請求金錢(qián)性質(zhì)的臨時(shí)禁令的權利。

表1 歐盟新版提案與原始版本的比較（FRAND原則部分）

二、歐盟SEP新版提案的FRAND原則爭議焦點(diǎn)

歐盟意圖于創(chuàng )設SEP的強監管機制，歐洲議會(huì )2月28日通過(guò)的新版提案就SEP權利人與實(shí)施者之間的利益作出進(jìn)一步平衡化的安排。盡管本次新版提案就SEP權利人合法權利以及SEP實(shí)施人利益平衡方面作出了一定的妥協(xié)修訂，但是新版提案亦伴隨著(zhù)一些FRAND原則適用方面的關(guān)鍵爭議，對未來(lái)SEP法律實(shí)踐將產(chǎn)生深遠影響。特別是，參考各主要SEP權利人的反饋要點(diǎn)，即使在此次修訂過(guò)后，仍存在下述實(shí)質(zhì)爭議懸而待決。

1、法律性提案的法律依據問(wèn)題

歐盟委員會(huì )認為，《歐盟運行條約》（TFEU）第114條可以適當地構成該法律性（Regulation）提案的法律基礎，歐委會(huì )主要以各成員國法院在SEP相關(guān)問(wèn)題上的判例路徑差異為基礎，認為需要有針對性地改善歐盟內部統一市場(chǎng)建立和運作條件。然而根據歐盟相關(guān)判例法確認，該114條應適用于各成員國法律的發(fā)展分歧而導致的未來(lái)貿易障礙威脅的情形，且該貿易障礙必須具備潛在可能性，且能夠被相關(guān)歐盟層面法律有效預防[6]。首先，各成員國法院SEP相關(guān)判例實(shí)踐出現差異并不當然構成“各成員國法律本質(zhì)分歧”，另外，現存相關(guān)判例路徑差異也并未導致現有SEP相關(guān)判決出現明顯分歧，更難以證明構成“貿易障礙”，最后，該提案也難以證實(shí)將對SEP相關(guān)問(wèn)題提供有效解決措施，而僅可能增加相關(guān)實(shí)施者以及SEP權利人的實(shí)踐成本。

2、FRAND認定程序期間不得提起侵權訴訟的救濟問(wèn)題

在FRAND認定程序的9個(gè)月期間，SEP權利人不得向相關(guān)實(shí)施人提起SEP侵權訴訟[7]，只有在應訴方放棄參與該認定的情況下，該限制才可能得以豁免[8]。然而，實(shí)施者出于利益衡量往往可能故意將其延長(cháng)整個(gè)9個(gè)月的期限以免于被追責。如美國公司高通在意見(jiàn)中所述[9]，在9個(gè)月的拖延期內，專(zhuān)利權人無(wú)法就被訴侵權行為主張侵權責任或申請行為禁令[10]，實(shí)質(zhì)上等同于創(chuàng )設了長(cháng)達9個(gè)月的強制許可[11]，未能有效考慮專(zhuān)利權價(jià)值實(shí)質(zhì)性喪失等問(wèn)題，本質(zhì)上侵犯了專(zhuān)利權人的訴訟權并且違背了專(zhuān)利法保護制度的根本原則。

3、FRAND費率確認方法的單一性問(wèn)題

依據原始版本以及新版提案規定，能力中心可能在FRAND認定程序中進(jìn)行FRAND費率確認，該提案明確且單一地采用了自上而下的SEP費率確認法。這一做法收到多方的反對意見(jiàn)，如現存的大部分SEP相關(guān)判例所示[12]，隨著(zhù)ICT產(chǎn)品日趨復雜，技術(shù)集成度增高，標準中知識產(chǎn)權權利構成龐大，將越發(fā)難以創(chuàng )設并固定一種統一的費率確認方法適用于全部案件中。

三、與我國法律實(shí)踐比較暨對我國的啟示

第一，在我國法律實(shí)踐方面，明確適用SEP的實(shí)施許可FRAND原則。最高人民法院《關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǘ返诙臈l第三款規定，“本條第二款所稱(chēng)實(shí)施許可條件，應當由專(zhuān)利權人、被訴侵權人協(xié)商確定。經(jīng)充分協(xié)商，仍無(wú)法達成一致的，可以請求人民法院確定。人民法院在確定上述實(shí)施許可條件時(shí)，應當根據公平、合理、無(wú)歧視的原則，綜合考慮專(zhuān)利的創(chuàng )新程度及其在標準中的作用、標準所屬的技術(shù)領(lǐng)域、標準的性質(zhì)、標準實(shí)施的范圍和相關(guān)的許可條件等因素?！北本┦懈呒壢嗣穹ㄔ骸秾?zhuān)利侵權判定指南（2017）》第150條規定，“在標準必要專(zhuān)利的許可談判中，談判雙方應本著(zhù)誠實(shí)信用的原則進(jìn)行許可談判。作出公平、合理和無(wú)歧視許可聲明的專(zhuān)利權人應履行該聲明下所負擔的相關(guān)義務(wù)；請求專(zhuān)利權人以公平、合理和無(wú)歧視條件進(jìn)行許可的被訴侵權人也應以誠實(shí)信用的原則積極進(jìn)行協(xié)商以獲得許可?！蔽覈蓪?shí)踐中的諸多案例亦體現了這一點(diǎn)。

第二，在FRAND許可費率的確認方面，可比協(xié)議法和自上而下法均可以單獨證明符合FRAND原則。在重慶市第一中級人民法院OPPO訴諾基亞標準必要專(zhuān)利使用費糾紛案中，針對當事人所主張的“如需確定許可費率，可比協(xié)議法是最佳方法，自上而下法有缺陷”，人民法院明確認定，可比協(xié)議法與自上而下法兩種方法均能夠單獨確認許可費率，并不存在必然的優(yōu)劣及適用先后順序[13]。然而，考慮平衡印證各方意見(jiàn)以及所提出的數據和可比協(xié)議，法院最終仍以自上而下法與可比協(xié)議法交叉驗證的方式認定費率。

第三，在FRAND許可費率確認與SEP侵權之間的平行訴訟方面，不宜剝奪SEP權利人尋求禁令救濟的權利。在重慶市第一中級人民法院OPPO訴諾基亞標準必要專(zhuān)利使用費糾紛案中，考慮到雙方在全球多個(gè)法域亦存在數十件專(zhuān)利侵權訴訟，包含多項禁令以及損害賠償請求[14]，人民法院明確認定，費率確認訴的爭議焦點(diǎn)應是標準必要專(zhuān)利許可使用合同協(xié)商訂立問(wèn)題即締約爭議，屬于對雙方訴爭法律關(guān)系性質(zhì)的概括，而非對于SEP實(shí)施者侵權行為性質(zhì)的認定[15]。最終在2024年1月24日，雙方簽署全球專(zhuān)利交叉許可協(xié)議，協(xié)議涵蓋雙方在5G和其他蜂窩通信技術(shù)方面的標準必要專(zhuān)利。雙方在協(xié)議簽署后將結束在所有司法管轄區的所有未決訴訟。由此可見(jiàn)，SEP許可談判過(guò)程中的侵權訴訟并非必然構成對于許可談判程序的阻礙或實(shí)質(zhì)拖延，反之，當雙方難以就許可條件達成一致時(shí)，SEP侵權訴訟或起到推動(dòng)談判進(jìn)程以及為SEP權利人應對實(shí)施者“專(zhuān)利反劫持”提供有力籌碼的積極作用。而SEP實(shí)施者同樣可以選擇就SEP權利人行為向法院提起濫用市場(chǎng)支配地位訴訟，或提起確認不侵權之訴等方式進(jìn)行策略性的反擊。在此基礎上，雙方都能夠隨時(shí)請求人民法院進(jìn)行FRAND許可費率確認，以此進(jìn)一步推動(dòng)許可達成。從歐盟SEP新版提案的修訂過(guò)程看，SEP權利人對于FRAND認定程序期間不得提起侵權訴訟的救濟問(wèn)題的關(guān)注，也體現出SEP權利人尋求禁令救濟的重要性。

注釋?zhuān)?/strong>

[1]感謝中倫律師事務(wù)所實(shí)習生、中國政法大學(xué)李逸凡同學(xué)幫助查找資料和制作相關(guān)表格，感謝中倫律師事務(wù)所高文杰律師提供的意見(jiàn)。
[2]Unwired Planet International Ltd. v. Huawei Technology Co. Ltd. & Anor [2020] UKSC 37.
[3]Jorge L.Contreras. Global Rate Setting: A Solution for Standards-Esesntial Patents?[J]. Washinton Law Review 2019,94(2), p.701-758.
[4]羅嬌：《論標準必要專(zhuān)利訴訟的“公平、合理、無(wú)歧視”許可——內涵、費率與適用》【J】，載于《法學(xué)家》2015年第3期。
[5]COM(2023)232 - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on standard essential patents and amending Regulation (EU) 2017/1001, Recitals (1)-(12a) , https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2023_133.
[6]Germany v. Parliament and Council, Case C-380/03 para.38
[7]ibid. [5] Article 34. 1. (a)
[8]ibid. [5] Article 38. 3. (b)
[9]Feedback from: Qualcomm Incorporated, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents/F3434463_en
[10]Article 34.4 中存在例外規定，SEP權利人僅可能向法院申請金錢(qián)性質(zhì)的禁令（injunctions of a financial nature），例如請求法院責令實(shí)施人提供擔保等。
[11]如Otis v. Apple案中，英國高等法院曾認定，“讓專(zhuān)利權人從侵權裁決到FRAND認定過(guò)程中等待一年或更長(cháng)時(shí)間，幾乎等同于強制許可，這是不合理的。這不僅是一個(gè)等待進(jìn)一步確定的臨時(shí)地位問(wèn)題，而且是專(zhuān)利權人在專(zhuān)利權價(jià)值方面權利的實(shí)質(zhì)性喪失問(wèn)題?！?br/>[12]參見(jiàn)張鵬 高文杰 牟雨菲：《信息通訊行業(yè)標準必要專(zhuān)利糾紛發(fā)展態(tài)勢觀(guān)察》【EB/OL】，https://www.zhonglun.com/research/articles/9579.html。
[13]參見(jiàn)重慶市第一中級人民法院（2021）渝民初1232號民事判決書(shū)第113頁(yè)第1段。
[14]例如，詳見(jiàn)FAO(OS)(COMM)321/2022 & CM APPL. 53576-53579/2022案，諾基亞向印度德里法院提起侵權之訴，并提起金錢(qián)性質(zhì)行為禁令，即要求OPPO支付臨時(shí)保證金。2023年7月3日，德里高院發(fā)布了一項臨時(shí)命令，要求OPPO在四周內交存歸屬于印度的最后一筆已付款項，即2018年諾基亞與OPPO專(zhuān)利許可協(xié)議項下的23%。
[15]參見(jiàn)最高人民法院知識產(chǎn)權法庭（2022）最高法知民轄終 167 號民事裁定書(shū)。

（原標題：歐盟標準必要專(zhuān)利實(shí)施許可FRAND原則新動(dòng)態(tài)暨對我國的啟示——以歐盟2月28日審議通過(guò)的標準必要專(zhuān)利規定提案為視角）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張鵬 牟雨菲 中倫律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：歐盟標準必要專(zhuān)利實(shí)施許可FRAND原則新動(dòng)態(tài)暨對我國的啟示——以歐盟2月28日審議通過(guò)的標準必要專(zhuān)利規定提案為視角（點(diǎn)擊標題查看原文）

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