《最末起訴協(xié)議》或能導致專(zhuān)利權用盡：德國聯(lián)邦法院為高通等無(wú)線(xiàn)專(zhuān)利持有人帶來(lái)法律領(lǐng)域的不確定性

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“在法律上，《最末起訴協(xié)議》并不一定能規避專(zhuān)利權用盡原則。是否可以規避不取決于理論上可能發(fā)生的事情（即，理論上存在最末起訴協(xié)議的受益人會(huì )被起訴侵權的情況），而取決于對以下事實(shí)問(wèn)題的回答：在一般情況下，最末起訴協(xié)議的受益人是否實(shí)際上預期其需要承擔侵權責任？”

專(zhuān)利許可行業(yè)對全球的影響可謂一石激起千層浪：專(zhuān)利持有人也許不能再依賴(lài)《最末起訴協(xié)議》（covenant to sue last）作為避免專(zhuān)利權用盡原則（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“權利用盡”）的手段。通常來(lái)講，專(zhuān)利持有人/專(zhuān)利權人為了可以向最終產(chǎn)品制造商（下游客戶(hù)）收取一定的專(zhuān)利使用費，會(huì )在與芯片組制造商和其他供應商簽訂的協(xié)議中保留對下游客戶(hù)行使與專(zhuān)利關(guān)聯(lián)的權利。

然而，在2月17日，德國聯(lián)邦法院（The Bundesgerichtshof，Federal Court of Justice of Germany）) 公布了一項在1月24日作出的判決，主要內容如下：

1、《不起訴協(xié)議》不能規避專(zhuān)利權用盡原則

2、在法律上，《最末起訴協(xié)議》并不一定能規避專(zhuān)利權用盡原則。是否可以規避不取決于理論上可能發(fā)生的事情（即，理論上存在最末起訴協(xié)議的受益人會(huì )被起訴侵權的情況），而取決于對以下事實(shí)問(wèn)題的回答：在一般情況下，最末起訴協(xié)議的受益人是否實(shí)際上預期其需要承擔侵權責任？

從潛在法律權威的角度來(lái)講，德國法院給出的這個(gè)判決可能對其他司法管轄區產(chǎn)生影響，比如：美國。對美國而言，判決的第一部分與TransCore、Quanta和Impression Products案的法律精神相一致，而第二部分則會(huì )對美國高等法院產(chǎn)生第一印象的影響。到目前為止，高通（Qualcomm）等專(zhuān)利權人非常有信心：根據美國專(zhuān)利法，《最末起訴協(xié)議》不會(huì )引起權利用盡。雖然說(shuō)，來(lái)自國外司法管轄區的判決作為具有法律權威的說(shuō)服力通常權重相當有限，但德國聯(lián)邦法院實(shí)際上以對專(zhuān)利權人友好而著(zhù)稱(chēng)，并且德國的專(zhuān)利法官會(huì )定期與美國聯(lián)邦巡回上訴法院的法官會(huì )晤。

一項被用于起訴多個(gè)被告的專(zhuān)利（專(zhuān)利號為EP2294737，專(zhuān)利名稱(chēng)為“用于觸發(fā)信道質(zhì)量指標的獨立傳輸的控制信道信令”的專(zhuān)利），在去年為日本IP Bridge贏(yíng)得了一項針對福特的德國專(zhuān)利禁令。在此之前，沒(méi)有人關(guān)注權利用盡問(wèn)題。但在侵權問(wèn)題上支持IP Bridge之后，德國聯(lián)邦法院現已將案件發(fā)回卡爾斯魯厄法院重審，因為訴訟中的專(zhuān)利可能由于《最末起訴協(xié)議》已經(jīng)被權利用盡?，F在的結果是，除了技術(shù)抗辯和針對禁令救濟的FRAND抗辯之外，HTC辯稱(chēng)，根據其產(chǎn)品被加入到侵權產(chǎn)品（即HTC智能手機）的兩家芯片組制造商的協(xié)議，涉案專(zhuān)利已發(fā)生權利用盡。

這是一個(gè)非常特別的話(huà)題，需要從《最末起訴協(xié)議》的出現開(kāi)講，然后再討論聯(lián)邦法院在此案中的判決結果。

《最末起訴協(xié)議》（covenant to sue last，或稱(chēng)為《窮盡補救協(xié)議》，covenant to exhaust remedies）是一種出于實(shí)際需要而產(chǎn)生的法律工具：高通和其他專(zhuān)利持有人，主要是無(wú)線(xiàn)標準必要專(zhuān)利持有人，一直傾向于將他們的專(zhuān)利許可給智能手機制造商（最近以許可給汽車(chē)制造商為主），而不是許可給如基帶芯片組制造商之類(lèi)的上游供應商。但同時(shí)，只要在交易中不會(huì )導致權利用盡的情況，專(zhuān)利持有人也希望能夠與芯片制造商簽約，因為如果發(fā)生權利用盡，那么專(zhuān)利權人不可能對下游企業(yè)，尤其是最終產(chǎn)品制造商，收取專(zhuān)利使用費用或行使專(zhuān)利權了。

專(zhuān)利持有人知道，在直接授予許可時(shí)，許可合同的條款一定會(huì )產(chǎn)生權利用盡。權利用盡的概念是，專(zhuān)利權隨著(zhù)首次銷(xiāo)售或首次授權/許可銷(xiāo)售而用盡。所以，律師們想出的第一個(gè)“曲線(xiàn)救國“的辦法是與對方簽訂《不起訴協(xié)議》，而不是簽許可合同。曾經(jīng)有一段時(shí)間，大家普遍認為這一招會(huì )奏效。但過(guò)了這許多年以后，符合美國高等法院的權利用盡判例法的范圍擴大了。例如，2008年Quanta Computer訴LG Electronics案的判決闡明了權利用盡還適用于方法權利要求（而不是僅限于適用產(chǎn)品權利要求，在中國國內權利用盡目前仍然只適用于產(chǎn)品權利要求）。又例如，在Impression Products訴Lexmark International案中，美國高等法院認為售后限制可以根據《合同法》強制執行，但不能避免權利用盡。在該案件中，甚至有一個(gè)觀(guān)點(diǎn)被提及：在國外首次授權銷(xiāo)售是否會(huì )耗盡美國專(zhuān)利權。

在Quanta和Impression之間，聯(lián)邦巡回法院在TransCore案的判決中，將《不起訴協(xié)議》等同于權利用盡的許可，自此以后，使用《最末起訴協(xié)議》的情況就變得更加普遍了。

《最末起訴協(xié)議》是這樣發(fā)揮作用的：

1、受益人既沒(méi)有獲得許可，也沒(méi)有獲得100%可靠的不被起訴的承諾；

2、只有在向下游企業(yè)索賠不成的情況下才可以向最末起訴協(xié)議的受益人尋求賠償。

舉個(gè)例子，以汽車(chē)專(zhuān)利許可為例。如果諾基亞與芯片制造商簽訂了《最末起訴協(xié)議》（假設而已，不要當真），那么諾基亞只能在向戴姆勒（最終產(chǎn)品制造商）、大陸集團（制造遠程信息處理控制單元的一級供應商）和任何提供網(wǎng)絡(luò )接入設備（NAD，Network Access Device）給大陸集團的二級供應商尋求賠償未果以后，才能起訴芯片制造商。

在IP Bridge與HTC的糾紛中，前者成功說(shuō)服上訴法院卡爾斯魯厄高等地區法院，認為《不起訴協(xié)議》已經(jīng)足以避免權利用盡，因此《最末起訴協(xié)議》就更加確定能避免權利用盡了。

隨后，HTC提出上訴，聯(lián)邦法院（位于卡爾斯魯厄的另一家法院）撤銷(xiāo)并發(fā)回重審，判決和指示如下：

1.聯(lián)邦法院表示，卡爾斯魯厄高等地區法院在判決中的內容：《不起訴協(xié)議》不會(huì )引起權利用盡 ，這不僅僅只是判決附帶意見(jiàn)。相反，它是下級法院結論的基石，即《最末起訴協(xié)議》也不會(huì )導致權利用盡。

2.聯(lián)邦法院表示，判斷的重點(diǎn)必須放在專(zhuān)利持有人是否已授權實(shí)施專(zhuān)利發(fā)明的產(chǎn)品“投放市場(chǎng)”。通常情況下，如果專(zhuān)利持有人訂立《不起訴協(xié)議》，那么就表示已經(jīng)授權；專(zhuān)利持有人保留其針對第三方權利的合同條款無(wú)效。

3.結果，卡爾斯魯厄高等地區法院關(guān)于《最末起訴協(xié)議》不會(huì )導致權利用盡的結論被推翻了，因為即便是《不起訴協(xié)議》也不會(huì )造成權利用盡。

聯(lián)邦法院隨后提出了下級法院未觸及的問(wèn)題：

1.發(fā)回重審后，卡爾斯魯厄高等地區法院將必須裁定涉案專(zhuān)利是否屬于專(zhuān)利權人與兩家芯片制造商簽訂的相關(guān)合同的捕獲條款。

2.不能僅僅因為芯片制造商不生產(chǎn)手機，以及訴訟中的專(zhuān)利涉及不存在于芯片而存在于手機中的技術(shù)組件，排除權利用盡的可能性。聯(lián)邦法院承認權利用盡通常僅適用于在授權基礎上銷(xiāo)售的特定產(chǎn)品。權利用盡不一定適用于包含該產(chǎn)品作為多個(gè)組件之一的下游產(chǎn)品。但如果可以使用所討論的芯片組的唯一有意義的方式是將它們整合到移動(dòng)終端用戶(hù)設備中，那么這可能就是最終效果。在這種情況下，專(zhuān)利權人授權銷(xiāo)售此類(lèi)芯片組可能相當于默許銷(xiāo)售包含這些芯片組的移動(dòng)設備。除非，這種情況能被其被芯片制造商與HTC之間協(xié)議中的免責聲明排除。

3.即使相關(guān)協(xié)議被解釋為專(zhuān)利權人不同意將這些芯片組裝入手機，在如下情形下專(zhuān)利權仍可能用盡：相對于涉案專(zhuān)利，芯片組實(shí)質(zhì)上實(shí)現了涉案專(zhuān)利的技術(shù)效果，并且手機的其他所有其他組件都沒(méi)有發(fā)揮決定性作用。

最重要的是：

卡爾斯魯厄高等地區法院將必須確定專(zhuān)利權人是否向其合同伙伴（芯片制造商）保證不會(huì )對他們主張訴訟專(zhuān)利——對這種保證的判斷必須側重于實(shí)際情況而非只從單純的理論情況去考慮。首要也是最重要的問(wèn)題是，在通常預期的情況下，芯片制造商是否必須擔心因侵犯在訴訟中的專(zhuān)利而被起訴。

換句話(huà)說(shuō)，僅僅存在《最末起訴協(xié)議》的直接受益人被起訴的假設可能性不足以避免權利用盡。如果《最末起訴協(xié)議》的直接受益人不太可能被起訴，那么《最末起訴協(xié)議》將被視為《不起訴協(xié)議》，而《不起訴協(xié)議》進(jìn)一步被視為許可。

在一般情況下，芯片制造商怎么會(huì )擔心會(huì )被起訴呢？一般來(lái)講，在你的侵權指控并不理虧的前提下，如果你擁有一項專(zhuān)利并起訴了一家設備制造商，芯片制造商是能收到專(zhuān)利費的，除非設備制造商破產(chǎn)了。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是聯(lián)邦法院不想讓專(zhuān)利持有人通過(guò)《最末起訴協(xié)議》來(lái)規避權利用盡。因為，除非有特殊情況，《最末起訴協(xié)議》會(huì )被視為《不起訴協(xié)議》，進(jìn)一步被視為許可。

芯片制造商為了穩妥起見(jiàn)，而且專(zhuān)利權人將芯片交給他們也符合公眾利益的某些情況下，雙方以前是會(huì )簽訂協(xié)議的，但現在，專(zhuān)利權人可能會(huì )告訴他們，在IP Bridge訴HTC案之后，對他們來(lái)說(shuō)，簽訂《最末起訴協(xié)議》太冒險了，因為這可能會(huì )導致權利用盡。

（原標題：《最末起訴協(xié)議》或能導致專(zhuān)利權用盡：德國聯(lián)邦法院為高通等無(wú)線(xiàn)專(zhuān)利持有人帶來(lái)法律領(lǐng)域的不確定性）

來(lái)源：IPtoday

編譯：IP Today-何舒敏

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：《最末起訴協(xié)議》或能導致專(zhuān)利權用盡：德國聯(lián)邦法院為高通等無(wú)線(xiàn)專(zhuān)利持有人帶來(lái)法律領(lǐng)域的不確定性（點(diǎn)擊標題查看原文）

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